HIPER POUPANÇA
4.2.4. T EMA 4: P ERITAGENS E P ARECERES
O presente tema foi objecto de análise entre os dias 29 de Novembro e 3 de Dezembro de 2010 e teve como principais tarefas o estudo de pedidos de pareceres e o acompanhamento de diligências de peritagens, tal como, a elaboração a título exemplificativo, do respectivo relatório de exame e realização das pesquisas de anterioridade.
Durante este período de tempo fui acompanhada por duas técnicas, consoante se tratasse de um pedido de parecer ou de um relatório de exame, sendo que tive, ainda, oportunidade de assistir a uma peritagem com a presença do representante do titular de um desenho ou modelo registado. Nesta diligência o técnico expôs os objectos apreendidos e os devidamente registados para que o representante do titular do desenho ou modelo registado pudesse apresentar os seus argumentos, considerando violado o seu direito. O técnico nada pôde revelar quanto à decisão que, possivelmente, iria tomar, ouvindo apenas as alegações das partes que, neste caso, foram somente as do representante.
4.2.4.1. PERITAGENS
O regime das peritagens é estabelecido de acordo com o previsto no Código de Processo Penal que disciplina a actividade dos peritos.
As peritagens podem ser realizadas em qualquer modalidade de Direito de PI, ou seja, tratando-se de uma peritagem em matéria tecnológica (patentes ou MU), o técnico nomeado tem que ter uma determinada capacidade científica ou técnica, capaz de responder a questões mais específicas de incidência tecnológica. As peritagens podem, ainda, incidir sobre desenhos ou
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modelos, para se determinar se um certo bem viola direitos de terceiros e se, por isso, podemos estar perante uma situação de concorrência desleal. Os sinais distintivos do comércio podem, igualmente, ser objecto de peritagens, para averiguar se uma marca está a ser indevidamente utilizada por terceiros, sem consentimento do titular do direito.
Aquando da realização de uma peritagem deve, primeiro, determinar-se que tipo de direito está a ser violado, pois consoante o Direito de PI, também a realização da peritagem apresenta especificidades próprias. Para a realização do exame podem ser entregues ao técnico responsável pela peritagem, objectos devidamente protegidos e outros que se supõe violarem os primeiros; ou como sucede a maioria das vezes, são apenas entregues os objectos apreendidos, para que o técnico os analise.
Porém, apesar de não ser tão comum, podem, ainda, ser apresentados aos técnicos, apenas fotografias, catálogos ou etiquetas, de material que se considera ilícito dispondo o perito apenas desses elementos para efectuar o seu estudo. No entanto, pode o técnico considerar que certos elementos fundamentais do objecto não são visíveis para poder ser feita uma correcta avaliação do material. Se assim for, o perito contacta a entidade solicitadora da diligência e requer a entrega de novos elementos de avaliação, caso contrário, pode o perito deslocar-se ao local onde os bens se encontram para realizar a peritagem e elaborar o respectivo relatório de exame.
Quando esteja em causa um exame a direitos de incidência comercial, como o caso das marcas, o estudo do perito deve cingir-se, unicamente, a um exame comparativo dos sinais em confronto. Isto vale tanto para o material entregue no INPI integrando os bens apreendidos e os que se supõem violados; como nos casos em que o técnico apenas dispõe do material apreendido, tendo que fazer o confronto entre o sinal aposto no mesmo e outros que encontre na pesquisa por si efectuada para determinar se, efectivamente, existe algum direito protegido que possa conflituar com aquele visado pela peritagem.
A marcação da perícia deve ser feita no prazo de uma semana após o requerimento apresentado pelo Ministério Público, pela ASAE ou pela Brigada Fiscal da GNR. Por outro lado, as partes litigantes - o queixoso e o requerido - podem assistir à perícia, acompanhados de advogados, se o quiserem, como forma de respeitar o princípio do contraditório.
Regra geral, o relatório de exame é enviado a posteriori para integrar o respectivo processo, ou seja, em vez de ser elaborado ou ditado para os autos, aquando da peritagem, ele é remetido posteriormente, o que permite ao técnico dispor de um prazo de ponderação sobre os elementos a que este teve acesso e pesquisou.
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O relatório de exame pericial deve, primeiro, mencionar que tipo de direito de PI foi analisado, indicando se se encontra registado e, eventualmente, qual a sua situação jurídica. Tratando-se do confronto entre sinais distintivos do comércio, deve o técnico indicar, de forma clara e objectiva, quais os aspectos semelhantes e distintos entre os sinais analisados, não esquecendo, sendo caso disso, a referência da apreensão de conjunto de um sinal. Por outro lado, é necessário indicar de que modo esse confronto pode suscitar, ou não, no espírito do consumidor risco de confusão ou associação, nos termos previstos no CPI, nomeadamente o artigo 245º.
Deve o relatório indicar quais as normas que, eventualmente, estejam a ser infringidas, sendo que a norma da concorrência desleal (artigo 317º) é aquela que, regra geral, é sempre mencionada, por constituir o tipo de ilícito que ocorre com maior frequência.
No final do respectivo relatório de exame, deve o examinador emitir uma opinião quanto aos bens objecto de peritagem e determinar se, no caso em concreto, existe violação de algum direito previamente protegido e, sendo caso disso, qual a previsão legal que consagra a ilicitude de tal acto.
Exemplo de Relatório de Exame de Marca e Desenho ou Modelo:
Marca Comunitária nº 3455383, registada para as classes 9ª, 18ª, 25ª e 35ª da Classificação Internacional de Produtos ou Serviços de Nice:
“CROCS”
Desenho ou Modelo Comunitário Registado nº 000870878-0001
Foi realizado exame pericial que incidiu sobre um suporte de telemóvel que exibia o sinal “CROCS” e respectiva representação gráfica do objecto do desenho ou modelo comunitário supra representado.
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Do confronto dos sinais constatou-se, que o sinal “CROCS” encontrava-se devidamente protegido havendo entre eles uma forte semelhança gráfica e fonética, susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, pois este ao deparar-se com a comercialização do produto no mercado, atribuirá a sua origem à entidade titular do registo comunitário.
Deste modo, verificam-se preenchidos os requisitos cumulativos do nº1 do artigo 245º do CPI para o conceito de imitação de marca.
Determinou-se que a contrafacção, imitação ou uso ilegal de marca pode consubstanciar um ilícito criminal, de acordo com o artigo 323º do CPI.
Do exame quanto ao desenho ou modelo comunitário, houve comparação das linhas e contornos do mesmo, face ao objecto apreendido, resultando inequívoco a existência de características coincidentes, pelo que nos termos do artigo 173º do CPI, a impressão global suscitada pelo objecto apreendido não difere da impressão global suscitada pelo produto registado.
Considerou-se que o caso em apreço poderá consubstanciar a prática de um ilícito criminal, previsto no artigo 322º do CPI, desde que seja apresentada queixa nos termos do artigo 329º do mesmo diploma legal e que haja dolo do agente.
Para além disso, determinou-se a existência de um acto de concorrência desleal, de acordo com a alínea a), nº1 do artigo 317º do CPI, punível como ilícito contra-ordenacional, nos termos do artigo 331º do CPI.
4.2.4.2. PARECERES
São pedidas informações relativamente a uma modalidade de direito de PI, para se averiguar se o direito em causa está protegido e, se for caso disso, se há ou não, uma situação de ilicitude face a outros direitos que com esse possam ser confrontados ou analisados.
O técnico responsável pela elaboração do respectivo parecer, tem que fazê-lo de acordo com os elementos que dispõe e com aquilo que lhe foi requerido, dando uma visão, o mais clara possível, da situação em concreto.
Estes pareceres servem, essencialmente, para facilitar o trabalho das entidades responsáveis pela investigação ou instrução de um processo e que, numa determinada fase, deparam-se com dúvidas que pretendam ver esclarecidas, para poderem dar seguimento à investigação.
84 Exemplo de Parecer Técnico:
Marca Nacional nº 413932 Sinal Denunciado
“KOI Restaurante Japonês”
Após denúncia apresentada quanto à utilização do sinal denunciado num estabelecimento que exerce a mesma actividade que a empresa do sinal registado, foi requerido pela ASAE a elaboração de um parecer técnico-jurídico de comparação entre os sinais para apreciar se se está perante uma eventual violação do direito do titular do registo.
O sinal registado destina-se a assinalar serviços da classe 43º da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente refeições em restaurantes e aluguer de alojamento temporário.
É necessário ter em consideração o exposto no nº1 do artigo 224º do CPI, que estipula o exclusivo da marca para o titular e, igualmente o artigo 258º do CPI que confere ao titular o direito de impedir terceiros de usar, sem o seu consentimento, qualquer sinal semelhante que assinale produtos ou serviços semelhantes ou afins, susceptíveis de gerar no espírito do consumidor risco de confusão ou associação.
Neste sentido, foi analisado o nº1 do artigo 245º do CPI para se determinar a existência, ou não, dos requisitos cumulativos aí previstos. Constata-se a prioridade do registo da marca nacional e, por outro lado, estabelece-se um elo de manifesta identidade entre os serviços prestados por ambas as entidades. Do confronto entre os sinais verifica-se que o elemento comum é “KOI”, sendo que a marca nacional é mista, representada por uma carpa devendo, por isso, ser analisada na sua globalidade e o elemento que ressalta dessa análise é, precisamente a imagem da carpa.
Deste modo, entendeu-se que entre os sinais não há risco de confusão ou associação, até porque o elemento “KOI” não deve ficar de apropriação exclusiva do titular da marca registada, pelo que não têm aplicabilidade a alínea a), nº1 do artigo 317º e o artigo 323º do CPI.
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4.2.5. TEMA 5: CONCORRÊNCIA DESLEAL DO PONTO DE VISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
O presente tema foi abordado entre os dias 6 a 10 de Dezembro de 2010 e apenas procedi à leitura de processos de contra-ordenação, já arquivados, que tivessem subjacente a temática da concorrência desleal para compreender como, na prática, esta surge na actividade desempenhada pelo INPI na protecção de direitos de PI. Assim, não foi elaborado nenhum despacho, pois apenas consistiu na leitura de processos e compreensão das normas do CPI que regulam esta matéria.
Tendo sido por mim demonstrado interesse na abordagem deste tema, o Dr. Marco Dinis juntamente com o Dr. José Mário Sousa (Coordenador do DOC) acharam por bem integrá-lo no Plano de Estágio para que aquele pudesse ser alvo de um estudo aprofundado.
Nos processos de contra-ordenação a problemática da concorrência desleal pressupõe a compreensão dos artigos do CPI, pois torna-se fundamental esse conhecimento para se determinar a previsão da norma e a susceptibilidade de aplicação de uma coima.
Cumpre explicar, sumariamente, qual o regime da concorrência desleal prevista no CPI, uma vez que a leitura dos processos, tal como referido supra, pressupunha esta vertente mais teórica.
A concorrência desleal tem consagração legal nos artigos 317º, 318º e 331º do CPI, surgindo como um ilícito contra-ordenacional punível com coima ou outra sanção acessória, sendo o Conselho Directivo do INPI quem tem competência para decidir e aplicar tais medidas, nos termos do artigo 344º.
Desde logo, o artigo 1º do CPI, determina que “[a] propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência (…)” e, também assim, o nº2, do artigo 1º da Convenção de Paris, na sua parte final, quando afirma que a protecção da PI tem, entre outras, como finalidade, a “(…) repressão da concorrência desleal”.
Após análise do artigo 317º do CPI verificamos que no seu proémio estão estabelecidos três critérios para se determinar quando existe, efectivamente, concorrência desleal. Prevê-se que aquela pode ter lugar perante “(…) todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica (…)”.154
Proponho a análise, em separado, de cada um dos critérios supra mencionados. Um acto de concorrência não pode ser definido em abstracto, pois é perante cada caso que ele deve ser determinado, visto que é importante verificar se uma certa empresa obteve “(…) uma posição favorável no mercado, em detrimento doutras empresas, porque em concreto disputam a mesma
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clientela”.155 Deste modo, é possível que, entre si, as empresas sejam concorrentes e possam
praticar actos de concorrência, porém, esses mesmos actos não podem ser desleais e, não podem aquelas retirar uma vantagem, face às demais. Por outro lado, a concorrência pode não ter em vista a clientela mas pode visar, por exemplo, fornecedores, vendedores ou, até mesmo, trabalhadores e, com isso, retirar uma vantagem em detrimento de uma empresa concorrente.
Quanto ao acto de concorrência ter que ser contrário às normas e usos honestos, na opinião de Oliveira de Ascensão, estas normas, não são as normas da concorrência, mas sim eventuais códigos de conduta que os próprios agentes económicos elaborem e, que por isso mesmo, constituem verdadeiras normas susceptíveis de disciplinar a concorrência de acordo com o sector em análise.156 Por outro lado, os usos honestos, devem ser considerados como
padrões sociais de conduta, com carácter extra-jurídico, ou seja, pretende-se excluir certas condutas que, embora admissíveis, podem não ser conformes com o padrão da concorrência inerente a cada actividade.157
Por último, a referência a qualquer ramo de actividade económica implica a aplicabilidade da norma a profissões liberais, uma vez que todas as actividades económicas estão sujeitas a esta previsão legal.
De acordo com o artigo 331º, devemos considerar como sujeito activo do acto de concorrência desleal, qualquer pessoa singular ou colectiva, uma vez que a lei determina a aplicação de coima ou sanção acessória àqueles. Porém, a determinação do sujeito passivo depende do tipo de actividade inerente à prática do acto de concorrência desleal, afectando um ou vários concorrentes, consoante cada situação.
Cumpre, agora, fazer um pequeno estudo das alíneas do artigo 317º, que consagram os tipos de actos que podem ser considerados como sendo de concorrência desleal e determinantes para efeitos de ilícito contra-ordenacional. Estas alíneas surgem apenas a título exemplificativo, uma vez que poderão constituir actos de concorrência desleal condutas diferentes das que estão aí previstas, desde que se integrem nos requisitos do proémio do artigo.
Desde logo, importa referir que o artigo 317º teve por base o artigo 10º bis da Convenção de Paris, porém acabou por se distanciar deste, estabelecendo os seus próprios critérios.
A alínea a), do nº1 do artigo 317º, considera como actos de concorrência desleal, os actos de confusão, ou seja, pretende-se evitar que um concorrente consiga criar no espírito no consumidor confusão quanto à proveniência dos produtos ou serviços, ou até mesmo com o
155 ASCENSÃO, José de Oliveira – Concorrência Desleal – Almedina, 2002, p. 119 156 ASCENSÃO, José de Oliveira – Concorrência… ob.cit. pp. 154 e 155
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estabelecimento do concorrente provocando, com isso, deslocação de clientela.158 Por outro
lado, para aferir-se esta confundibilidade, o critério a ter em consideração é o da análise de conjunto dos elementos e não a avaliação dos elementos de per si.159
Estes actos de confusão podem ser integrados numa categoria mais abrangente, como sendo actos de aproveitamento e, por isso, também podem ser aqui incluídos os actos de descrédito e de aproveitamento, propriamente ditos, previstos nas alíneas b) e c) do mesmo artigo, respectivamente. Através de falsas afirmações ou de referências não autorizadas, os concorrentes pretendem desacreditar os demais, para com isso, retirar um benefício próprio.160
O artigo 318º referente aos segredos de negócio, também pode aqui ser incluído, uma vez que consagra a utilização ou aquisição indevida de segredos de um concorrente, em benefício próprio, desde que haja preenchimento dos seguintes requisitos: o conhecimento tem que ser considerado sigiloso; tem que ser dotado de valor comercial, no sentido em que pode ser negociável; e a vontade de o titular o querer manter secreto.
Importa referir os actos enganosos, previstos nas alíneas d), e) e f) do nº1 do artigo 317º, pois nestas situações o público é induzido em erro, levando-o a tomar certas escolhas com base em tais critérios. Nas duas primeiras alíneas verifica-se a referência a falsas indicações próprias, nomeadamente, quanto ao seu crédito ou reputação e, por outro lado, falsas indicações quanto à natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços comercializados ou apresentados. A alínea f), prende-se, essencialmente, com a falsa apresentação, susceptível de induzir o público em erro, através da omissão ou ocultação da denominação de origem ou da marca que, eventualmente, desacreditem o produto, por exemplo, através da substituição das embalagens dos produtos, levando o público a uma escolha errada quanto aos mesmos.
A concorrência desleal é um ilícito contra-ordenacional punido pelo artigo 331º, que pressupõe a aplicação de coima entre 3.000 e 30.000 euros, se for pessoa colectiva e, entre 750 a 7500 euros, se se tratar de pessoa singular. Portanto, neste âmbito, caso estejam preenchidos os requisitos dos artigos 317º ou 318º do CPI, e após instrução da ASAE (nos termos do artigo 343º), pode o Conselho Directivo do INPI determinar e aplicar coima ou sanção acessória, nos respectivos processos de contra-ordenação. O processo inicia-se oficiosamente, isto é, de acordo com o nº1 do artigo 54º do RGCO pode ter início mediante participação de uma autoridade policial ou fiscalizadora ou, ainda, mediante denúncia particular.
158 Neste sentido, ASCENSÃO, José de Oliveira – Concorrência… ob.cit. p. 422 159 ASCENSÃO, José de Oliveira – Concorrência…ob.cit. p. 425
160 Ver igualmente, LEITÃO, Adelaide Menezes – Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de
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