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5. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Capítulo 5
exploração deste objeto. Neste caso, o processo inicia a partir da publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI). O detentor da patente terá 60 dias para apresentar contra-argumento e após esta etapa, o INPI tem 30 dias para examinar o pedido. A decisão poderá sofrer recurso administrativo.
As formas e os prazos de pagamento são de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares, excetuando-se os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, cujo valor é usualmente calculado a partir dos salários dos técnicos contratados.A averbação no INPI é facultativa para contratos internos e necessária para os contratos cujos franqueadores são domiciliados no exterior e estabelecem pagamentos (INPI, 2010).
É importante destacar que os assinantes do contrato e formulário deverão estar identificados e qualificados. Se assinados no exterior é exigido a legalização consular, no consulado do Brasil no país de origem, se assinados no Brasil, subscrito por duas testemunhas.
Os documentos a serem apresentados em um pedido de averbação são o formulário de averbação em duas vias, a carta justificativa em duas vias, a procuração, observando o disposto nos Artigos 216 e 217 da LPI, o comprovante de recolhimento da retribuição devida, o contrato original e cópia com tradução simples, se for o caso em duas vias e a ficha cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou franqueada.
Quanto ao Formulário de Requerimento de Averbação e Registro de Contratos e Faturas, deve ser entregue em duas vias, devidamente preenchido. Todos os campos do formulário devem ser preenchidos (INPI/CGETEC-COORDENAÇÃO GERAL DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA, 2013a). Os formulários podem ser baixados pela internet (www.inpi.gov.br):
no menu principal, acessar “formulários” na coluna à esquerda, em seguida “contratos – zip”, ou “Averbação/Registro”. A carta explicativa serve para formalizar o pedido de averbação e registro, podendo apresentar informações importantes a respeito do contrato e da fatura, e esclarecimentos ou justificativas que facilitem o exame. Os signatários da carta e do formulário devem ser identificados e qualificados.
A guia de recolhimento da União – GRU deve ser apresentada como comprovante de pagamento. A guia deverá ser emitida pela internet (site: www.inpi.gov.br). Para contratos que envolvam marcas, patentes e/ou desenhos industriais, quando gerar a GRU, deve ser informado o número de pedidos/registros para que seja calculado o valor da GRU, quando este número exceder a 15 pedidos/registros. O valor básico do serviço de averbação cobre até 15 marcas, 15 patentes ou 15 desenhos industriais.
Se o formulário e a carta justificativa forem assinados por procuradores, deve-se apresentar cópia simples da procuração com declaração de autenticidade com poderes de representação perante o INPI. Caso a procuração da empresa estrangeira estiver redigida em idioma estrangeiro ou emitida no exterior, a mesma deverá estar notarizada e consularizada (com o visto do notário público quanto à autenticidade da assinatura, bem como do cônsul brasileiro do país onde o referido contrato foi assinado) e acompanhada de tradução. No caso de Contrato e Aditivo ou Fatura para averbação e registro, deve-se apresentar uma cópia autenticada em cartório para compor o processo.
Caso o solicitante queira a devolução do documento com o carimbo AVERBADO pelo INPI, deve ser enviada mais uma via original ou uma cópia autenticada em cartório. Para documentos emitidos em idioma estrangeiro, devem ser enviadas traduções (incluindo tradução dos selos e certificados notariais). Os signatários do contrato devem ser identificados e qualificados de forma definitiva no corpo do mesmo e deve ser informado o local e data de assinatura de forma definitiva no corpo do mesmo. Se assinado no exterior, o contrato cuja averbação se requer, deve ser notarizado e consularizado (com o visto do notário público quanto à autenticidade da assinatura, bem como do cônsul brasileiro do país onde o referido contrato foi assinado). Se assinado no Brasil, o contrato deverá apresentar a assinatura de duas testemunhas devidamente identificadas e qualificadas (com nome completo e número de RG ou CPF).
O formulário de Ficha Cadastro, deve ser apresentado em duas vias, da(s) empresa(s) brasileira(s) que participe(m) do documento apresentado para averbação e registro (contrato ou fatura) como cessionária(s) anexando os documentos listados no formulário. Destaca-se que a ficha terá validade por dois anos.
Ao protocolar o Requerimento de Averbação e Registro de Contratos e Faturas e Petição, o interessado receberá uma numeração definitiva que identificará o seu requerimento, conforme especificado na resolução nº 135/2014. O requerimento será considerado inexistente caso a GRU não esteja conciliada ou não sejam apresentados os documentos previstos na IN nº 16/2013. Inicialmente o requerimento será submetido ao exame formal e em seguida será notificado na Revista da Propriedade Industrial – RPI (código 150). Após essa notificação, o requerimento seguirá para o exame técnico, a área técnica decidirá sobre o requerimento em até 30 dias, contados a partir do dia subsequente à data da publicação da notificação na RPI.
Caso o requerimento não atenda às normas e procedimentos vigentes, será formulada exigência por meio de carta sendo que o prazo para cumprimento da exigência é de 60 dias (a contar da data da ciência). O requerimento será arquivado caso não seja cumprida a exigência
no prazo de 60 dias; ou caso não seja solicitada a prorrogação do prazo para seu cumprimento, por meio de Formulário de Petição em duas vias, GRU paga e carta com a devida justificativa.
Para o cumprimento de exigência é preciso: recolhimento da taxa de retribuição por meio da GRU e o comprovante de pagamento correspondente ao serviço (código 412 da Tabela de Retribuições – Cumprimento de Exigência decorrente de exame técnico); Formulário de Petição em duas vias; carta contendo as informações solicitadas; e documentos, quando for o caso.
No caso deindeferimento do requerimento, poderá ser apresentado recurso em até 60 dias, contados a partir da publicação na RPI. Para tanto é necessário apresentar a GRU paga, o Formulário de Petição em duas vias e carta contendo as razões que fundamentam a discordância da decisão. No caso de deferimento do requerimento, será expedido o certificado de averbação.
5.2. Efetivação das remessas ao exterior por transferência de tecnologia e pagamentos de royalties e serviços de assistência técnica e científica ao exterior
O Certificado de Averbação emitido pelo INPI é necessário para realização do Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras (RDE/ROF) do Banco Central do Brasil por meio do qual são realizados os pagamentos ao exterior à titulo de royalties pela exploração de direitos de propriedade industrial e o pagamentos por know-how, assistência técnica e científica e franquia (Resolução BACEN nº 3.844/2010). O Registro da Operação Financeira (ROF) equivale aos documentos de registro de capitais externos emitidos pelo Banco Central para todas as finalidades legais, em particular a Lei nº 4.131/64 e Lei nº 9.069/95. A inclusão de informações pelo usuário nesta transação tem caráter declaratório sendo o mesmo responsável por sua veracidade e legalidade.
Estão sujeitas ao registro as operações de fornecimento de tecnologia, serviço de assistência técnica, cessão de marcas e patentes, licença de uso de marcas e de exploração de patentes, franquias e serviços técnicos complementares prestados por residentes no exterior e outras modalidades de transferência de tecnologia, desde que contratadas com residentes ou domiciliados no exterior (INPI/CGETEC-COORDENAÇÃO GERAL DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA, 2013b).
Com relação aos procedimentos para efetuar os pagamentos ao exterior, após expedição do certificado de averbação, para registro, aprovação e a efetivação de uma operação financeira, o interessado deverá acessar a transação do ROF (transação PCEX370 ou PCEX570 e PEMP500) e incluir a operação financeira preenchendo os campos requeridos para cada tipo de
modalidade. Após a finalização do ROF, submetê-la à análise do INPI (PCEX470), podendo este órgão aprová-los, recusá-los ou indicar, via sistema, os ajustes necessários a sua aprovação.
Após a aprovação do ROF deverão ser incluídos os eventos que o sistema solicitar e providenciar o registro do esquema de pagamento.
5.4. Remessa de amostra de componente do patrimônio genético
A Resolução nº 20/06 do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, ligado ao Ministério do Meio Ambiente estabelece procedimentos para remessa de amostra de componente do patrimônio genético existente em condição in situ, no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, mantida em condição ex situ, para o desenvolvimento de pesquisa científica sem potencial de uso econômico (ANVISA, 2006). Tais determinações consideram a necessidade de se consolidarem os procedimentos de controle sobre a remessa de amostra de componente do patrimônio genético, originalmente obtida em condição in situ, no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. O intercâmbio de amostra de componente do patrimônio genético, realizada entre instituições de pesquisa nas áreas biológicas e afins, sediadas no Brasil ou no exterior, é de importância fundamental para a consolidação do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira. Portanto, é de extrema necessidade salvaguardar a soberania nacional sobre o patrimônio genético e o direito à repartição de benefícios derivados da utilização de seus componentes. Dessa forma, ficam estabelecidos os procedimentos referentes à remessa de amostra de componente do patrimônio genético coletada em condições in situ no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, e mantida em condições ex situ, para o desenvolvimento de pesquisa científica sem potencial de uso econômico.
Entende-se por remessa todo envio, permanente ou temporário, de amostra de componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, que envolva o acesso ao patrimônio genético e no qual a responsabilidade pela amostra se transfira da instituição remetente para a instituição destinatária. Como componentes do patrimônio genético microbiano, integram os microrganismos ou material de origem microbiana (inclusive vírus e material genético replicável, como, por exemplo, plasmídeos, profagos, transposons, e outros), contendo unidades funcionais de hereditariedade, que apresentem capacidade de multiplicação, regeneração ou reprodução natural; as amostras de substrato contendo microrganismos viáveis, porém não isolados em cultivo in vitro ou ex situ, destinadas a estudos que visem ao acesso a
componentes de origem microbiana; e o material genético isolado de microrganismos previamente associados a um substrato ou a outros organismos (metagenoma), clonados em vetores que permitam sua manutenção ou replicação em uma célula hospedeira, seja na forma de material genético isolado (por exemplo, em plasmídeos purificados) ou constituindo bibliotecas de fragmentos clonados em células hospedeiras, bem como as culturas de células de animais e de plantas; e as algas e fungos microscópicos.
A amostra de componente do patrimônio genético poderá ser remetida por inteiro ou fracionada na forma de moléculas, substâncias, extratos, células, tecidos, ou outras partes do organismo. Segundo o art. 11 da Lei 13.123/2015 ficam sujeitas às exigências desta norma as atividades relacionadas ao acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado; a remessa para o exterior de amostras de patrimônio genético; e a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado realizado após a vigência desta Lei (BRASIL, 2015).
A atual legislação ainda veda o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado por pessoa natural estrangeira e a remessa para o exterior de amostra de patrimônio genético depende de assinatura do termo de transferência de material, na forma prevista pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen). Segundo a Lei 13.123/15 deverão ser cadastrados o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado dentro do País realizado por pessoa natural ou jurídica nacional, pública ou privada, bem como o acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado por pessoa jurídica sediada no exterior associada a instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada, o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado realizado no exterior por pessoa natural ou jurídica nacional, pública ou privada e o envio de amostra que contenha patrimônio genético por pessoa jurídica nacional, pública ou privada, para prestação de serviços no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico.
O cadastro definido na Lei 13.123/72 determina que o cadastramento deverá ser realizado previamente à remessa, ou ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, ou à comercialização do produto intermediário, ou à divulgação dos resultados, finais ou parciais, em meios científicos ou de comunicação, ou à notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. Ainda determina que são públicas as informações constantes do banco de dados do CGen, ressalvadas aquelas que possam prejudicar as atividades de pesquisa ou desenvolvimento científico ou tecnológico ou
as atividades comerciais de terceiros, podendo ser estas informações disponibilizadas mediante autorização do usuário.
As seguintes atividades poderão, a critério da União, ser realizadas mediante autorização prévia, na forma do regulamento: acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado em área indispensável à segurança nacional, que se dará após anuência do Conselho de Defesa Nacional; acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, que se dará após anuência da autoridade marítima.
As autorizações de acesso e de remessa podem ser requeridas em conjunto ou isoladamente. A autorização de remessa de amostra de patrimônio genético para o exterior transfere a responsabilidade da amostra ou do material remetido para a destinatária. A remessa de amostra de componente do patrimônio genético somente poderá ser efetivada por instituição nacional, pública ou privada, depois de firmado o correspondente Termo de Transferência de Material (TTM). A celebração do TTM deverá ser efetivada pelos representantes legais da instituição destinatária e da instituição remetente, e a vigência do TTM e sua renovação ficam a critério das partes. Os compromissos assumidos pela instituição destinatária, relativos ao material transferido durante a vigência do TTM, permanecem válidos, independentemente da renovação deste.
O TTM poderá ser firmado para uma única remessa ou para o conjunto de todas as remessas realizadas entre a instituição remetente e a instituição destinatária, durante a sua vigência. As amostras devem ser acompanhadas de cópia da autorização concedida pelo Conselho de Gestão ou por instituição credenciada além de informações que identifiquem o material remetido, qualitativa e quantitativamente, etiqueta conforme modelo determinado na resolução, sendo esta afixada externamente à embalagem e uma cópia do TTM.
Nos casos em que a licença de exportação emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA tenha como pré-requisito o cumprimento dos dispositivos da Lei 13.123/15 relativos à remessa de amostras de componentes do patrimônio genético, as amostras devem ser acompanhadas da licença de exportação emitida pelo Ibama. Dessa forma, a licença de exportação regularmente emitida pelo Ibama substitui, para efeitos de fiscalização, a apresentação da cópia da Autorização de Acesso e de Remessa e do TTM,
Quando o envio de amostra envolver especificidades relacionadas à natureza ou a riscos biológicos dos organismos ou material remetidos, a inclusão de documentação adicional exigida pela legislação vigente será de responsabilidade das instituições remetente e destinatária. A remessa de amostra de componente do patrimônio genético, oriunda de espécies ameaçadas que constem das listas oficiais ou dos anexos I, II e III da Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES promulgada pelo Decreto no 76.623, de 17 de novembro de 1975, deverá ter autorização específica do órgão ambiental competente.
A instituição remetente enviará à Secretaria-Executiva do Conselho de Gestão ou à instituição por este credenciada o relatório anual de atividades contendo informações sobre os TTM firmados e sobre as amostras de patrimônio genético remetidas. Os termos de transferência de material referentes às remessas entre instituições nacionais devem ser mantidos na instituição remetente à disposição do Conselho de Gestão ou da instituição por este credenciada. No caso de remessa para o exterior, a instituição detentora de autorização especial enviará uma via do TTM à Secretaria-Executiva do Conselho de Gestão, ou à instituição por este credenciada antes de realizar a remessa.
A instituição remetente informará ao Conselho de Gestão, ou à instituição por este credenciada, qualquer irregularidade ou descumprimento do acordado no TTM imediatamente após sua constatação. A amostra de componente do patrimônio genético somente poderá ser repassada a terceiros pela instituição destinatária com a assinatura de novo TTM, firmado entre a instituição remetente original e a nova instituição destinatária.
A instituição destinatária de amostra de componente do patrimônio genético deverá respeitar os termos do TTM e não será considerada provedora do material recebido. Portanto, qualquer publicação advinda de utilização ou de estudo de amostra de componente do patrimônio genético remetida deverá reconhecer expressamente a origem do material e conter créditos à instituição remetente, devendo, ainda, ser enviada cópia da referida publicação à instituição remetente. Caso haja interesse em iniciar atividade de bioprospecção, desenvolvimento tecnológico ou solicitação de patente, a partir de amostra de componente do patrimônio genético, a instituição destinatária deve comunicar o fato à instituição remetente e esta ao Conselho de Gestão, ou à instituição por este credenciada.
É vedado o início de qualquer atividade sem a observância ao disposto na legislação vigente, em especial, a obtenção das autorizações específicas do Conselho de Gestão. Os
documentos comprobatórios do recebimento e devolução de amostra de componente do patrimônio genético deverão ser arquivados na instituição nacional que recebeu o material por empréstimo, ficando à disposição do Conselho de Gestão ou de instituição por este credenciada, pelo prazo de cinco anos. A devolução de amostra de componente do patrimônio genético, tomada por empréstimo e procedente de instituição sediada no exterior, não implica o reconhecimento de sua titularidade ou legalidade perante a legislação brasileira e tratados internacionais dos quais o País faça parte.
Após o envio a instituição destinatária não poderá reivindicar, em nome próprio ou de terceiros, qualquer forma de propriedade intelectual sobre o todo ou parte dos componentes do patrimônio genético transferidos e deverá informar à instituição remetente, por escrito, qualquer efeito adverso eventualmente verificado por ocasião da manipulação dos componentes do patrimônio genético.
São de inteira responsabilidade da instituição remetente a identificação e embalagem adequada do material, e a realização dos procedimentos de remessa segundo as regulamentações pertinentes à classificação de risco biológico e de contenção do organismo ou material a ser transferido, observando-se as recomendações dos órgãos competentes, normas internacionais e legislação específica do país destinatário. O descumprimento dos procedimentos estipulados na legislação sujeitará o infrator às sanções previstas na legislação vigente. O foro competente para a solução de controvérsias entre as instituições envolvidas nos TTM será a sede da instituição remetente original.