Cópia da sentença do 9.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa proferida no processo de registo de marca nacional n.° 280 885.
1 - Relatório
Synthélabo, Société Anonyme, com sede na Avenue Galilée, 92 352 Le Plessis Robinson, em França, intentou a presente acção declarativa de condenação, com processo ordinário, contra Abbott Laboratories, com sede em Abbott Park, Illinois 60 064, nos Estados Unidos da América, pedindo a anulação do registo da marca nacional n.° 280 885, Isomil, bem como o respectivo averbamento da anulação no INPI e a sua publicação no BPI.
Alega, em síntese, a autora que é titular da marca internacional n.° 564 861, Ivemil, para produtos da classe 5.ª («produtos farmacêuticos, substâncias dietéticas de uso me- dicinal»), desde 1992, e que o INPI, por despacho de 1 de Outubro de 1997, concedeu protecção à marca nacional n.° 280 885, Isomil, para produtos da classe 5.ª, mas limitados a «aiimentos de soja para crianças e doentes».
Nesta base, entende a autora que a marca deferida pelo despacho do INPI à ré não o deveria ter sido, uma vez que se constitui como uma imitação, que deveria ter determinado a sua recusa, por originar a possibilidade de queda dos consumidores em erro ou confusão.
Citada a ré (fl. 24), veio esta deduzir contestação (fls. 25- 35), alegando que a autora não tem razão, uma vez que nem existe qualquer imitação nem sequer a prioridade do registo é certa (dado que existem outros registos anteriores contendo a palavra «isomil», a seu favor), nem existe similaridade/ afinidade entre os produtos.
Nos termos do artigo 508.°-B, n.° 1, do CPC, o juiz pode dispensar a realização de audiência preliminar, quando «destinando-se à fixação da base instrutória, a simplicidade da causa o justifique» [alínea b)].
Assim, quando «seja fácil elaborar a base instrutória» (Pais de Sousa-Cardona Ferreira, Processo Civil, Rei dos Livros, 1997, pp. 42 e 43) ou, melhor, quando a selecção da base instrutória se afigurar como «simples» («pois que, não havendo, em si mesmo, causas 'difíceis' ou 'simples', qualquer causa se pode tornar 'simples', se a controvérsia das partes quanto à matéria de facto for reduzida» - Miguel Teixeira de Sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil, Lex, 2.ª ed., 1997, p. 306; Jorge Pais de Amaral, Direito Processual Civil, Almedina, 1999, p. 141), pode prescindir-se da realização da audiência preliminar (o que, aliás, será regra no processo sumário, como decorre do artigo 787.° do CPC).
Compulsados os autos e a articulação dos factos elaborada pelas partes, bem como a discussão jurídica já constante do processo, cremos que se trata de uma situação em que pode dispensar-se a realização da diligência em causa, pese embora a acção seguir a forma de processo ordinário.
Importa assim, nos termos do artigo 510.°, n.° 1, do CPC, passar ao saneamento da acção.
2 - Saneamento
O tribunal é competente, o processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem totalmente.
As partes têm personalidade e capacidade judiciárias, são legítimas e estão devidamente patrocinadas.
Não há excepções, nulidades ou questões prévias de que cumpra conhecer.
3 - Questões a decidir
No caso em apreço, a questão fundamental a decidir respeita ao saber se a marca Isomil, relativamente à marca Ivemil, é susceptível de provocar no consumidor erro ou confusão, tudo no enquadramento da verificação de estarem em causa produtos semelhantes ou afinse de existir prioridade registral da segunda.
4 - Fundamentos 4.1 - Os factos
É esta a matéria factual dada como provada:
4.1.1 - A autora Synthélabo, Société Anonyme, tem a seu favor o registo da marca internacional n.° 564 861, Ivemil, para produtos da classe 5.ª («produtos farmacêuticos, substâncias dietéticas de uso medicinal»), desde 28 de Fevereiro de 1992, protecção concedida por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 20 de Fevereiro de 1992 (acordo e documento a fl. 16, que aqui se considera reproduzido).
4.1.2 - A ré Abbott Laboratories tem a seu favor o registo da marca nacional n.° 280 885, Isomil, para produtos da classe 5.ª («alimentos de soja para crianças e doentes»), desde 28 de Fevereiro de 1992, protecção concedida por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 1 de Outubro de 1997, publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10/97, de 30 de Janeiro de 1998 (acordo e documentos de fl. 10 a fl. 15, que aqui se consideram reproduzidos).
4.1.3 - Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 18 de Fevereiro de 1982, publicado a 30 de Novembro de 1982 no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 2/82, foi concedida à Abbott AG protecção à marca internacional n.° 459 223, Isomil, destinada a assinalar «produits diététiques pour enfants et malades» (classe 5.ª) (documentos de fl. 36 a fl. 41, que aqui se consideram reproduzidos).
4.1.4 - Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 18 de Setembro de 1970, foi concedida à Abbott AG protecção à marca internacional n.° 361 113, Similac Isomil, destinada a assinalar «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants: préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles» (classe 5.ª) (documentos de fl. 44 a fl. 47, que aqui se consideram reproduzidos).
4.1.5 - A protecção referida em 4.1.4 foi objecto de renovação junto do INPI, por pedido formulado a 28 de Abril de 1994 (documentos de fl. 44 a fl. 49, que aqui se consideram reproduzidos).
4.2 - O direito
Para apreciação da matéria dos presentes autos somos remetidos para uma das mais prementes questões ligadas à propriedade industrial: a imitação das marcas.
A marca é um sinal demarcador e distintivo de produtos e ou serviços, destinado a identificá-los perante os consumidores, «distinguindo-os dos demais seus congéneres. Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice da qualidade e prestígio, e por isso ela é um factor. de publicidade indispensável: retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou por ter a marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada» (Miguel Pupo Correia. Direito Comercial, 4.ª ed., revista e aumentada, Universidade Lusíada, Lisboa, 1996, p. 243).
De forma mais simplificada, entende Jorge Coutinho de Abreu, que as «marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos e afins» (Curso de Direito Comercial, I, Almedina, 1998, p. 313), mas a este sinal distintivo têm sido, pela doutrina, atribuídas variadíssimas funções («individualização de bens ou serviços e sua diferenciação de outros da mesma espécie; indicação de procedência ou proveniência dos bens ou serviços; garantia
ou indicação de qualidade; fixação de clientela; instrumento publicitário»; Pedro Sousa e Silva, Direito Comunitário e Propriedade Industrial, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 1996, pp. 48 e 49), mas que podem resumir-se, na prática, a três: função distintiva, de sugestão (angariar clientela) e de garantia (na lição de Oliveira Ascensão, Direito Comercial-Direito Industrial, II, Lisboa, 1988, pp. 14 1 e 142).
«A protecção dispensada ao titular de uma marca destina- -se, pois, a assegurar-lhe o exclusivo de uso de um sinal que lhe permita distinguir os seus produtos ou serviços dos seus concorrentes, por forma a proporcionar ao consumidor uma indicação sobre a proveniência dos mesmos, que o orientará em escolhas futuras» (Pedro Sousa e Silva, ob. cit., p. 55: artigo 167.° do CPI actual, Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, e artigo 74.° do CPI anterior, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940). Ou seja, estão aqui presentes dois interesses: «o do empresário, em delimitar a sua posição no mercado frente a outros competidores, e o do consumidor, em não se ver confundido sobre a origem empresarial da prestação adquirida» (Pedro Portellano Diez. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Civitas, Madrid, 1995, p. 264).
É nisto que se traduz, ao fim e ao cabo, o princípio da novidade e da especialidade da marca «têm, pois, as marcas de ser novas, distintas ou inconfundíveis; mas tal novidade apenas tem de afirmar-se no âmbito de produtos idênticos ou afins [cf. também o artigo 193.°, n.° 1, alínea b)].- vigora igualmente aqui o princípio da especialidade» - (Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 338), sem o qual ela deixaria de «desempenhar a sua finalidade distintiva, para se transformarem elemento de confusão» (Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, I, 1973, p. 345; Oliveira Ascensão, Direito Comercial-Direito Industrial, II, 1988, pp. 153 a 157), e que está claramente consagrado na legislação p o r t u g u e s a .
Sobre a diferenciação que se espera de uma marca, como indicador de procedência empresarial, como exigência de notoriedade e de falta de generalização, bem como dos seus limites (idoneidade e razoabilidade), v. Portellano Diez. ob. cit., pp. 469 a 475 e 491 a 496.
Para exercerem estas funções, as marcas podem assumir um aspecto meramente nominativo (integrando «um sinal ou conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema», Carlos Olavo. Propriedade Industrial, Almedina, 1997, p. 38), ou figurativas (integrando «uma dada figura ou emblema, encontrando-se fundamentalmente em jogo um desenho» - ob. cit. e loc. cit.-, assumindo um «carácter plástico», uma «apresentação visual própria» - expressões de Oliveira Ascensão, Direito Comercial-Direito Industrial, III, Lisboa, 1988, p. 143) ou mistas (que «integram simultaneamente elementos nominativos e figurativos», Carlos Olavo, ob. cit. e loc. cit.)
Assim, dispõe o artigo 165.°, n.° 1, do Código da Propriedade Industrial que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de.uma empresa dos de outras empresas» (por sinal,
mais claro que o anterior artigo 79.° do CPI de 1940, que dispunha que a marca «pode ser constituída por um sinal, ou conjuntode sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes»).
Vigora aqui o «princípio da liberdade», podendo a marca ser composta com as «expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, ou a desenhos ou à combinação desses elementos» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, 1997, p. 43), não sendo, portanto, necessário que a marca seja constituída por vocábulo(s) inédito(s), «podendo ser constituída por uma palavra de linguagem corrente, conquanto esta última tenha, no que toca aos produtos a que se destina, eficácia distintiva» (Carlos Olavo, «Propriedade industrial - Noções fundamentais - Marca», Colectânea de Juris- prudência, 1987, n.° 2, p. 24).
Assim, dispunha o artigo 79.° do Código da Propriedade Industrial (1940) que a marca «pode ser constituída por um sinal, ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, apl icados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes» (actualmente o artigo 165.° é ainda mais claro, ao explicitar que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas»).
Assim, a eficácia da marca como sinal distintivo implica que não exista outra igual e que se impeçam imitações ou usurpações.
Ora, para evitar que uma marca registada se considere «imitada ou usurpada, no todo ou em parte por outra», é necessário que, cumulativamente:
a) Aquela beneficie de prioridade registral;
b) Que sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Que tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou
fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda, a segunda, um risco de associação com a primeira, de forma que o consumidor não possa distinguiras duas senão depois de exame atento ou confronto [artigo 193.°, n.° 1, alíneas a), b)ec), 165.° e 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI].
O objectivo destas normas é, pois, o de evitar, que no mercado surjam e existam marcas que, pela sua semelhança, se possam confundir e confundir os consumidores.
Estão em causa, assim, critérios e elementos de índole objectiva (semelhanças gráfica, figurativa ou fonética e afinidade dos produtos) e subjectiva (susceptibilidade de erro ou confusão).
Em face deste tipo de factores a considerar, o juízo de confundibilidade entre duas marcas não pode ser formulado em abstracto, mas sim verificado em concreto.
Começa por assinalar-se que a experiência ensina «que o risco de confusão entre duas marcas é tanto maior quanto maior for a afinidade dos respectivos produtos, o que significa que duas marcas, que seriam confundíveis se fossem usadas
para os mesmos produtos, podem ser inconfundíveis quando usadas para produtos (apenas) afins» [Nogueira Serens, A «vulgarização» da marca na Directiva n.° 89/104/CEE. de 21 de Dezembro de 1988 (Id est, no nosso direito futuro), Coimbra, 1995, p. 10].
Daqui resulta que tenha de se concluir que as marcas n ã o podem ser tratadas todas deforma igual, porque nem todas têm as mesmas características (não se desrespeitando assim o princípio da igualdade, pois este permite o tratamento desigual de situações desiguais): «há muito que se entende que as marcas não são todas iguais - umas são (mais) fortes outras são (mais) fracas exactamente porque não apresentam todas a mesma capacidadede individua(liza)ção, a qual, se pode estar ligada ao carácter intrínseco da marca, é, em última instância, reflexo do uso e ou da publicidade de que essa marca é objecto; na verdade, uma marca conceptualmente forte (marca de fantasia ou marca arbitrária) pode apresentar- -se comercialmente fraca, exactamente porque, sendo pouco usada e escassamente publicitada, é pouco conhecida no tráfico; ao i nvés, uma marca conceptualmente fraca - (marca sugestiva) pode tornar-se comercialmente forte, porque muito conhecida no tráfico, em consequência de largo uso e ou abundante publicidade» (Nogueira Serens, ob. cit. e loc. cit.; com referência à importância da publicidade, v. Portellano Diez, ob. cit., pp. 542 a 562).
Distinguindo marca de nomeada («marca renombrada») de marca notória, considerando que aquela tem um âmbito mais extenso (por se reportar a todo o tráfico comercial e não apenas ao círculo económico interessado; pela exigência de ser percebida como um símbolo de qualidade - goodwill), e toda a matéria en volvente, v. Portellano Diez, ob. cit., pp. 303 a 345 e 542 a 579 (donde se permite concluir que o primeiro conceito terá maior relevância no caso de utilização de uma marca que confundiria os consumidores com produtos que nem sequer são afins). Sobre o mesmo assunto e procurando encontrar o conceito de marcas de «reputação excepcional», na mesma linha e com interesse, já em 1954 se tinha pronunciado José Gabriel Pinto Coelho (in O Problema da Protecção da Marca Quando Usada por Terceiro para Produtos não Identificados nem Similares; cf., ainda, Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., pp. 325-328; Américo da Silva Carvalho, Marca Comunitária - Os Motivos Absolutos e Relativos de Recusa, Coimbra Editora, 1999, pp. 104 a 114 e 119 a 126; e - essencial - Luís Couto Gonçalves, Função Distintiva da Marca, Almedina, 1999, pp. 124 a 135).
Sublinhe-seque a protecção concedida às marcas de grande prestígio, célebres e de grande notoriedade, representando uma «solução anómala, numa ordem económica de livre concorrência, assente no interesse da diferenciação de bens e ou serviços» (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 167), se traduz num rompimento ou «flexibilização» (expressão de Nogueira Serens, ob. cit., p. 13) do princípio da especialidade atrás referido: já «não está (ou não está tanto) em causa a tutela da função distintiva das marcas - a distância económico-sectorial entre os produtos do titular de marca de grande prestígio e os produtos de terceiro que adopte sinal idêntico ou semelhante pode ser de tal modo grande que se torne impossível justificar a ilicitude deste segundo sinal por o mesmo violar a função distintiva daquela marca. O que está em causa é a tutela directa e autónoma dafunção atractiva ou publicitária excepcional (ou função evocativa de excelência)
das marcas de grande prestígio» (Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 325). Se se preferir, pode dizer-se que releva aqui, fundamentalmente, a necessidade de tutela da função publicitária inerente à marca (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 174: «A marca é célebre, porque distingue com uma capacidade distintiva superior uma determinada espécie de produtos ou serviços. Ao proteger a marca de grande prestígio está-se a proteger a função publicitária não à custa mas por causa da função distintiva» - pp. 174 e 212).
Referindo-se a «sinais distintivos 'fortes' (por exemplo, expressões de fantasia totalmente inéditas)» e «sinais 'fracos' (é o caso das expressões que sugerem objectos comuns ou qualidades dos produtos)», v. também Carlos Olavo in Propriedade Industrial, Almedina, 1997, p. 47.
Com este enquadramento, parece ser de aceitar que a existência da marca célebre ou notória deva obedecer a dois apertados requisitos: I.° gozar de excepcional notoriedade (correspondente ao seu conhecimento espontâneo, imediato e generalizado do grande público consumidor); 2.° gozar de excepcional atracção e ou satisfação junto dos consumidores (no sentido de contar com «um elevado valor simbólico- -evocativo junto do público consumidor [...] ou com um elevado grau de satisfação junto do grande púbico consumi- dor» - Luís Couto Gonçalves, ob. cit., pp. 168-169).
Do mesmo modo, e continuando a seguir o mesmo autor, as «condições de protecção da marca célebre, face ao uso por terceiros de marca idêntica ou muito semelhante para produtos ou serviços não afins, são, conjunta ou separadamente, as duas seguintes: 1.ª o aproveitamento, sem justo motivo, do carácter distintivo ou do prestígio da marca célebre; 2.ª o prejuízo, sem justo motivo, para o carácter distintivo ou do prestígio dessa mesma marca» (Luís Couto Gonçalves, ob.
cit., p. 1 7 3 ) .
Deste modo, «se alguém escolhe um sinal distintivo dotado de fraca eficácia distintiva ou que apresente diferenças diminutas relativamente a sinais preexistentes; a protecção de que goza será, muito justificadamente, reduzida» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, cit., p. 55).
Repare-se que o CPI distingue e separa em dois normativos a protecção das marcas notórias (artigo 190.°) e das de grande prestígio (artigo 191.°).
Assim, «no conflito entre duas marcas, se a primeira(mente registada) for uma marca forte (por causa da sua peculiaridade e ou notoriedade no tráfico), entende-se-entendimento que, diga-se, écomum à generalidade da doutrina norte-americana, italiana, francesa e alemã [cf., respectivamente, McCarthy, ob. cit. (Tradmarks and Unfair Competition, I, 3.ª ed., New York, 1992), §11.24, Di Cataldo, ob. cit. (I Segni Distintivi, 2.ª ed., Milano, 1993), p. 75, Chavanne e Burst, Droit de la Proprieté Industrielle, 4.ª ed., Paris, 1993, p. 525, e Baumbach/ Hefermhel, ob. cit. (Warenzeichenrecht, 12.ª ed., München, 1985), §31 WZG, notas 15s] - que, para evitar riscos de con fusão entre ambas, a segunda há-de apresentar um grau de dissemelhança maior que aquele que seria exigido se a marca anterior fosse fraca» (Nogueira Serens, ob. cit., p. 10; Luís Couto Gonçalves, ob. cit., pp. 125 a 13 1; cf., também, Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 344, que afirma que «o risco de associação é tanto maior quanto maior for a notoriedade da marca registada»).
Sublinhe-se que o recurso a estes conceitos vem já sendo feito na jurisprudência portuguesa, como ocorreu na sentença do 16.° Juízo da Comarca de Lisboa de 5 de Março de 1981
(Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10/81, pp. 1980 e segs. citado in Nogueira Serens, ob. cit., p. 21, e in Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 126) -onde a propósito de um litígio entre as marcas Marlboro (cigarros) e Marlboro-Scotch Whisky (bebidas) se conclui que o maior renome da primeira «não deixará de induzir em erro e confusão o consumidor médio, levando-o a supor erradamente que as bebidas Marlboro têm a mesma origem dos cigarros Marlboro -, no Acórdão da Relação de Lisboa de 3 de Julho de 1990 (Sousa Inês, Colectânea de Jurisprudência, 4, p. 1 19; em que se recusou o registo da marca Coca (figurativa), para sabões, perfumaria, produtos de óleos essenciais, cosméticos e loções para cabelo) - onde se levou em consideração o «nome afamado» e o renome da Coca-Cola, para concluir que «o público consumidor é induzido em erro, é levado a acreditar que» o outro produto «é fabricado pela Coca-Cola, provém desta, oferece o mesmo nível de qualidade, credibilidade, garantia, que se habituou a atribuir aos produtos da Coca-Cola», e, ainda nos processos desta Vara (por nós decididos) n.° 683/96 (1.ª Secção) - em que estavam em causa a marca Adidas e a J'Hayber, tendo sido relevado o «inegável renome e projecção internacional» da primeira, mas em que se considerou inexistir possibilidade de confusão das marcas - e n.° 393/98 (3.ª Secção) - e m que estavam em causa a marca (figurativa), CP, da Colgate-Palmolive (para produtos químicos para a indústria), e o nome e insígnia «CP», da Caminhos de Ferro Portugueses, E. P. (e onde foi relevada a notoriedade e prestígio de qualquer dos sinais distintivos, entendendo-se, todavia, que podiam ambos subsistir no mercado, dada a impossibilidade de confusão entre si, face à absoluta diversidade merceológica dos produtos/serviços a que respeitam).
E m todo o caso, e neste ponto, importa fazer uma reserva (que, por sinal, não é feita no citado acórdão da Relação de Lisboa) definidora de urna fronteira limitativa, a esta forma de abordagem, da matéria em causa: objectivamente, a existência de produtos tão distitntos - «merceologicamente tão distantes», para usar a expressão de Nogueira Serens - «que o público não po(ssa)de razoavelmente supor que eles provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas, por mais célebre que seja a marca que eles ostentem» - doces e máquinas agrícolas, açúcar e ar condicionado, por exemplo, não podem merecer a mesma protecção (v., ob. cit., pp. 23 a 27);
O princípio da especialidade, que governa a tutela dos sinais distintivos, não consente proibir o uso da marca ou denominação (de origem) célebre de outrem para produtos que, por serem merceologicamente distintos quer dos objectos da produção originária quer dos sectores de potencial expansão comercial do sinal imitado, não podem provocar no público qualquer confusão sobre a proveniência diferenciada dos produtos homónimos (Corte Di Cassazione italiana, de 21 de Outubro de 1988, citado por Nogueira Serens, ob. cit., p. 24).
Neste aspecto concreto, as marcas em causa nestes autos podem considerar-se ambas como marcas conceptualmente fracas, não assumindo nenhuma as características de marca notória ou de elevado prestígio (com as características já definidas), o que implica que o grau de dissemelhança entre
elas não seja afectado por factores como o acabado de analisar (cf. Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 344).
Nesta base, importa sublinhar que os bens aos quais se reportam as marcas aqui em confronto respeitam a «produtos farmacêuticos, substâncias dietéticas de .uso medicinal» (produtos da classe 5.ª - marca internacional n.° 564 861, Ivemil - 4.1.1) e a «alimentos de soja para crianças e doentes» (produtos da classe 5.ª-marca nacional n.°280 885, Isomil - 4.1.2).
Neste ponto, e porque não cremos como aceitável que se coloque em causa, de forma pertinente, a circunstância de a marca da ré (nacional n.° 280 885, Isomil - 4.1.2) ter um registo posterior ao da autora (marca internacional n.° 564 86 1, Ivemil - 4.1.2).
De facto, considerando as datas dos respectivos pedidos e dos despachos que concederam as respectivas protecções, não há dúvidas quanto à circunstância de a protecção da autora ser anteior à da ré.
Certo que a Abbott AG tem desde 18 de Fevereiro de 1982 (4.1.3) protegida a seu favor a marca internacional n.° 459 223, Isomil, destinada a assinalar «produits diététiques pour en- fants et malades» (classe 5.ª), e que a mesma Abbott A G tem desde 18 de Setembro de 1970 protegida amarca internacional n.° 361 113, Similac Isomil, destinada a assinalar «produits pharmaceutiques. vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles» (classe 5.ª) (4.1.4 e 4.1.5), mas estas circunstâncias, se bem que releváveis nestes autos (como um factor importante), para efeitos de apreciação da possível confundibilidade das marcas; não fazem esquecer que a Abbott A G não é a Abbott Laboratories. Assim, consideramos verificada a prioridade registral da marca pertencente à autora.
Verifiquemos então se as marcas em causa se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta.
«São afins ou semelhantes os produtos com natureza ou características próximas e finalidades idênticas ou similares (v.g., vinho maduro e vinho verde, esferográficas e canetas)», devendo «também entender-se que são afins os produtos de natureza marcadamentediversa, mas com finalidades idênticas ou semelhantes (v. g., fios de linho e fios de seda para confecções)», sendo certo ainda que deverão ser considerados afins «os bens não intermutáveis ou substituíveis que o público destinatário crê razoavelmente terem mesma origem por serem economicamente complementares (v. g., artigos de couro e pomadas para tratar e conservar couro, fios de lã e vestuário de lã, câmaras de vídeo e videocassettes), ou por outras razões (v. g., aguardentes e vinhos, automóveis ligeiros e tractores agrícolas)» (Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 339).
Ora, para «que haja possibilidades de confusão sobre a origem dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente a natureza c tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 59).
Com estes pressupostos, cremos ser possível ultrapassar esta questão, concluindo pela existência da assinalada «afinidade», pela via directa de se entender que o tipo de
produtos em causa se enquadra genericamente no ramo alimentar e para o tipo de pessoas que têm preocupações no consumo de produtos dietéticos ou aproximados (relevando aqui, especialmente, queos produtos de soja são habitualmente adquiridos e consumidos por pessoas com esse tipo de preocupações e necessidades e que as substâncias dietéticas de uso medicinal e os alimentos para doentes, evidentemente que se cruzam de forma indissociável).
Quanto aos elementos objectivos atrás referidos, em con- creto, temos a marca registada pela ré Isomil e a já registada Ivemil, tratando-se ambas de marcas nominativas.
Como elementos comuns temos a terminação «mil» e a letra inicial «I».
Quanto aos acima aludidos elementos subjectivos, há que dar como assente que «é o juízo do consumidor que é decisivo para se concluir ou não pela confundibilidade das marcas» (António Vilar, Revista de Estudos da Propriedade Indus- trial, n.° 1, Janeiro de 1997, Almedina, p. 107), sublinhando- -se que o relevante será, não propriamente a confusão, mas sim o perigo de confundibilidade, configurada esta como um perigo abstracto (Portellano Diez, ob. cit., p. 275).
O referencial subjectivo passa, portanto e antes de mais, pelo círculo económico interessado: quando estejam em causa «mercadorias para a cobertura de necessidades gerais, é a generalidade do público que deve ser tida em conta. Pelo contrário, quando se trate de especialistas [...], o juízo de confundibilidade tem de operarsobre um círculo mais restrito, que normalmente tem em conta as pequenas diferenças, ainda que isso não impeça que quando se trate de produtos muito parecidos também o especialista possa enganar-se» (Portellano Diez, ob. cit., p. 276).
Ou seja, em face dos artigos 193.° e 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI, a susceptibilidade de erro ou confusão deve aferir-se relativamente ao consumidor e à capacidade deste só poder distinguir os sinais (as marcas), depois de exame atento ou confronto, considerando-se o consumidor como o.«consu- midor de atenção média, excluindo-se, assim, quer os peritos na especialidade quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, cit., p. 56).
«O agente do juízo de semelhança é o consumidor» (Oliveira Ascensão, ob. cit., p. 155) e o consumidor normal, não o especialmente atento ou perspicaz (o «consumidor médio dos produtos em questão», Ferrer Correia, ob. cit., p. 347), levando- -se em conta - assim - aquilo a que alguma doutrina e jurisprudência chama de «olhar distraído do público» (Abílio Neto e Pupo Correia, Propriedade Industrial, Legislação Anotada, Petrony, 1982, p. 111; STJ de 30 de Maio de 1944, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 77.°, p. 166, BOMJ, IV, p. 288, e Revista dos Tribunais, ano 62.°, p. 231). Recorre-se, deste modo, ao padrão de referência do homem médio, colocando-se de lado, «assim, tanto o que não presta nenhuma atenção como o que leva a cabo um exame extremamente cuidadoso antes de realizar a transacção. A não se tomar como ponto de referência o homem médio, o juízo daí resultante não seria decisivo para uma parte significativa do tráfico» (Portellano Diez, ob. cit., p. 276).
Ora, se se tem como ponto de partida a percepção do consumidor, quer dizer que a operação que importa realizar consiste numa comparação entre «um sinal e a memória que se possa ter doutro» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 51) e isto
porque raramente o consumidor quando compra um produto determinado, com marca semelhante a outro que já conhecia, tem à vista as duas marcas para fazer um exame comparativo: «Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória» (Ferrer Correia, ob. cit., p. 347). Como refere Portellano Diez, «tem de partir- -se do princípio de que o consumidor normalmente não encontrará as mercadorias uma ao lado da outra e, portanto, não poderá realizar um exame comparativo detalhado. O consumidor operará economicamente guiado pela sua memória, na qual não se reterá uma imagem detalhada e minuciosa, mas sim os elementos ou rasgo mais significativos e às vezes, mesmo estes, de forma não exacta. Por isso o juízo tem de basear-se mais nas coincidências que nas diferenças. As diferenças na visão de conjunto só influenciam quando sobressaiam de tal modo que impregnem a memória do consumidor ou captem a sua atenção» (ob. cit., p. 277): é, portanto, a impressão de conjunto que se torna decisiva na valoração de quando pode confundir-se o consumidor médio do círculo interessado.
Refira-se ainda que a confundibilidade das marcas pode ocorrer com base num risco directo [«quando uma parte não insignificante dos círculos interessados no tráfico, por causa da confundibilidade dos sinais, é levada erradamente a supor que os produtos (ou serviços) que ostentam esses sinais provêm dessa mesma empresa», Nogueira Serens, ob. cit., p. 15] ou num indirecto (quando os círculos interessados, não confundindo os sinais, os entendem como uma simples modificação um do outro e, por isso, imputam os respectivos produtos ou serviços à mesma empresa»-ob. cit., e loc. cit.). Nesta mesma linha, referindo-se a. «confusão directa- -imediata» [«quando o consumidor, devido à identidade ou grande similitude das prestações, considera que se trata do mesmo signo distintivo (v. g., Philips/Philip)», ou quando, «devido à identidade ou grande similitude das prestações, considera que se trata da mesma mercadoria (v. g., carteira de senhora com forma cónica com um só fecho/carteira de senhora com forma cónica com dois fechos)»], e a «confusão indirecta-mediata» [«quando o consumidor repara que são dois sinais diferentes, mas a sua parecença o leva a entender que ambas as prestações procedem da mesma empresa, imputando as diferenças a que se trata de uma modernização do antigo produto, a um novo membro da família de produtos ou a que os produtos procedem de diferentes sucursais ou estabelecimentos (v. g., Polymeral/Polymerin)»] - ambas como confusão em sentido restrito - e confusão em sentido amplo («o consumidor não sofre uma confusão acerca da identidade da empresa de procedência, mas, sendo consciente de que as duas mercadorias têm uma procedência empresarial diferente, supõe, equivocadamente, que entre as empresas oferentes de cada uma das prestações existem relações económicas, comerciais ou de organização»), v. Portellano Diez, na obra já por várias vezes citada, p. 268.
Acresce que, tratando-se de marcas complexas (com elementos nominativos e figurativos), a forma de abordagem desta matéria tem também algumas especificidádes: «as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consideradas globalmente como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes-sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). Uma
marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com a marca mais antiga» (Ferrer Correia, ob. cit., p. 348). Ou seja, a marca complexa tem de ser contemplada numa visão de conjunto: «o que conta é a impressão de conjunto, pois é ela que sensibiliza o público consumidor; relevam pouco os pormenores, isoladamente configurados, que diferenciam os sinais» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 57).
Neste tipo de marcas, por outro lado, «a experiência demonstra que o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para apreciação do risco de confusão» (cf. Su- premo Tribunal de Justiça de 24 de Maio de 1990, Cabral de Andrade, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 397, p. 506): «l'element verbal est en régle genérale le plus importante pour l'impression globale» (Eugen Ulmer, citado por Carlos Olavo, ob. cit., p. 58).
O fundamental será, no entanto, que a existência da referida semelhança gráfica, fonética ou figurativa resulte do conjunto e não apenas de algum dos seus elementos, uma vez que é desse conjunto que pode resul tar a con fusão. É, aliás, clássica a frase de Bédarride, segundo a qual, «a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores. considerados isolada e separadamente» (in Abílio Neto-Pupo Correia, ob. cit., p. 110). No mesmo sentido, referem estes autores que se deve «olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam. É preciso considerar que o público geralmente não está a pensar na existência da imitação» (ob. cit., p. 111 -sublinhado nosso; Oliveira Ascensão, ob. cit., p. 154; e J. G. Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, 1°, 1957, p. 426; Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Maio de 1960, Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10, p. 1610, e de 13 de Fevereiro de 1970, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 194, p. 237).
Com estes dados, importa passar à verificação concreta da (im)procedência da acção intentada pela Synithélabo.
Assim, vejamos então o que aproxima e separa as marcas em confronto.
Como elementos comuns temos, como já dissemos, a primeira letra «I» e a terminação «mil» (com quatro letras comuns em seis).
Como elementos distintivos, temos a existência de duas letras diferentes na marca que se pretende anular (I-v-e- -m-i-l).
Por outro lado, há que salientar que nas duas marcas a terminação «mil» não pode servir de elemento muito relevante para efeitos de diferenciação, por impossibilidade de apropriação e por estar muito disseminada no mercado da alimentação (edos produtos alimentares para crianças); como se verifica, por exemplo, com a Milupa, a Miluvit, a Milumil, a Aptamil, a Enfamil, a Pregestimil e a Ceregumil.
Neste ponto, há que relevar que existe - in concretu - outro factor que influencia e terá de enquadrar a decisão a tomar: é que no universo «Abbott» existem já no mercado marcas que incluem a palavra «Isomil», a marca internacional n.°459 223, Isomil, destinada a assinalar «produits diététiques pour enfants et malades» (classe 5 ª - 4.1.3) e a marca internacional n.°361 113, Similac lsomil, destinada a assinalar «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pourpansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles» (classe 5.ª - 4.1.4).
A discussão a produzir, no fundo, respeita à apreciação do conjunto que resulta da união entre as expressões «mil» e «ive» (por um lado) e «iso» (por outro): será do que resulte dessa união e desse conjunto quepoderemos extrair a conclusão definitiva para a questão que se nos põe para decisão.
Ora, neste circunstancialismo, e inexistindo na situação em apreço qualquer marca conceptualmente forte (a qual teria «uma maior capacidade distintiva», por despertar «maior atenção no público» e perdurar «mais na sua memória» e daí «que leves semelhanças ou imitações sejam susceptíveis de procurar trocas ou associações entre a marca de que se guarda memória e o signo que se pretende registar» -Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 344).
Assim, e inexistindo uma capacidade distintiva muito forte ou vincada, não pode qualquer das partes pretender que outras marcas usem símbolos aproximados, desde que essa aproximação não possa considerar-se imitação.
Como já referimos, a imitação deve «ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 52; Ferrer Correia, ob. cit., p. 347; Portellano Diez, ob. cit., p. 277).
Nestes termos, a pergunta a fazer e a responder é a de se um consumidor normal e médio do tipo de produtos em causa, que distraidamente se disponha a adquirir um deles e nele encontre a marca nominativa Isomil (n.° 280 885), terá dificuldades em não a confundir, em termos dejulgarque não está a adquirir um produto Ivemil (n.° 564 861).
A resposta, pensamos, terá de ser negativa, dada a inexistência de riscos suficientemente relevantes de confundibilidade entres as marcas, relevando-se aqui, fundamentalmente, a sua imagem global, claramente influenciada pela fraca capacidade distintiva de cada uma de per si (e pela existência de várias marcas no mercado com elementos comuns): solução diferente teríamos já se a marcas da ré fosse uma eventual Ivomil!
U m consumidor médio, normal e razoável, ao adquirir (ou mesmo visualizar) produtos lsomil, não pensará, razoavel- mente, que estes têm que ver com a marca Ivemil, a qual não lhe virá à memória ou ao espírito, não sendo induzido em erro ou confusão (faltam-lhe os suficientes e relevantes elementos apelativos e de conexão) em qualquer dos tipos/géneros acima identificados.
A visão de conjunto que se impõe fazer das marcas em confronto faz concluir que existem elementos de aproximação e elementos de afastamento, mas a impressão global que da Isomil, necessariamente retira o consumidor, não o induz em erro ou confusão: quem vê e lê «Isomil», não se lembra de «Ivemil» e vice-versa, nem pensa que se trata desta, tratando- -se, portanto, de marcas que podem perfeitamente concorrer e subsistir no mercado (como, aliás, vem ocorrendo com as n.os 459 223 e 361 113).
Concluímos pois, por entender que, um homem ou mulher médios, consumidores normais e que não utilizem uma qualquer forma de especial atenção na compra do tipo de produtos em causa (marca Isomil), ao adquiri-los não é crível nem razoável que possam julgar estar a adquirir algum Ivemil, pelo que a característica de novidade daquela não ficou
colocada em causa, não ficando afectada a sua função identificadora, nem se afigurando como possível que seja o consumidor induzido em erro ou confusão [cf. artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.° do CPI].
Assim sendo, e com estes pressupostos e considerandos, só pode concluir-se que a acção terá de ser julgada improcedente, uma vez que a concessão do registo da marca n.° 280 885, Isomil, não violou o artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI, inexistindo o fundamento do artigo 33.°, n.° 1, alínea b), do CPI, para a sua anulação (cf. Jorge Coutinho de Abreu, Curso ..., cit., pp. 358-359; Carlos Olavo, Propriedade ..., cit., pp. 8)-86).
5 - Decisão
Em face da argumentação expendida e das disposições legais citadas,julga-se a acção improcedente, por não provada, e, em consequência, absolve-se a ré do pedido.
Custas a cargo da autora.
Registe, notifique e, após trânsito, averbe-se/anote-se e publique-se, nos termos do artigo 34.°, n.°3, do CPI (remetendo à Secção cópia da sentença ao INPI, nos mesmos termos do artigo 44.° do CPI).
Processado por meios informáticos (artigo 138.°, n.° 5, do CPC).
Lisboa, 22 de Dezembro de 1999 (em férias; acumulação de serviço). - Edgar Taborda Lopes.
Registo: em 10 de Abril de 2000, da sentença que antecede, no livro n.° 104, de fl. 12 a fl. 27.
Notificação em 10 de Abril de 2000 da sentença que antecede ao Ministério Público.
