Cópia da sentença proferida pelo 9.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo de mar- ca internacional n.° 676048.
Makro International, A. G., com os sinais dos autos, veio recorrer do despacho do director do Serviço de Mar- cas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que concedeu parcialmente protecção à marca internacional n.° 676 048, Uninorm, por considerar que esta marca cons- titui imitação da marca n.° 555 497, Norm, propriedade da recorrente, com registo anterior.
Alega a recorrente que em 21 de Março de 1997 a sociedade alemã Adolf Würth GmbH & Co. KG., com sede em 12-16, Reinhold-Würth-Strasse, D-74653 Künzel- sau, Alemanha, requereu à OMPI - Organização Mundial de Propriedade Intelectual protecção em vários países, entre os quais Portugal, para a sua marca de registo internacional n.° 676 048, Uninorm. Esta marca destina-se a produtos das classes 6.ª e 20.ª
A recorrente é titular da marca internacional n.° 555 497, Norm, que assinala, entre outros produtos, «coffres-forts; minerais» (classe 6.ª) e «meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans d'autres classes, em bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am- bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces ma- tières ou en matières plastiques» (classe 20.ª).
A protecção do registo desta marca em Portugal foi concedida à ora recorrente por despacho de 29 de Julho de 1991. As marcas em litígio assinalam produtos idênti- cos e manifestamente afins e, uma vez que são, gráfica e foneticamente, muito semelhantes, estabelecer-se-ia entre as mesmas inevitável confusão.
A recorrente pede que seja recusada protecção em Por- tugal à marca do registo internacional n.° 676 048, Uni-
n o r m .
O INPI conclui então que, relativamente à classe 6.ª, os produtos protegidos pela marca opositora são apenas «coffres-forts; minerais», sendo que estes produtos são diferentes dos que a marca registanda pretende assinalar e, por isso, não procede reclamação contra estes produtos. Quanto à classe 20.ª, a marca registanda solicita pro- tecção, entre outros, também para: «meubles de travail, meubles de atelier», os quais são idênticos ou afins aos da marca opositora e assim sendo procede a reclamação contra estes produtos.
Também concluiu o INPI que do ponto de vista fonéti- co, entre as expressões «Norm» e «Uninorm» existe uma certa semelhança que pode levar os consumidores a se- rem facilmente induzidos em erro ou confusão, dado que podem concluir que os produtos têm a mesma providên- cia.
Deu, por isso, parecer que fosse concedido registo aos produtos assinalados pela marca registanda para a classe 6.ª e para os demais inscritos na classe 20.ª, à excepção dos atrás referidos, com base no artigo 187.°, n.° 3, do Código da Propriedade Industrial, e que fosse recusada parcial- mente a protecção solicitada para «meubles de travail; meubles de atelier» na classe 20.ª, ao abrigo do disposto nos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), 187.°, n.° 4, e 192.° do citado diploma.
Entende, contudo, a recorrente que os produtos assi- nalados pela marca registanda deverão ser considerados na totalidade de afinidade manifesta em relação aos produtos individualizados pela marca da recorrente.
Citado o INPI e a recorrida, alegou o INPI afirmando que o recurso em questão não merece provimento, já que entre as marcas e para os produtos em causa não há a possibilidade de confusão, não se verificando os requisi- tos cumulativos do conceito de imitação estabelecidos no artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial.
A recorrida não apresentou quaisquer alegações. Decidindo.
O tribunal é competente; o processo não contém nulidades, excepções ou questões prévias de que cumpra apreciar.
Em questão está apreciar se as denominações «Uni- norm» e «Norm» são possíveis de se confundir, para os todos os produtos das classes 6.ª e 20.ª, e não apenas para aqueles que o INPI entendeu recusar o registo.
I - O problema a resolver deve colocar-se nos termos seguintes face ao disposto nos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, n.° 1, do Código da Propriedade Indus- trial: a marca internacional registanda deve ser protegida para os produtos incluídos na classe 6.ª e para os restantes produtos compreendidos na classe 20.ª, quando a marca da recorrente se destina a «coffres-forts; minerais» e «meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou em matières plastiques».
Resulta do artigo 189.°, alínea m), do Código da Pro- priedade Industrial que será recusado o registo das mar-
cas em que todos ou alguns dos seus elementos conte- nham reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produ- to ou produtos semelhantes, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.
O registo de uma marca deve ser recusado se essa marca constituir «reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor».
O artigo 193.° do mesmo Código dispõe que a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte por outra, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou
fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente regis- tada, de tal maneira que o normal consumidor não possa distingui-la de outra, senão depois de exame atento ou confronto.
Quer dizer: uma marca terá de ser recusada desde que se mostre susceptível de induzir em erro ou confusão no mercado, ou compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de tal maneira que o nor- mal consumidor não possa distingui-la de outra, senão depois de exame atento ou confronto.
A forma de constituição da marca deve possuir a necessária capacidade distintiva, dispondo assim, natural- mente, dos requisitos de singularidade e novidade.
Para além destes requisitos, a marca carece de ser ver- dadeira, isto é, não pode conter indicações contrárias à verdade em relação ao produto a que se destina e que, além disso, tem de ser lícita, ou seja, tem de respeitar um certo número de restrições impostas por lei.
A liberdade da constituição das marcas não é absoluta, estando sujeita a regras cujo cumprimento é essencial para assegurar os objectivos e a finalidade para que foram cria- das e o respeito devido ao ordenamento jurídico em que se integram.
Convém referir que as normas que disciplinam a cons- tituição das marcas não têm apenas como objecto acaute- lar o interesse privado dos titulares das marcas já regista- das, mas, igualmente, o de assegurar o interesse geral dos consumidores e prosseguir a finalidade social de garantir a lealdade da concorrência.
A marca é fundamentalmente um sinal distintivo de um produto ou serviço, produzido, comercializado, pelo seu titular.
Em relação à forma como é constituída a marca, pode ser nominativa, quando é formada por um nome ou dizer, e figurativa ou emblemática, quando é constituída por um desenho ou figura.
Para alcançar o seu valor comercial, esta deve assegurar o favor e a simpatia do público.
A eficácia ou a capacidade distintiva da marca pres- supõe, por um lado, que a marca em si mesma, na sua estrutura, realize a sua função identificadora em relação ao produto a que se destina e, por outro lado, terá de se distinguir das já legalmente adoptadas a fim de evitar que elas possam confundir-se
O termo «singularidade» reporta-se à aptidão distintiva da marca em si mesma, a sua estrutura, a possibilidade que em si aparece de individualizar o produto a que se destina (Franceschelli, neste contexto adopta o termo «originalidade»).
A característica da singularidade da marca decorre da exigência feita pelo artigo 165.° do Código da Propriedade Industrial, de onde se retira que a marca tem por objecto distinguir os produtos de uma actividade económica.
A este propósito não concordamos com a posição do Prof. Pinto Coelho, segundo a qual a forma normal e típica do produto poderá servir de marca a esse próprio produto. E habitual a marca ser constituída por um sinal de fan- tasia, como tal podendo considerar-se as palavras ou si- nais que não despertem a ideia do produto a que se des- tinam; para Ramello, in Tratado, II, n.° 453, p. 58, que não têm relação directa com a sua natureza e qualidade de forma que o produto possa ser conhecido por outra desig- nação.
A novidade que assegura a capacidade distintiva da marca não impõe que esta, que se considera nova, não carece de ser inédita; não precisa de representar uma criação daquele, uma adaptação, uma invenção do seu espírito.
De acordo com o artigo 193.° do Código da Proprie- dade Industrial, considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos de afinidade manifesta que tenha tal semelhança gráfica, fi- gurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não poden- do este distinguir as marcas senão depois de exame aten- to ou confronto.
Quando a marca é semelhante a outra, de tal forma que elas se confundem, diz-se que há imitação (Acórdão da Relação de Lisboa de 31 de Outubro de 1950, Jurisprudên- cia das Relações, 2.°, p. 830; Acórdão da Relação do Porto de 21 de Outubro de 1966, Jurisprudência das Relações,
12.°, p. 718).
A questão da imitação ou usurpação das marcas deve situar-se no campo da novidade - uma das características da marca já atrás mencionada -, ou seja, da distinção que tem de existir entre elas e as marcas anteriores legalmente adaptadas.
A novidade não se afere à generalidade das marcas, mas a um grupo determinado destas, devendo aqui obedecer- -se ao princípio da especialidade da marca.
A este propósito, refere o Acórdão da Relação do Por- to de 20 de Abril de 1955, Jurisprudência das Relações, i, p. 325, que uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja qual for o produto para que tiver sido adoptada e esteja sendo usada, mas tem de ser distinta e, portanto, nova no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido adoptada ou usada para produtos do mesmo género.
Importa ainda referir que entre a nova marca e qualquer outra marca não pode existir semelhança gráfica, figura- tiva ou fonética que induza facilmente em erro ou con- fusão o consumidor, não podendo este distingui-Ias senão depois de exame atento.
A afinidade ou semelhança entre dois produtos pode encontrar-se na sua aparência ou conteúdo mas pode igual- mente basear-se na aplicação a que se destinam, na sua possibilidade de satisfazer funções idênticas ou iguais, isto é, na sua possibilidade concorrencial no mercado.
Para a jurisprudência predominante, na falta de um conceito legal de afinidade, deve-se buscar no critério
económico os contornos, isto é, o critério económico é que melhor se enquadra, assente na natureza substituível dos produtos em confronto que lhes crie a oportunidade de procura conjunta, imprimindo-lhes uma relação de aproxi- mação dentro do mercado em que circulam que precisa- mente os torna afins, facilitando a aquisição de um em vez de outro porque possibilita a satisfação dos mesmos con- sumidores.
Esta tem de ser apreciada casuisticamente, tendo como base os destinos e aplicações idênticos, isto é, a mesma utilidade dos produtos (v. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Abril de 1970, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 196, p. 265; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 8 de Janeiro de 1979, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 233, p. 214; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de Maio de 1981, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 307, p. 291).
É evidente para avaliar a semelhança ou afinidade dos produtos interessa ter em conta o grau da sua influência para o efeito de levar o público a supor que eles têm a mesma origem.
A lei não diz o que é afinidade manifesta, cabendo ao intérprete, através do conhecimento das coisas e da vida, determiná-la em cada caso concreto.
A semelhança gráfica, figurativa ou fonética será, sem dúvida, o elemento fundamental uma vez que é através da vista e do ouvido que recebemos a percepção desses si- nais.
A semelhança fonética só pode resultar, como deriva dos seus próprios termos de gramática, de uma ou outra terem tais pontos de contacto que a sua mera audição não permita ao consumidor medianamente desatento e incauto a distinção entre ambos.
Diga-se que o elemento ideográfico poderá, igualmente, constituir um critério complementar ou auxiliar, para efei- to de determinar, em cada caso, a existência ou não exis- tência de imitação (v. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18 de Novembro de 1975, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 251, p. 137; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Março de 1979, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 285, p. 352: Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Fevereiro de 1961, Boletim do Minis- tério da Justiça, n.° 104, p. 460; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Abril de 1964, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 136, p. 363).
Quando se fala em consumidor, entende-se significar não o público em geral, culto ou inculto, mas aquele pú- blico habituado a procurar o produto a que a marca se destina.
O público que a lei protege com registo da lei das marcas é o público em geral, e não o público especializa- do, visto ser aquele que facilmente pode ser vítima da confusão, até por reserva mental ou intermediários da venda (sentença do Juízo Cível de Lisboa de 30 de Março de 1955 e de 12 de Janeiro de 1963, Boletim da Proprie- dade Industrial, n.os 4/1955, p. 286, e 2/1963, p. 125).
Como escreve Gérard Dassas (L'élargissement de la Protéction des Marques en Droit Français, Allemand et International, 1976, pp. 85 e segs.), além do risco de con- fusão entre os próprios produtos, o caso mais grave, pois pode conduzir o público a comprar os produtos do usur- pador em vez dos produtos do legítimo titular da marca, a analogia das marcas pode acarretar:
U m risco de confusão sobre a identidade da empre- sa utilizadora de marca: o público pensará errada- mente que os produtos provêem de uma só e úni-
ca empresa. Este risco de confusão, frequente, sobre a origem dos produtos é designado pela doutrina e a jurisprudência alemãs sob o nome de «risco de confusão no sentido restrito» (Verwechs- lungs-gefahr im engeren Sinne);
U m risco de confusão acerca das ligações que po- dem existir entre os utilizadores da mesma marca: o público, se bem que consciente da existência de duas empresas distintas, pensará erradamente, em virtude da semelhança da sua denominação ou da marca dos seus produtos, que elas têm ligações orgânicas ou económicas estreitas. Os alemães falam então de «risco de confusão em sentido largo» (in weiteren Sinne).
Gérard Dassas comenta em seguida um segundo incon- veniente da regra da especialidade: a impossibilidade de proteger certas marcas contra a perda do seu valor publi- citário exponencíal em virtude do emprego por terceiros de uma marca vizinha destinada a produtos não concorrentes. «Se os produtos do usurpador são tão completamente diferentes dos da marca celebre que não se possa mais falar em risco de confusão, mesmo em sentido largo, o risco do prejuízo da reputação deveria desaparecer, pelo menos teoricamente. Mas, nesta hipótese, um outro tipo de con- fusão ou, mais precisamente, de aproximação por associa- ção de ideias é de recear e pode ter consequências nefas- tas - desde logo, os produtos do usurpador podem ser de tal natureza que a imagem da marca célebre será por esse motivo aviltada.
Mas sobretudo a marca corre o risco de ser atingida no seu valor publicitário: a eficácia distintiva e o atractivo excepcional ligado a celebridade desaparecerá pouco a pouco se se tolerar que a mesma marca seja utilizada para outras marcas, para outros produtos, mesmo que sejam muito diferentes.»
O problema é abordado de forma mais ampla por Yves Saint-Gal (Protéction et Défense des Marques de Fabrique et Concurrence Déloyale, 5.ª ed., 1982, p. E4), segundo a qual a orientação da jurisprudência na generalidade dos países estrangeiros tem evoluído no sentido de tomar em consideração a possibilidade de dúvidas, por parte do pú- blico, sobre o destino ou origem dos produtos.
Assim, na Alemanha e na Áustria os tribunais têm inda- gado se os produtos são comprados nas mesmas lojas por círculos de clientela idênticos e sobretudo se são de tal modo próximos uns dos outros pela origem, destino, na- tureza e lugar de fabrico que um consumidor de atenção média pode atribuí-los ao mesmo fabricante (Yves Saint- -Gal, loc. cit., p E6).
No Canadá a lei e a jurisprudência reportam-se à natu- reza próxima dos produtos e serviços, à sua associação habitual no espírito da clientela e ao facto de que podem ser considerados por esta como provenientes da mesma empresa.
Nos Estados Unidos da América a legislação reporta- -se à «possibilidade de confusão sobre a origem de mer- cadoria» ou, segundo certas decisões, ao facto de os arti- gos se mostrarem susceptíveis de serem vendidos pelos mesmos circuitos de distribuidores.
Na Inglaterra os tribunais tomam em conta «o círculo de consumidores» aos quais são destinados os referidos produtos.
Na Suíça o Tribunal Federal considerou que duas mar- cas idênticas não podem coexistir se os produtos a que se destinam se dirigem ao mesmo círculo de consumidores,
satisfazem necessidades análogas e podem aparecer aos olhos do grande público como provindo da mesma indús- tria.
No Japão os tribunais levam em conta o facto de os produtos serem vendidos nos mesmos estabelecimentos. Finalmente, na Itália o Supremo Tribunal de Justiça considera que os produtos são similares, quer em virtude da sua natureza intrínseca, quer porque, pelo facto de se dirigirem à mesma clientela ou visarem a satisfação das mesmas necessidades, possam ser considerados ligados aos produtos a que as marcas se destinam.
Feita esta abordagem, vejamos o caso em apreço. A comparação das marcas tem de fazer-se atendendo à semelhança que resulta dos elementos que as constituem, e não assinalando dissemelhanças ou fazendo uma decom- posição de elementos, atitude que nunca está no espírito do consumidor.
São as seguintes as marcas em litígio: Uninorm e Norm. As semelhanças existentes entre as marcas podem definir- -se do seguinte modo:
a) As quatro últimas letras que compõem a marca registanda são as que, dispostas precisamente pela mesma ordem, constituem a marca da recorrente; b) A marca da recorrente está contida na marca
registanda;
c) Do ponto de vista fonético, as expressões são também, no seu conjunto, facilmente confun- díveis: «Norm» e «Uninorm» soam de modo. muito semelhante.
Torna-se, por isso, impossível estabelecer entre as mar- cas a necessária distinção.
Este facto foi, aliás, reconhecido no parecer do INPI, que admite a existência de uma certa semelhança entre as expressões «Norm» e «Uninorm», que pode levar os con- sumidores a serem facilmente induzidos em erro ou con- fusão, dado que podem concluir que os produtos têm a mesma proveniência.
Ora, das disposições legais já apontadas, conclui-se que o uso. exclusivo garantido pelo registo de uma marca diz respeito não só aos mesmos produtos e serviços como aos produtos ou serviços semelhantes [artigo 189.°, n.° 1, alínea m)] ou aos produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta (artigo 193.°).
II - Não fornecendo a lei, como se disse, um conceito de produtos semelhantes ou de afinidade manifesta, cabe ao intérprete indagar e apreciar sobre a existência, ou não, dessa afinidade.
Deste modo, sabendo o consumidor normal que a recor- rente se dedica ao fabrico de produtos que podem ter determinada aplicação, surgirá manifestamente afim um artigo que se enquadre neste domínio, embora de com- posição diversa.
O problema em apreço cinge-se, pois, fundamentalmente a saber se os restantes produtos para os quais foi dada protecção à marca Norm são ou não semelhantes àqueles a que se destina a marca Uninorm, têm ou não manifesta afinidade com estes.
A protecção da marca é feita para produtos idênticos, semelhantes ou afins e, na falta de critério legal, a identi- dade, semelhança ou afinidade tem de ser apreciada considerando-se a utilidade e finalidade dos produtos e a possibilidade de concorrência no mercado. Por outro lado, não se deve esquecer de que a finalidade do registo da propriedade industrial é não somente proteger os interes- ses dos titulares de tal registo como ainda impedir que o
público consumidor seja confundido quanto à origem do produto.
Refere a este respeito o Dr. Justino Cruz, in Código da Propriedade IndustriaI, p. 210, que «a existência de um campo concorrencial comum [...] supomos que não basta para resolver o problema, até porque a noção de clientela pode ser entendida em sentido mais ou menos amplo, podendo mesmo dizer-se que, em certos casos, este critério nos conduz a soluções demasiado restritivas. Julgamos, assim, que ele deveria ser completado ou ampliado, tendo em conta a possibilidade ou susceptibilidade de confusão quanto à origem dos produtos que resultará da existência da marca em causa».
Efectivamente, as marcas têm tendência para se identi- ficarem com a firma e com o estabelecimento.
Existe, assim, a necessidade de proteger a marca para evitar a confusão com a sua titular e até com o estabele- cimento, ou seja, para confusão quanto à origem dos produtos.
O novo Código alargou a protecção quanto às marcas de grande prestígio em Portugal (artigo 191.°): será recu- sado o registo de uma marca se esta for «gráfica ou foneti- camente idêntica ou semelhante» à anterior, mesmo que seja destinada a produtos ou serviços não semelhantes. Cada vez mais é indispensável evitar a confusão quan- to à origem dos produtos.
Do acima referido e tendo em atenção a evolução dos conceitos ligados às marcas, pode concluir-se que se se consentir que sejam vendidos cofres-fortes assinalados com a marca Norm, lado a lado, por exemplo como refere a recorrente, com correias de segurança metálicas, cabos metálicos, pregos, parafusos, porcas metálicas, guarnições de portas e móveis metálicos e outros materiais de cons- trução metálicos, individualizados pela marca Uninorm, o normal consumidor poderá ser facilmente induzido em erro ou confusão, pensando que todos possuem a mesma origem.
O mesmo se diga relativamente aos móveis, espelhos e produtos em matérias plásticas assinalados com a marca Norm, vendidos lado a lado com caixas, guarnições de móveis, rebites e cavilhas em matérias plásticas e outros produtos individualizados pela marca Uninorm.
São produtos vendidos à mesma clientela e nos mes- mos estabelecimentos, comercializados nos mesmos circui- tos e que se relacionam de tal forma que têm de ser ne- cessariamente considerados manifestamente afins.
Estabelecer-se-ia, na verdade, grande confusão no es- pírito do consumidor, que, dada a manifesta semelhança das expressões que os caracterizam, pensaria tratar-se de produtos com a mesma proveniência.
É essa confusão que justamente a propriedade indus- trial pretende evitar.
A razão que presidiu à recusa do registo da marca Uninorm para «meubles de travail; meubles d'atelier», deve presidir também à sua recusa para os restantes produtos a que a referida marca se destina.
Tem, pois, de concluir-se que os produtos a que se destina a marca Uninorm devem ser considerados seme- lhantes ou de afinidade manifesta relativamente aos produ- tos assinalados pela marca Norm da recorrente, compreen- didos nas classes 6.ª e 20.ª
E isto porque são todos comercializados nos mesmos circuitos, vendidos nos mesmos estabelecimentos, diri- gem-se à mesma clientela e relacionam-se de tal modo que é de presumir pelo consumidor possuírem a mesma origem.
Face ao que exposto fica, somos levados a concluir que há possibilidade de confusão entre as marcas da recorrente e recorrida, para todos os produtos.
Assim, o despacho recorrido violou, designadamente, o disposto nos artigos 89.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, n.° 1, do Código da Propriedade Industrial, devendo ter mandado recusar a protecção em Portugal à marca internacional n.° 676 048, Uninorm, sem qualquer limitação de produ- tos.
Nestes termos e nos demais de direito, concede-se provi- mento ao recurso interposto e, em consequência, revoga- -se o despacho recorrido, no sentido de ser recusada a protecção em Portugal à marca internacional n.° 676 048, Uninorm, sem qualquer limitação de produtos.
Sem custas. Registe e notifique.
Lisboa, 16 de Julho de 1999. - O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.)
