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Cópia da sentença do 17. Juízo Cível da Comarca de Lisboa proferida no processo de registo de marca internacional. Processo n. 1808/98.

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Cópia da sentença do 17.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa proferida no processo de registo de marca in- ternacional n.° 660 481, . T...MobilNet.

Processo n.° 1808/98.

Veio a recorrente proceder à junção aos autos de cópia de acórdãos da Relação de Lisboa, bem como do Supre- mo Tribunal de Justiça, que concederam protecção total ao registo internacional da marca n.° 650 294, .T...MobilNet., e ainda de duas certidões de despachos de 26 de Março de 1999 proferidos pelo chefe de divisão do Serviço de Marcas Internacionais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, através dos quais foi concedida protecção total em Portugal às marcas T-Mobile e .T..Mobile. da requerente.

A recorrida particular pronunciou-se no sentido de que tais documentos devem ser desentranhados.

Atendendo a que tais documentos podem vir a revelar interesse para a decisão da causa, admite-se a sua junção aos autos, não se condenando a recorrente em multa pela sua junção só nesta data, atendendo ao facto de os mes- mos terem data de emissão posterior à da apresentação do presente recurso.

Notifique.

I - Relatório. - Deutshe Telekom, AG, com sede em 140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn, Alemanha, veio interpor o presente recurso do despacho proferido pelo Exm.° Sr. Chefe de Divisão de Marcas Internacionais da Direcção de Serviços de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que recusou protecção em Portu- gal para a marca proveniente do registo internacional n.° 660 481, .T...Mobil.

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Alegou, em resumo, que:

Portugal foi um dos países designados pela Deuts- che Telekom para a protecção do seu registo in- ternacional .T...Mobil.;

Por despacho proferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 10 de Setembro ele 1997, foi, provisoriamente, recusada a protecção para Portugal de tal marca, tendo a requerente apresentado resposta. Foi proferido despacho de recusa definitiva com base no facto de existirem várias marcas nacionais pertencentes à empresa Mobil Oil Corporation, não se mencionando quais e de as marcas registadas com a expressão «Mo- bil» gozarem em Portugal e internacionalmente de grande prestígio;

A expressão por si escolhida é perfeitamente adequa- da para diferenciar os produtos/serviços da recor- rente, estando-se perante uma marca composta por vários elementos, formando um conjunto próprio e característico;

Nos planos gráfico e fonético existem diferenças sig- nificativas entre as marcas, não existindo o risco de associação;

Requereu a caducidade dos registos n.os 222 549 e 222 554;

As marcas não se confundem;

A notoriedade e o prestígio correspondem a situa- ções de facto, dependendo de prova, a qual não foi produzida;

A requerente não poderá retirar partido do carácter distintivo da marca anterior ou do seu prestígio na medida em que não faz qualquer aproveitamen- to das características peculiares e específicas da marca Mobil Oil Corporation, já que actua no campo das telecomunicações, e não no dos óleos ou gasolinas;

Termina requerendo que seja dado provimento ao recurso, revogando-se o despacho que recusou protecção em Portugal ao registo internacional n.° 660 481, substituindo-o por outro que lha con- ceda ou, em alternativa, que seja suspensa a ins- tância até que seja proferida decisão sobre o pe- dido de caducidade supra-aludido.

Por despacho a fl. 22, foi ordenado que se desse cum- primento ao disposto no artigo 40.° do Código da Proprie- dade Industrial.

A Direcção do Serviço de Marcas respondeu nos ter- mos sucintos constantes a fl. 49, dizendo que confirma o despacho recorrido e que a Mobil é em Portugal uma mar- ca de grande notoriedade.

A recorrente procedeu à junção aos autos de certidões comprovativas da declaração de caducidade das marcas n.os 222 549 e 222 554, Mobil.

Mobil Oil Corporation, notificada nos termos do arti- go 41.° do CPI, pronunciou-se no sentido que, embora os registos das marcas nacionais n.os 222 549 e 222 554 se encontrem caducados, é ainda titular de numerosos regis- tos de marcas nacionais, todos compostos pela expressão «Mobil».

A semelhança entre as duas marcas é óbvia, induzindo facilmente em erro ou confusão o consumidor.

A letra «T» acompanhada de cinco pequenos quadra- dos é irrelevante para conferir capacidade distintiva sufi-

ciente para que o consumidor médio consiga diferenciar as marcas sem exame atento.

A marca anterior goza de grande prestígio em Portu- gal, sendo certo que o pedido de registo de marca sub judice deveria ser recusado em virtude de reproduzir o

elemento principal da denominação social da alegante. Ainda que a recorrente não tivesse intenção de praticar actos de concorrência desleal, esta é possível independen- temente da intenção.

Conclui que o recurso deve ser considerado improce- dente, mantendo-se o despacho recorrido.

O tribunal é o competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.

O processo é o próprio e não enferma de nulidades. As partes são dotadas de personalidade e têm capaci- dade judiciária, sendo legítimas.

Inexistem outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer.

II - Fundamentação. Os factos:

Face aos elementos juntos pela recorrente e aos elemen- tos constantes do processo n.° 660 481, da Direcção do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, apuram-se os seguintes factos, com interesse para a decisão:

1 - Por despacho exarado em 30 de Janeiro de 1998, publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 2/98, de 29 de Maio de 1998, foi recusada a protecção à marca internacional n.° 660 481, T...Mobil.

2 - Tal recusa teve como fundamento o facto de exis- tirem em Portugal várias marcas de registo nacional per- tencentes à empresa Mobil Oil Corporation, constituídas pela expressão «Mobil» e de «que o sinal da marca regis- tanda reproduz gráfica e foneticamente o sinal das marcas de registo nacional n.os 222 549 e 222 554, Mobil», o que é susceptível de induzir, facilmente, o público consumi- dor em erro ou confusão no que se refere, respectivamen- te, aos seguintes serviços da classe 36.ª: «services finan- ciers; services immobiliers» e da classe 41.ª: «services de fonnation et de divertissement».

3 - No despacho aludido ponderou-se ainda o facto das marcas registadas com a expressão «Mobil» gozarem de grande prestígio em Portugal e internacionalmente, não podendo, por isso, a marca registanda com eles coexistir para os restantes produtos e serviços nela inscritos, pois ... tiraria partido indevido da conhecida expressão «Mo- bil».

4 - Por despachos de 8 de Janeiro de 1999, proferi- dos pelo Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, foi declarada a cadu- cidade dos registos nacionais n.os 222 549 e 222 554, Mobil.

O direito:

Face aos factos apurados, cumpre aplicar o direito. A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeada- mente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respecti- va embalagem, que sejam adequados a distinguir os pro- dutos ou serviços de uma empresa dos de outras empre- sas.

Pode igualmente ser constituída por frases publicitárias para produtos ou serviços a que respeitem, independente- mente do direito de autor, desde que possuam carácter distintivo - cf. artigo 165.° da CPI.

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Como refere o Prof. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, vol. t, 1973, p. 312, a função jurídica da mar- ca é a de individualizar produtos ou mercadorias e permi- tir a sua diferenciação de outras da mesma espécie. Cons- titui instrumento de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, permitindo assim que se realize uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as diversas característi- cas que lhe venha a atribuir.

Assim, uma marca nascente deve ser nova, no sentido de que não deve ser igual ou parecida com outra já regis- tada para produtos iguais ou afins, devendo ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada aos seus produtos, em ordem a evitar a confusão do consumidor.

Se for igual a outra (totalmente) existe contrafacção; se for semelhante (sinais parcialmente idênticos), configura- -se a imitação.

A imitação resulta do confronto dos respectivos elemen- tos distintivos: concluindo-se pela identidade susceptível de levar o consumidor médio à confusão, no âmbito do mesmo produto ou de produtos semelhantes, há imitação. Nos termos do artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI, será recusado o registo das marcas que, em todos ou al- guns dos seus elementos, contenham reprodução ou imi- tação no todo ou em parte de marca anteriormente regis- tada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa in- duzir em erro ou confusão o consumidor.

O conceito de imitação ou usurpação de marca vem explicitado no artigo 193.° do mesmo diploma legal, se- gundo o qual se considera imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente, se veri- ficarem os seguintes requisitos:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; e c) Tenham tal semelhança gráfica figurativa ou fo-

nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriomente regista- da, de forma destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número ou sob números diferentes mas de afinidade mani- festa, que tenha tal semelhança gráfica, figurati- va ou fonética com outra já registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confron- to que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto. Decorre dos citados preceitos legais que para existir imitação de uma marca por outra mais recente é necessá- rio que, cumulativamente, se verifiquem os seguintes re- quisitos:

A marca registada tenha prioridade;

Destino das marcas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou manifestamente afins;

Existência entre as marcas de semelhança gráfica figurativa ou fonética;

Possibilidade de o consumidor poder ser induzido em erro ou que compreenda um risco de associação

com a anterior, necessitando do seu confronto ou exame para que as possa distinguir.

Para julgar da possibilidade de confusão é preciso to- mar como termo de comparação o consumidor médio, entendido como o conjunto das pessoas a que o produto interessa no mercado o não perito ou especializado, con- forme orientação constante do Supremo Tribunal de Justi- ça (v. Acórdão de 23 de Julho de 1980, Boletim do Mi- nistério da Justiça, n.° 299, p. 345, e respectiva anotação). É a confusão ou erro do consumidor e não o de peritos que se pretende evitar (v. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18 de Novembro de 1975, Boletim do Mi- nistério da Justiça, 251, p. 187).

Por outro lado, aquilo que cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhança entre duas marcas não são por- menores isolados de cada uma delas. Há que atender, es- pecialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a atenção do consumidor e o pode induzir em erro (v. Acórdão do Supremo Tribunal de Jus- tiça de 13 de Fevereiro de 1970, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 194, p. 237).

Tratando-se de marcas nominativas, é pelos elementos fonéticos e gráficos que se há-de emitir juízo acerca da facilidade de indução em erro, devendo atender-se menos ás diferenças oferecidas pelos diversos pormenores do que à semelhança resultante do conjunto dos seus elementos (v. citado Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de Julho de 1980).

Feitas estas considerações, analisemos o caso concreto dos autos.

Dado que as marcas da recorrida deixaram de benefi- ciar - por caducidade do seu registo - de protecção no âmbito da lei portuguesa, a questão em apreço passará unicamente por saber se existe semelhança entre as duas marcas, de modo que se possa concluir que a marca .T...Mobil. é gráfica ou foneticamente idêntica ou seme- lhante a marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal, ou seja, à marca Mobil.

Estamos perante duas representações gráficas, uma cons- tituída por vários caracteres alfabéticos e sinais e outra constituída unicamente por uma palavra simples.

Por força dessa associação de pontos e da letra «T» que antecede a palavra «Mobil», a marca da recorrente sugere uma marca identificadora de telefones ou telecomunica- ções, enquanto a marca Mobil sugere unicamente movi- mento.

Assim, graficamente, as marcas não se confundem, con- fundibilidade essa que também não se verifica, salvo me- lhor opinião, no plano fonético.

Refira-se ainda que as duas marcas têm como função identificar produtos e serviços completamente diversos.

Mas estabelece o artigo 191.° do CPI supra-referido que: «Sem prejuízo do disposto no número anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços semelhantes, for gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior pro- cure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.» Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de Abril de 2000, junto pela recorrente, a protecção estabelecida pelo artigo 190.° relativamente a marcas notórias é superior à que resulta do artigo 193.°, sendo certo que se basta com a possibilidade de erro ou

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confusão, não exigindo a efectiva indução, não exigindo igualmente que a tal só possa obstar um exame atento ou confronto.

Relativamente a marcas de grande prestígio, para que haja recusa de registo, basta que a nova marca seja gráfi- ca ou foneticamente idêntica ou semelhante àquela e que através do seu uso se procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da

marca ou possa prejudicá-los.

Procura-se evitar um risco de associação que possa le- var a que se tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca protegida.

Desde que o consumidor seja levado a pensar que os produtos ou serviços se encontram relacionados, que o novo produto está associado com o anterior, deverá haver recusa de registo da nova marca.

E parece-nos indiscutível que existe semelhança entre as duas marcas, o que é diferente, como já se referiu, de dizer que tal semelhança gera confundibilidade.

Também surge como evidente, face ao que resulta da experiência comum, que a marca Mobil goza de grande prestígio em Portugal e na Comunidade.

Todavia, para que o registo seja recusado nos termos do artigo 191.°, a lei exige ainda que com o uso de tal marca se procure, sem justo motivo, retirar partido inde- vido do prestígio ou do carácter distintivo da marca ante- rior, ou que os possa prejudicar.

Nenhuma factualidade que permita levar a essa conclu- são foi alegada, pelo que não existem factos que permi- tam concluir que através do registo da marca .T...Mobil. pretenda a recorrente aproveitar-se indevidamente do pres- tígio da marca Mobil, nem tão-pouco existem elementos que permitam dizer que de tal registo possa resultar pre- juízo para a recorrida.

Daqui se conclui que não se encontram preenchidos todos os requisitos para que se possa recusar o registo nos termos do artigo 191.° do CPI.

Argumenta ainda a recorrente que a marca em apreço reproduz o elemento predominante da denominação social da mesma Mobil Oil Corporation, o que, nos termos do artigo 189.°, n.° 1, alínea f), do CPI, é também susceptí- vel de gerar recusa de registo.

Estabelece este artigo que será ainda recusado o regis- to das marcas que, em todos ou alguns dos seus elemen- tos, contenham: «a firma, denominação social, nome ou insígnia de estabelecimento que não pertençam ao reque- rente do registo da marca, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, ou apenas parte característica dos mes- mos, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão».

Ora, a marca .T...Mobil. não é susceptível de induzir em erro ou confusão com a denominação social da recor- rente - Mobil Oil Corporation-, salientando-se mais uma vez que é o juízo do consumidor médio que deve ser considerado como fiel da balança e balizado, por um lado, pela semelhança, gráfica, figurativa ou fonética, en- tre os constituintes dos sinais em confronto e que, no caso, não existe, dada a situação de se estar perante uma deno- minação constituída por três palavras, identificadora de um produto, de uma empresa de grande dimensão e que não se confunde com a marca ela recorrente.

Sustenta por fim a mesma recorrida que a concessão do registo em causa permitiria a prática ele actos de con- corrência desleal, sendo igualmente este facto fundamento de recusa de registo.

Vejamos.

São fundamentos ela recusa de registo, entre outros, o reconhecimento de que o requerente pretende fazer con- corrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção - artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do CPI.

Constitui concorrência desleal todo o acto de concor- rência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica. Como tal, são proibidos todos os actos susceptíveis de criar confusão com os pro- dutos, qualquer que seja o meio empregado [artigo 260.°, alínea a), do CPI].

A concorrência desleal supõe:

a) A prática de um acto de concorrência;

b) A inconformidade desse acto com as normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica.

Como refere o Prof. Carlos Olavo, in Colectânea de Jurisprudência, 1987, t. IV, pp. 14 e 15, pode haver con- corrência desleal entre quaisquer actividades económicas que, se insiram no mesmo sector de mercado, independen- temente de existir entre elas qualquer relação de identida- de, substituição ou complementaridade.

A protecção contra os actos de concorrência desleal tem, no nosso direito, um tratamento jurídico distinto da pro- tecção dos direitos privativos da propriedade industrial que permite considerá-la como constituindo um instituto autó- nomo.

Enquanto que na violação de um direito privativo nos encontramos perante um ilícito meramente formal, inde- pendentemente da idoneidade ou inidoneidade do acto para provocar um qualquer prejuízo, na concorrência desleal, o acto só terá a natureza de desleal quando possa originar um prejuízo a outra pessoa, através da subtracção da sua clientela, efectiva ou potencial.

Pode haver violação de um direito privativo sem que haja uma situação de concorrência desleal e pode existir concorrência desleal sem que ocorra violação de um di- reito privativo.

Ora, a recorrente e a recorrida dedicam-se a activida- des totalmente diferenciadas - telecomunicações e acti- vidade petrolífera-, não se vislumbrando factos que per- mitam concluir que a recorrente, ao utilizar a marca referida, o faz com a intenção de praticar um acto de con- corrência. É que como refere o Prof. Oliveira Ascensão, in Lições de Direito Comercial, vol. II, 1988, p. 60, o ar- tigo 25.°, n.° 1, supracitado (anteriormente 187.°, n.° 4) afasta é a necessidade da intenção dirigida a concorrência desleal, sendo necessária para a recusa do registo a inten- ção por parte do sujeito activo da prática de um acto de concorrência.

Todavia, os factos apurados, por si só, não permitem concluir pela existência de um acto contrário às normas e usos honesto de qualquer ramo de actividade económica, nem tão-pouco da prática de uma acto de concorrência, pelo que, salvo melhor opinião, não se pode falar in casu na existência de concorrência desleal.

Por todo o exposto, há que conceder provimento ao recurso e revogar o despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de modo a conceder protecção à referida marca.

III - Decisão. - Pelo exposto, concedo provimento ao recurso interposto por Deutsche Telekom, AG, e, em consequência, revogo o despacho que recusou protecção ao registo internacional n.° 660 481, concedendo-se à marca T..Mobil. a requerida protecção.

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Notifique e registe.

Transitada, cumpra-se o disposto no artigo 44.° do ac- tual Código da Propriedade Industrial e remeta-se o pro- cesso administrativo ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Lisboa, 10 de Novembro de 2000. - O Juiz em Acu- mulações de Funções, (Assinatura ilegível.)

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