Know-how x Segredo

Segundo Pimentel et al (2012, p. 142), o segredo pode se relacionar a um conhecimento de comércio ou de indústria. No primeiro caso, este segredo não possui aplicabilidade industrial, fazendo com que o agente inovador obtenha vantagem competitiva por meio de um conhecimento

49 _{O conceito de inovação conferido pela redação da Lei 13.243/2016 (Código de} CT&I) é a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho” (artigo 2°, inciso IV).

obtido, como por exemplo a utilização de uma pesquisa, onde se verifica que se pode produzir mais de um determinado produto. Já o segredo industrial normalmente é associado ao know-how, referindo-se a tudo aquilo que se refere ao procedimento, à parte dinâmica do segredo, ao “saber fazer” algo.

Conforme estudado no primeiro capítulo, a LPI/1996 prevê, em seu artigo 195, que a divulgação exploração ou utilização, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, caracteriza o crime de concorrência desleal. Não serão consideradas informações ou dados confidenciais, quando: sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, ainda que após o término do contrato.

A título de conhecimento, a recente Diretiva 943, de 8 de junho de 2016, da União Europeia regulamenta as regras relativas à proteção contra a aquisição, a utilização e a divulgação ilegais de segredos comerciais em seu âmbito, o qual se sugere a leitura para mais informações.

Leonardos (1997, p. 95) afirma que o conceito de contrato de fornecimento de tecnologia (know-how) pode refletir a diferença entre a tecnologia como um gênero, em sentido amplo, e o segredo empresarial, isto é:

[...] entendemos que o contrato de know-how pode ter por objeto tecnologia sigilosa bem como a que esteja em domínio público. As obrigações das partes serão, naturalmente, distintas em um caso e em outros.

A semelhança entre o segredo industrial e o know-how é o sigilo, isto é, o acesso restrito à informação, de modo que se trata de uma informação que determinadas pessoas não sabem, mas não necessariamente que ninguém tenha conhecimento. Entretanto, caso esse segredo seja revelado o ativo cai em domínio público, podendo ser utilizado por quem tenha interesse, tendo em vista que não existe mais proprietário, sendo que “o único procedimento que o possuidor do segredo revelado pode adotar é provar quem praticou o ato ilícito de revelação, utilização ou exploração do segredo e processar/denunciar os responsáveis” (PIMENTEL et al, 2012, p. 144).

Acrescenta Viegas (2007) que o segredo é um bem imaterial de grande valia para o seu detentor e pode estar relacionado tanto a uma produção industrial quanto agrícola, seja de prestação de serviços ou

questões comerciais, administrativos ou estratégicos de um empreendimento.

Nesse particular, é possível afirmar que o segredo é uma espécie do gênero know-how. Isso porque, o contrato de fornecimento de tecnologia pode ou não se referir a um segredo. Conforme mencionado na subseção anterior, know-how pressupõe a inexistência de uma patente, porém isso não significa necessariamente que há um segredo sobre a tecnologia. Por exemplo, no caso de uma patente concedida no exterior e que não foi objeto de proteção no Brasil, há um “domínio público” sobre a tecnologia em si, o que não impede a celebração do contrato de know- how e, ao mesmo tempo, não diz respeito a um segredo empresarial da tecnologia.

Assim, o segredo é espécie do gênero know-how. 4.2.3 Natureza jurídica

No tocante à natureza jurídica do contrato de know-how, Barbosa (2015) assevera que parte da doutrina o considera uma empreitada mista, tal como um contrato de ensino. Outra parte da doutrina, no entanto, compreende que se trata de um contrato atípico, em razão da complexidade das obrigações constantes do instrumento. Há uma terceira corrente minoritária da doutrina que entende ser uma locação, usufruto, comodato.

Para Barbosa (2015) o contrato de know-how possui natureza jurídica de “quase-propriedade”, na medida em que o detentor pode excluir terceiros do uso, sem sua autorização, e pode ter um controle econômico sobre a disponibilidade do valor, porém não possui um mecanismo jurídico de proteção que permite excluir todo e qualquer concorrente do acesso e uso desse valor.

Segundo Zaitz (2007), o contrato de know-how pode ser uma cessão ou uma licença. No primeiro caso, haveria uma transferência de titularidade, enquanto no segundo a titularidade permanece com o detentor do know-how. Contudo, esclarece que há divergência de entendimentos quanto a possibilidade de o detentor (cedente) permanecer explorando o know-how concomitantemente ao cessionário. Parte compreende não ser possível, pela transferência do direito, e a outra parte compreende que o contrato de know-how não se assemelha ao de patentes e marcas, em que há transferência definitiva.

No contrato de licença de know-how, por sua vez, há uma transferência temporária dos conhecimentos, em que é conferido o direito de utilizar daqueles conhecimentos por um determinado período de

tempo. Zaitz (2007) assevera que há países em que entendem pela impossibilidade do licenciamento, uma vez que o receptor da tecnologia adquire os conhecimentos de forma definitiva; defendo, contudo, essa modalidade de contratação, com fundamento no princípio da autonomia das vontades.

No mesmo sentido, Assafim (2005, p. 210) define o contrato de know-how como uma licença – inclusive denominando de “Contrato de Licença de Know-How” – em que o licenciante/fornecedor autoriza um terceiro receptor/licenciado a explorar conhecimentos técnicos consubstanciados em um segredo industrial. É um negócio jurídico em que o titular do know-how autoriza a outra parte “a explorá-lo durante um tempo determinado e, com este fim, obriga-se a pô-lo em seu conhecimento efetivo”.

Com o intuito de justificar sua posição, Assafim (2005, p. 211) assevera que na cessão há uma transferência de titularidade, ao passo que na licença o fornecedor da tecnologia permanece explorando-a. Acrescenta que no caso de cessão, o cedente fica proibido de explorar o know-how “enquanto não divulgado e perdido o seu caráter secreto”.

Em sentido contrário, o Decreto 7.708/2012, na nota explicativa sobre o contrato de fornecimento de tecnologia, estabelece que

[...] A tecnologia adquirida torna-se propriedade da empresa receptora, devendo o fornecedor transmitir à adquirente todas as informações necessárias para seu uso adequado. É de fundamental importância a negociação sobre a propriedade dos melhoramentos desenvolvidos pela compradora durante o prazo de vigência do contrato de transferência de tecnologia (BRASIL, 2012).

Da redação da norma acima referendada, colhe-se que, ao tornar a tecnologia propriedade da empresa receptora, a legislação adotou a concepção de que o contrato de know-how implica na cessão do objeto e dos conhecimentos advindos da sua contratação.