No dia 05 de dezembro de 2006, a Monsanto Technology LLC, empresa norte- americana de agricultura e biotecnologia, ingressou com Mandado de Segurança para que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) anulasse a decisão que revogava a patente provisória da tecnologia Roundup Ready, sendo autuado pelo número 2006.51.01.537849-4, para curso na 37a Vara Federal do Rio de Janeiro.
A fundamentação da petição inicial baseava-se, essencialmente, no artigo 23044 da Lei de Propriedade Industrial, que regula as patentes denominadas pipeline. Às patentes pipeline,
44BRASIL. Lei n.º 9.279, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos qu“micos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos aliment“cios, qu“mico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no Pa“s, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.
ao invés de o INPI verificar se o objeto a ser patenteado apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, a lei determina que a autarquia federal examine apenas se:
- até a data de depósito do correspondente pedido brasileiro o objeto daquela patente não foi colocado em qualquer mercado por iniciativa da titular;
- até essa data, terceiros não realizaram sérios e efetivos preparativos para a exploração daquela patente no Brasil; e
- o pedido brasileiro foi depositado dentro de um ano a contar da publicação da lei.
As patentes pipeline são exceções ao sistema geral de patentes, são de caráter de revalidação e não de concessão de patente originária, porque vinculado ao primeiro depósito do invento no país de origem. Logo, aplica-se à patente pipeline regime jurídico diferenciado daquele a que se sujeitam os inventos nacionais que optarem pelo regime geral de patentes, pois, não há exame técnico no Brasil relativo aos requisitos de patenteabilidade, aceitando-se, apenas, o exame feito no país estrangeiro.
Com essa argumentação, pretendia a manutenção da patente provisória ao judiciário. Em continuidade aos atos processuais, o Diretor da Diretoria de patentes do INPI, em 21 de junho de 2007, informou que a Monsanto não cumpriu o parágrafo 3º do artigo que fundamenta sua petição inicial, passados mais de 6 (seis) anos do pedido de patente pipeline, a requerente não comprovou a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, precisando, assim, a submissão a um pedido de patente originária e a submeter-se a
§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.
§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.
§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no pa“s onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no pa“s de origem.
§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no pa“s onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.
§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos qu“micos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos aliment“cios, qu“mico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.
§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.
exame técnico no Brasil, com intuito de comprovar a originalidade do invento. O Instituto apenas exigiu documento indispensável para o registro de uma patente de revalidação.
Outrossim, noticia que passaram mais de 20 (vinte) anos dos primeiros depósitos dos pedidos de patentes nos Estados Unidos – depósitos que se deram no ano de 1985 –, as patentes pipelines da impetrante já se encontrariam extintas desde 2005, pois é certo que o prazo de vigência das patentes de revalidação, disposta no parágrafo 4º do artigo 230 da LPI, combinado com o artigo 40 da mesma lei, assegura o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, mas limita o tempo máximo em 20 (vinte) anos.
Finaliza, assim, que as patentes, mesmo que concedidas no ano de ingresso da ação, 2006, seriam inócuas.
Cinco dias após as informações prestadas, o processo foi remetido ao Ministério Público Federal, que se manifestou alegando que pela Lei de Propriedade Industrial vigente, era exigida a comprovação da concessão da patente nos Estados Unidos para o pleito de patente pipeline no Brasil. Acredita que interpretação contrária afrontaria a soberania do país.
A sentença, em 13 de agosto de 2007, entendeu que para a concessão da pipeline, afigura-se indispensável a comprovação da concessão das patentes no país do primeiro depósito. Considerou razoável a espera da concessão da patente americana pelo INPI, que não poderia ficar eternamente no aguardo da documentação estrangeira.
Após a interposição de embargos, os quais foram conhecidos e improvidos, em 15 de outubro, a Monsanto interpõe apelação contra a sentença. Alega que a lei brasileira não impõe prazo para a juntada da comprovação da concessão da patente correspondente no exterior, nem que seja o pedido pipeline indeferido pela não juntada da comprovação, pois ninguém pode prever a data da concessão da patente no país estrangeiro. A rigor, a regra do artigo 230 não exige necessariamente que o privilégio já tenha sido concedido no exterior quando do depósito pipeline no Brasil.
A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, ou seja, sem suspensão da ordem da sentença de primeira instância.
As contrarrazões do INPI, apresentadas no fim do prazo legal, ratificaram a argumentação dada em contestação e ressaltaram que a exigência de comprovação da concessão das patentes no país do primeiro depósito para a concessão das patentes pipeline no Brasil é requisito legal, não mera discricionariedade do administrador. E, apesar de não existir previsão legal para o tempo que a autarquia federal deva esperar pela apresentação da documentação, não se tem como razoável a manutenção ad eternum de pedidos como este feito pela apelante.
Houve nova manifestação do Ministério Público que, mantendo a linha do parecer na instância anterior, opinou pelo desprovimento do recurso.
Na decisão do TRF, a relatora entendeu que as patentes pipeline foram inseridas nas disposições transitórias da Lei n.º 9.279/96 para possibilitar que o Brasil tivesse nas prateleiras de suas farmácias medicamentos de última geração, cuja importação era extremamente restrita. São patentes extraordinárias e transitórias, concedidas como patentes de revalidação, a fim de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativos a invenções cuja patenteablidade era proibida pela legislação brasileira anterior, o direito de obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não atendendo mais ao requisito da novidade.
Desta forma, comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem, o que implica dizer que, se não concedida no exterior, tal circunstância compromete o reconhecimento do privilégio em território nacional. A patente pipeline e sua correspondente estrangeira apresentam estreita vinculação.
Contudo, a empresa não demonstrou sequer que seus pedidos de patente norte- americanos continuam em andamento, assim, negou provimento ao recurso. Todos os demais desembargadores votaram com a Relatora.
Empós apresentação de embargos de declaração, pela Monsanto, ante o acórdão, e contrarrazões a este recurso por parte do INPI, a segunda turma do Tribunal Regional Federal decidiu por unanimidade pela manutenção de seu julgado.
Ainda inconformada, a Monsanto interpôs Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça em 15 de setembro de 2008, sendo admitido em 27 de novembro do mesmo ano. Sem decisão definitiva até o momento, o processo encontra-se concluso ao Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, desde 28 de outubro de 2011.
3.2 BREVE COMPARATIVO DOS CRITÉRIOS DE PATENTEABILIDADE PARA