A Proposta

A Proposta era composta por onze artigos, nos quais era fixado o âmbito de aplicação (art. 1º), eram apresentadas definições, tanto de um «invento que implica programas de computador», como de «contributo técnico» (art. 2º), considerações sobre a inclusão dos «invento[s] que implica[m] programas de computador» num domínio da tecnologia (art. 3º), condições de patenteabilidade (art. 4º), a forma que poderiam assumir as reivindicações (art. 5º) e a relação com as restantes fontes de direitos intelectuais (art. 6º). Os artigos mais relevantes são analisados abaixo.

Se o art. 1º fixava que a Diretiva proposta estabelecia as regras para a patenteabilidade dos inventos que implicassem programas de computador, o art. 2º, a) fixava que estes consistiam em «qualquer invento cujo desempenho implique o uso de um computador, de uma rede informática ou de outro aparelho programável e que tenha uma ou mais características novas, à primeira vista, que sejam realizadas, no todo ou em parte, através de um ou mais programas de computador».

Esta definição poderia ser lida no sentido de que os algoritmos, quando considerados isoladamente não estariam abrangidos.203 _{Outra consequência} desta definição seria que a novidade de qualquer invenção teria de residir numa característica técnica.204 _{O que não se compreende, pois na definição apenas era}

202 _{Cfr. Ibdem.}

203 _{Assim, Anna Duffus, «The Proposal for a Directive on the Patentability of} Computer-implemented Inventions», International Review of Law Computers & Technology, 2002, p. 335

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referido que algumas características do invento teriam de ser novas, não exigindo que essas características fossem técnicas.

Adicionalmente, na ótica da Comissão, a opção de apenas ser exigido que a invenção incluísse características novas «à primeira vista» significaria que não seria necessário determinar uma novidade efetiva, através de uma pesquisa, por exemplo.205 _{Ou seja, se não era necessária a realização de uma pesquisa para} aferir se a invenção compreendia característica novas, a norma previa então um conceito de novidade diferente do requisito de patenteabilidade da novidade que fixava no art. 4º/1. Não é de fácil compreensão a inclusão desta exigência de novidade «à primeira vista» na referida definição. A justificação da Comissão seria de que isto tinha o sentido de o «contributo técnico» ser avaliado em relação apenas à atividade inventiva e não em relação à novidade, pois esta abordagem, resultava da experiência, era a de aplicação mais simples.206 _{Não se} compreende, contudo, como se avaliaria o «contributo técnico» sem antes identificar a novidade numa invenção. Não se compreende, no fundo, a referência a uma qualquer exigência de novidade quando o que se pretende é definir o objeto que passará pelo crivo dos requisitos de patenteabilidade, entre os quais, precisamente, a novidade. Vemos aqui uma nuance da «abordagem da contribuição técnica», que, como vimos, tinha já por esta altura sido abandonada pela jurisprudência do IEP.

A alínea b) do art. 4º definia o «contributo técnico» como «um contributo para o progresso tecnológico num domínio técnico que não (...)[fosse] óbvio para uma pessoa competente na tecnologia.» Esta definição era coerente com a justificação da Comissão que se acaba de referir. O «contributo técnico» seria apenas aferido em relação à atividade inventiva e não em relação à novidade. Não desaparece, contudo, a dificuldade em se desvendar a forma de aferir se um contributo para o progresso tecnológico é óbvio sem que se determine primeiro se é novo.

205 _{Cfr. Exposição de motivos da Proposta.} 206 _{Cfr. Ibidem.}

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O art. 3º da Proposta previa a obrigação de os Estados-Membros assegurarem que uma invenção que implicasse programas de computador fosse considerada como pertencendo a um domínio da tecnologia. Com esta obrigação seria cumprido o n.º 1 do artigo 27.º do TRIPS / ADPIC.207

Na medida em que a Comissão ao empreender esta tarefa de harmonização pretendia ainda evitar «qualquer mudança brusca da posição jurídica e, em particular, qualquer extensão da patenteabilidade aos programas de computador "enquanto tais”»208 _{o conceito de «contributo técnico», criação do IEP, foi} adotado como critério de determinação da exclusão ou não da proteção das invenções relacionadas com programas de computador.

Assim, no art. 4º, após determinar-se no nº 1 que a uma invenção patenteável seria suscetível de aplicação industrial, nova e inventiva, era fixado no nº 2 que o contributo técnico era «condição para implicar uma actividade inventiva». Para a comissão esta norma deveria ser interpretada no sentido de que um contributo para a tecnologia anterior que não tivesse um caráter técnico não representaria atividade inventiva, ainda que esse contributo não fosse óbvio.209

O nº3 indicava ainda que o contributo técnico seria «avaliado considerando a diferença entre o âmbito da reivindicação de patente considerada no seu conjunto, cujos elementos possam incluir características técnicas e não técnicas, e o progresso tecnológico.» Para a Comissão, esta exigência da avaliação da invenção no seu conjunto - indo ao encontro da jurisprudência do IEP nos casos

PENSION BENEFIT SYSTEMS PARTNERSHIP e KOCH & STERZEL - impediria que se

operasse uma ponderação entre as características técnicas e não técnicas para determinar os aspetos que conferem o contributo mais importante para o sucesso da invenção.210

207 _{Cfr. Exposição de motivos da Proposta.} 208 _{Cfr. Ibidem.}

209 _{Cfr. Ibidem.} 210 _{Cfr. Ibidem.}

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Na visão da Comissão, resultava desta norma que uma invenção que compreendesse aspetos subsumíveis a uma matéria excluída de proteção pelo n.º 2 do art. 52º da CPE poderia ainda assim ser patenteável se se verificasse um contributo técnico não óbvio211 _{(embora na definição de contributo técnico da} Proposta este implicasse não ser óbvio). Por outro lado, se o contributo para o progresso tecnológico residisse inteiramente em aspetos não técnicos,212 _«não haveria tema patenteável.»213

Ainda na opinião da Comissão, esta norma teria o efeito de, sendo válidas reivindicações mistas, com características técnicas e não técnicas, não seria possível «monopolizar as características meramente não técnicas, isolando-as das características técnicas.»214

Na explicação a esta disposição na Exposição de Motivos da Proposta, a Comissão define por fim, embora não o faça na própria Proposta, o que deve ser entendido por contributo técnico. Refere o caso VICOM, e faz um resumo da jurisprudência do IEP, que entenderia que um contributo técnico poderia resultar:

i. «do problema subjacente e resolvido pelo alegado invento»;

ii. «dos meios, ou seja, das características técnicas que constituem a solução para o problema subjacente»;

iii. «dos efeitos alcançados na solução do problema subjacente»;

iv. «da necessidade de considerações técnicas para chegar ao invento que implica programas de computador conforme se reivindica».

211 _{Cfr. Exposição de motivos da Proposta.}

212 _{A possibilidade do progresso tecnológico residir em aspetos não técnicos põe em causa a} relevância de considerar «Inventos que implicam programas de computador enquanto domínio da tecnologia» art. 3º.

213 _{Cfr. Exposição de motivos da Proposta.} 214 _{Cfr. Ibidem.}

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Assim, procurando codificar, em parte, a jurisprudência do IEP, a Comissão mais não tentava fazer do que acolher na legislação a proteção que se verificaria já, em termos gerais, na Europa.215

A Proposta, no seu art. 5º tratava ainda do tema da forma das reivindicações. Permitia-se a reivindicação «como um produto, ou seja, como computador programado, rede informática programada ou outro aparelho programado, ou ainda como processo executado por esse computador, rede informática ou aparelho, pela execução do software». Não seriam então admitidas as reivindicações de produtos programas de computador, por si só ou numa portadora. Neste tema a Comissão contrariava assim a jurisprudência firmada pelo IEP nos casos IBM Produto de programa de computador e IBM Produto de

programa de computador II, de 1998 e 1999, respetivamente, para prevenir que

tal fosse interpretado como uma permissão da patenteabilidade dos programas de computador “enquanto tais”.216

Por fim, o art. 6º tratava da suscetibilidade de cumulação da proteção prevista na Proposta e da conferida pelo direito de autor, permitindo-a.

Defendia-se que se podia ver nesta Posposta o uso da linguagem da abordagem da contribuição técnica para atingir os resultados da whole contents theory, imprimindo o cunho da legislação da União Europeia aos princípios da jurisprudência do IEP pós 1999.217

215 _{Deste modo, Philip Leith, Software and Patents in Europe, Cambridge cit., pp. 69 e 70.} 216 _{Cfr. Exposição de motivos da Proposta.}

217 _{Assim, Justine Pila, «Dispute over the Meaning of 'Invention' in Article 52(2) EPC - The} Patentability of computer-implemented Inventions in Europe», IIC, 2005, pp. 173.

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