T 154/04 DUNS LICENSING ASSOCIATES Estimar atividade de vendas,

A invenção objeto do pedido de patente europeia n.º 94912949.8 (EP0695445) de 5 de abril de 1994, recusado pela Divisão de Exame, dizia respeitava a um sistema e a um método adequado a estimar as vendas ou a distribuição de produtos de um ponto de venda sem reporte à unidade central, com base em amostras de dados de vendas de pontos de venda com reporte à unidade central, com maior precisão do que os obtidos por sistemas e métodos anteriores.

Durante os procedimentos orais de recurso, a recorrente pediu que algumas questões fossem submetidas à Grande-Câmara de Recurso, entre as quais:

1) Qual a abordagem correta na determinação se uma invenção tem relação com matéria excluída nos termos do art. 52º da CPE?

2) Como deveria ser analisada a novidade e a atividade inventiva dos elementos de uma reivindicação relacionados com matéria excluída?

3) Um programa de computador operativo carregado num meio como um chip ou um hard drive de um computador é excluído a menos que produza um efeito técnico e se sim o que é um efeito técnico?

4) Quais as características essenciais da exclusão dos métodos de negócio?

5) A análise da atividade inventiva deve ser analisada de modo diferente para as diversas exclusões do art. 52º?

6) A atividade inventiva deve ser analisada de modo diferente para as invenções alegadamente excluídas pelo art. 52º e para as que não o são?

98

As quatro primeiras questões tinham sido retiradas das questões que deveriam ser colocadas à Grande-Câmara de Recurso, no entendimento de JACOB L.J. no caso Aerotel Ltd v Telco Holding Ltd and others, and Neal William Macrossan's

application (AEROTEL/MACROSSAN), de 27 de outubro de 2006, decidido pelo

England and Wales Court of Appeal.

A CTR, recusando o pedido de consulta à Grande-Câmara de Recurso, começou por responder às questões apresentando um sumário da jurisprudência do IEP, que poderia ser reduzida aos seguintes princípios:257

1) Para que uma invenção seja patenteável é necessário o preenchimento de quatro requisitos: que exista uma invenção, que a invenção seja nova, implique atividade inventiva e seja suscetível de aplicação industrial;

2) O carácter técnico é um requisito implícito à noção de invenção;

3) Uma matéria ainda que relacionada com o previsto nas alíneas do art. 52º da CPE é uma invenção se tiver carácter técnico;

4) Os quatro requisitos são independentes, pelo que a novidade, por exemplo, não é um requisito da noção de invenção;

5) No exame da patenteabilidade de uma invenção em respeito de uma reivindicação, esta deve ser construída para determinar as características técnicas da invenção, ou seja, as características que contribuem para o carácter técnico da invenção;

6) São admissíveis reivindicações mistas em que as características não técnicas assumam parte dominante da reivindicação. A novidade e atividade inventiva apenas podem ter por base características técnicas. Características não técnicas que não interajam com a matéria técnica da invenção para a resolução de um problema técnico, ou seja características não técnicas como tal, não conferem um

99

contributo técnico ao estado da técnica pelo que são ignoradas na análise da atividade inventiva e da novidade.

7) Na abordagem problema-solução, o problema deve ser um problema técnico que um perito na especialidade poderia ter que resolver na data de prioridade do pedido. O problema técnico pode ser formulado através do uso de um objetivo a ser atingido num campo não técnico e que, assim, não é parte da contribuição técnica conferida pela invenção. O que pode ser feito para definir um obstáculo com que se tem de lidar.

A CTR parte depois à explicação do fundamento dos referidos princípios. Refere-se ao caso VICOM, citando que decisivo é determinar a contribuição técnica que uma invenção faz para o estado da técnica, e salientando que neste caso a CTR referia-se a uma invenção patenteável, ou seja, que preenchesse os quatro requisitos e não à noção de invenção.258

Após mencionar o critério estabelecido naquele caso, que fundamentou as decisões que se seguiram, mencionou alguns casos em que aquele foi seguido, afirmando que se trata de um critério geral incorporado no art. 52º/2 e 3 da CPE, a CTR encontra a aceitação da exigência do carácter técnico na Conferência dos Estados Contratante para Revisão da Convenção da Patente Europeia de 20 a 29 de novembro de 2000.259

A CTR encontrou ainda aprovação para a separação das tarefas de identificação de uma invenção e de verificação dos requisitos de patenteabilidade nas jurisprudências nacionais.260

Contudo a CTR encontrou também divergências entre o seu entendimento e o do England and Wales Court of Appeal (EWCA) no referido caso

AEROTEL/MACROSSAN. O critério aplicado neste caso, «abordagem do efeito

258 _{Cfr. T 154/04 DUNS LICENSING ASSOCIATES - Estimar atividade de vendas, ponto 7.} 259 _{Cfr. Ibidem, ponto 7.}

260 _{Cfr. Ibidem, ponto 11, em que faz referência aos casos do England and Wales Court of Appeal} na decisão in re Genentech Inc.'s Patent, de 1989 e do Bundesgerichtshof, na sentença X ZB 20/03 - Elektronischer Zahlungsverkehr, de 24 de maio de 2004.

100

técnico (com piloto)», e a consideração de que matéria excluída da patenteabilidade nova e inventiva não contava como «contributo técnico», seria irreconciliável com a CPE. Não teria qualquer base na CPE e contrariaria o critério de patenteabilidade convencional.261

Baseou-se a CTR, adicionalmente, em decisões da Grande-Câmara de Recurso.262 As características não técnicas poderiam interagir com elementos técnicos de modo a produzir um efeito técnico, por exemplo, pela sua aplicação para a solução técnica de um problema técnico e assim, deveriam ser tomadas como contributo para o carácter técnico.263

Se a novidade não era necessária para determinar as características técnicas de uma invenção já as características técnicas de uma invenção eram necessárias para a identificação da novidade e atividade inventiva de uma invenção, pois aqueles requisitos apenas poderiam ser analisados tendo por base as características técnicas da invenção.264

Assim, num primeiro momento devem ser distinguidas as características técnicas e não técnicas de uma invenção, sendo que as características não técnicas que não interajam com as características técnicas para produzir um efeito técnico não podem servir de base à novidade e atividade inventiva.265

A CTR tornou à análise no caso AEROTEL/MACROSSAN citando o comentário que aí era feito de que «deem the new music or story part of the prior art (the device of

Pension Benefits and Hitachi) is simply not intellectually honest». Considerava a

CTR que o EWCA passava ao lado do aspeto da abordagem do IEP para determinar as características técnicas de uma reivindicação se os aspetos

261 _{Cfr. T 154/04 DUNS LICENSING ASSOCIATES, ponto 13.}

262 _{Por exemplo, no caso G 0002/88 - MOBIL OIL III - Aditivo de redução de fricção, de 11 de} dezembro de 1989.

263 _{Cfr. T 154/04 DUNS LICENSING ASSOCIATES, ponto 13, citando o referido caso G 0002/88 -}

MOBIL OIL III.

264 _{Cfr. Ibidem, ponto 14.} 265 _{Cfr. Ibidem, ponto 15.}

101

técnicos e não técnicos estão bem entremeados numa reivindicação mista, como é tipicamente o caso das invenções implementadas por computador.266

Em relação à definição do problema através da abordagem problema solução, e após referir que, segundo o caso COMVIK, o problema tem de ser técnico, a CTR identificou a dificuldade daquela definição em situações em que o que é efetivamente novo e criativo é um conceito no cerne da invenção que reside num campo não tecnológico, como é frequentemente o caso das invenções implementadas por computador. Nestes casos, definir o problema sem referência a esta parte não técnica da invenção, a ser possível, resultaria geralmente ou numa «definição vestigial ininteligível ou numa declaração artificial que não reflete adequadamente a contribuição técnica real providenciada ao estado da técnica».267

Por esta razão, a CTR no caso COMVIK teria admitido que um objetivo a ser atingido num campo não técnico aparecesse na formulação do problema como parte do contexto do problema técnico a ser resolvido, em particular como um obstáculo com que se tem de lidar. Esta formulação teria, adicionalmente, o efeito desejado de os aspetos não técnicos da invenção reivindicada, pertencentes à fase anterior a qualquer invenção, relacionados geralmente com ideias e conceitos, serem excluídos da análise da atividade inventiva.268

Respondidas as questões, a CTR passou então à análise da invenção em causa. Em relação à reivindicação de método, a CTR considerou que não se tratava de uma invenção, pois a atividade de recolher e avaliar informação como parte de um método de pesquisa de negócios, ainda que os dados se relacionassem com parâmetros físicos ou informação geográfica, não conferia caráter técnico ao método se tais passos não contribuíssem para a solução técnica de um problema

266 _{Cfr. T 154/04 DUNS LICENSING ASSOCIATES - Estimar atividade de vendas, ponto 15.} 267 _{Cfr. Ibidem, ponto 16.}

102

técnico.269 _{A reivindicação não fazia ainda qualquer referência a meios técnicos.} Assim, não se tratava de uma invenção.270

Já nas reivindicações de entidade poderiam ser identificadas características técnicas. Havia uma invenção e a questão colocava-se em relação à atividade inventiva. O sistema em causa distinguia-se pelas características de 1) compreender pelo menos um outro ponto de venda não gerando dados de vendas / distribuição de produtos e / ou não acopladas à estação central e 2) o sistema providenciar uma análise de mercado diferente com base num método e algoritmo descritos no pedido de patente.

A contribuição para o estado da técnica é o uso de um sistema conhecido para realizar uma nova análise de mercado, que requer a implementação de um novo algoritmo para processamento dos dados de venda e criar a informação sobre os pontos de venda sem reporte. Considerou a CTR que isto não envolvia o uso de novos meios técnicos, sendo a contribuição para o estado da técnica a implementação de um novo algoritmo. Assim, sendo o algoritmo e o método matéria excluída, implementar esta matéria não excluída era uma consequência óbvia do uso de um computador para uma análise de mercado, pelo que não havia qualquer atividade inventiva.271 _{O recurso foi rejeitado.}

A reter desta decisão:

1. Os passos de recolher e avaliar dados como parte de um método de pesquisa para negócios não conferem caráter técnico ao método, se tais passos não contribuem para a solução técnica de um problema técnico.

269 _{Cfr. T 154/04 DUNS LICENSING ASSOCIATES - Estimar atividade de vendas, ponto 20.} 270 _{Cfr. Ibidem, ponto 21.}

103

1.4.5. Observações

Nos casos acima referidos, as Câmaras de Recurso fixaram no essencial os critérios de análise da atividade inventiva das invenções implementadas por computador.

A analise da atividade inventiva é o cerne da patenteabilidade das invenções implementadas por computador. Assim é pois, a identificação de uma invenção não oferece grandes obstáculos, na medida que basta a identificação de elementos técnicos. Se na decisão no caso PENSION BENEFIT SYSTEMS

PARTNERSHIP a CTR considerou que uma reivindicação dirigida a um

computador carregado com um programa não estaria excluída da patenteabilidade, mesmo que não causasse um efeito técnico adicional, bastando a mera presença de um computador, já na decisão do caso HITACHI a CTR estendeu aquele entendimento à categoria de reivindicações de atividade, bastando que um método inclua meios técnicos para constitua uma invenção, criando assim a denominada «abordagem de quaisquer meios técnicos».

Na análise da atividade inventiva, conforme resultou do caso COMVIK, deve ser aferida tendo em consideração apenas as características técnicas de uma invenção, ou seja, as que contribuem para o carácter técnico da invenção (não se confunda com contributo para o estado da técnica), podendo as características não técnicas aparecer na formulação do problema técnico como parte do enquadramento do problema técnico a ser resolvido.

Esta evolução aqui apresentada culminou na decisão da Grande-Câmara de Recurso G 3/08 - Programas de computador, de 12 maio 2010, que passaremos a analisar e que, de certo modo, configura-se como um resumo do que até aqui foi mencionado.272

272 _{Como é evidente, as decisões aqui apresentadas não abrangem a totalidade das decisões das} Câmaras de Recurso sobre invenções implementadas por computador até à emissão da referida decisão da Grande-Câmara de Recurso. Cfr., por exemplo, as decisões nos casos T 643/00 CANON -

104