III – FORMAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CONTRATO
III. C Elementos do contrato de franquia empresarial
O conceito de franquia de negócio formatado é entendido como multiplicação de um negócio de sucesso por meio da transmissão de know-how, da licença dos direitos de uso de outros bens imateriais de titularidade do franqueador e do acesso a uma clientela fiel à marca, a terceiros aprovados pelo franqueador, originando estabelecimentos empresariais franqueados que irão explorar o negócio franqueado e integrar a rede de franquia, sem que se caracterize uma relação de vínculo empregatício ou de consumo ou, ainda, a formação de grupo econômico.
A proposta deste item é discorrer sobre os elementos imateriais192,
oriundos da produção industrial e artística e estender e iniciar a análise do próprio contrato de franquia, para entender corretamente tanto o seu objeto, funções e conteúdo como, principalmente, a forma de proteção jurídica a ser articulada, considerando a sua perspectiva econômica, a imaterialidade do sistema, a rede de franquia, a clientela e a concorrência.
III.C.1. Marca
Remonta ao período da Antiguidade Clássica, o uso de sinais apostos em bens materiais; o que foi pouco a pouco disseminado pelas nações em todo o mundo, transformando-se em marcas de produtos e, mais tarde, de serviços, passando a marca a ser interpretada como o fator básico na viabilidade da comercialização de tais itens. No franchising, grande parte da doutrina reconhece na marca um elemento essencial, sendo impossível imaginar um sistema que não possua uma marca forte e reconhecida pelo público consumidor. E não poderia ser diferente, pois
No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas mercadorias é firmar a boa reputação e seriedade de seu estabelecimento tem o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou
192 João da Gama Cerqueira adota o uso da expressão propriedade imaterial e não propriedade intelectual para
definir os bens ora explorados, pois entende que a expressão se aplica com mais justeza aos diversos institutos que engloba, especialmente à marca, na medida em que, embora na sua opinião esta não possa ser considerada uma criação intelectual em si mesma, encontra na propriedade imaterial classificação mais adequada CERQUEIRA, João da Gama Cerqueira. Tratado de Propriedade Industrial, vol. 2. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais. 1982. pp. 50-51.
vende, a fim de que se não confundam com outros similares. Daí o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce todos os dias, generalizando-se cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que não lhes desconhecem o valor e as vantagens que oferecem.193
A natureza jurídica da marca e dos bens de propriedade imaterial, em geral, não é assunto sereno na evolução doutrinária do Direito. São inúmeras as correntes que se dedicam ao tratamento do tema, intrinsecamente atrelados ao fundamento filosófico desses institutos. Colocando-se de lado a doutrina partidária de serem destituídas de valor ou importância ou mesmo aquela que discursa sobre o direito positivado e o fato de que qualquer que seja a sua natureza jurídica é a lei que regulará as faculdades das quais gozarão, as primeiras correntes doutrinárias acerca da natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual encontram fundamento na negação do direito dos autores, pois no lugar de reconhecer o direito do autor e conceder a ele o privilégio, a lei cria o direito em benefício dele, como bem reconheceu o pensamento ilustrado de Clóvis Beviláqua:
Parece-me que esta segunda opinião apanha o instituto em uma das fases de sua evolução, mas da qual já ele se afastou. Realmente, as primeiras afirmações do direito autoral se fazem sob a forma de privilégios, outorgados, a princípio, aos editores e, depois, aos escritores. Hoje, entende-se que não há direito mais legítimo do que esse que assegura a uma classe de operários o produto de seu esforço, que, protegendo o trabalho intelectual, contribui para o incremento da cultura e facilita a expansão de uma das mais nobres saliências da personalidade humana. Portanto, ou há, na hipótese, um equívoco, ou não se trata de um simples privilégio. 194
Nas palavras de Gama Cerqueira, “em lugar de reconhecer, pela concessão do privilégio, o direito preexistente, a lei cria esse direito em benefício do autor.”195 Trata-se de forma utilizada pelos soberanos, cuja sistemática primitiva não representava realmente um privilégio ao autor, porém a concessão de favores pessoais ao arbítrio do rei. Em uma visão mais contemporânea, José Roberto D’Affonseca Gusmão analisa a perspectiva da natureza jurídica do direito de propriedade intelectual a partir do seu objeto, de sua função e do seu
193 Idem. Ibidem. p. 755.
194 BEVILAQUA, Clóvis. Observações para esclarecimento do Código Civil Brasileiro, trabalhos relativos a sua elaboração. vol. I. Rio de Janeiro: Liv. Francisco Alves. 1975. p. 67.
conteúdo, que seguem expostas abaixo em razão dos objetivos deste trabalho196.
As teorias que analisam a natureza jurídica do direito de propriedade intelectual a partir do seu objeto, desenvolvidas por autores franceses e alemães, o tratam como um direito de personalidade. Entre tais autores encontra-se Edmond Picard que inconformado com a ausência da classe dos direitos intelectuais na clássica divisão tripartida do Direito Romano (direitos de crédito, obrigacionais ou reais), defendeu que o direito da propriedade intelectual é um prolongamento da proteção do próprio autor, de sua personalidade, concluindo pela necessidade de se criar uma nova categoria para sua acomodação, merecendo diversas críticas doutrinárias na medida em que confundiu o objeto da proteção com o sujeito da proteção, confundindo assim, a natureza do objeto da proteção jurídica com a natureza jurídica do direito sobre esse objeto197.
J. Kohler198 avança na teoria proposta por Picard, defendendo com maior
veemência a instauração de uma nova classe de direitos à divisão tripartida de direitos de crédito, obrigacionais e reais, conjeturando a possibilidade de vincular os direitos intelectuais e o direito de propriedade. A análise crítica feita sobre essa teoria revela que a premissa que embasou o pensamento de Kohler era falsa, dado que a natureza jurídica dos direitos não poderia se qualificar somente em função de seu objeto. Piola Caselli foi o precursor da crítica a este sistema, colaborando para a criação de uma nova teoria que conferiria ao direito autoral um caráter misto, de cunho pessoal e patrimonial.199
As teorias que analisam a natureza jurídica do direito de propriedade intelectual a partir da sua função aprofundam mais o assunto sob a perspectiva
196 GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. L’acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris: Librairies
Techniques. 1990. p. 10.
197E assim assevera Picard que “... foi por instintivamente haver tido o sentimento destas verdades sociais, ou
por não ter sabido compreender que o objeto de certos direitos pode consistir em concepções do intelecto que os romanos não incluíram no seu direito o que cada vez mais se costuma chamar ‘direitos intelectuais’, que persistiu, durante tão longo tempo, esta maneira de ver? Só quase há século e meio a esta parte é que se viu despontar e insensivelmente precisar-se a noção de que as invenções e descobertas industriais, as obras de arte e de literatura, os modelos e desenhos industriais, as marcas de comércio e as denominações, os planos, as cartas missivas – tudo o que tem uma existência puramente intelectual, própria e original, antes de sua expressão e da sua realização em corpos materiais, máquinas, quadros, estátuas, livros, móveis, estofos, papel – torna-se objeto de direitos de uma natureza especial”. In. PICARD, E. O Direito Puro. São Paulo: Editora Ibero-Americana. p. 50.
198FEKETE, Elisabeth K. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Rio de
Janeiro: Editora Forense. 2003. p. 129.
199 CASELLI, Eduardo Piola. Codigue Del Diritto di Auttore: Comentario. Torino: Unione Tipografico,
econômica que a jurídica. Os autores representativos dessas teorias são Roubier, com sua teoria dos direitos de clientela e Franceschelli, com a teoria dos direitos de monopólio 200. Para o primeiro, a teoria dos direitos de clientela insere-se na
divisão tripartida do Direito Romano enquanto um direito patrimonial, dada a utilidade econômica da propriedade intelectual para a conquista da clientela, dominando-a para a obtenção de vantagem econômica em face da concorrência. É evidente que esta teoria foge ao direito propriamente dito, fixando sua atenção na função econômica dos bens de propriedade intelectual, descartável para a definição da natureza jurídica dos mesmos. É, porém, teoria relevante para o embasamento doutrinário que o presente estudo almeja alcançar, na busca de uma definição da natureza jurídica do estabelecimento empresarial franqueado.
Franceschelli, por seu turno, enquadra esses bens na categoria de monopólio, excluindo-os da perspectiva de integrarem o campo dos direitos patrimoniais, sendo este o nó górdio da crítica da doutrina mais moderna, especialmente no tocante às marcas.
As teorias que analisam a natureza jurídica do direito de propriedade intelectual a partir de seu conteúdo dividem-se na teoria que o trata como um direito de propriedade tout court, na teoria defendida por Troller e na teoria que o trata como um direito de propriedade sui generis. A teoria tour court prega que os direitos de propriedade são aplicáveis aos bens materiais e imateriais indistintamente, sem que se observe qualquer especificidade com relação às particularidades dos bens incorpóreos, fixando uma relação de identidade que se aplica às coisas materiais201.
Aloïs Troller, professor suíço do século XX, inicia a defesa de sua teoria afirmando que os bens imateriais distinguem-se de quaisquer outros objetos de direito por seu caráter particular de coisa intelectual. Contudo, também observa que mesmo os bens imateriais considerados em si mesmos são protegidos de maneira heterogênea pelo direito, haja vista a proteção jurídica já positivada na lei para uma parcela deles:
As diretivas destinadas ao espírito humano, ou seja, as regras relativas a atividade e que não estão ligadas ao domínio da técnica (por exemplo métodos de ensino, testes psicológicos, programas de computador,
200 GUSMÃO, J. R. A. L’acquisition du droit sur la marque au Brasil. Op. cit.. pp. 19-25. 201 Idem. Ibidem. 27-30.
sistemas de escrita e de contabilidade) e – categoria particularmente importante – as descobertas científicas. A ordem jurídica só escolheu como objetos de direito categorias bem determinadas e deixou todas as outras a livre disposição do domínio público, introduziu um numerus clausus de bens juridicamente protegidos, cujos nomes coincidem, em linhas gerais, no mundo inteiro.202
O autor faz ainda uma observação muito pertinente; aplicável, inclusive, à relação do franchising com a propriedade intelectual. Defende que há uma divisão entre direitos exclusivos perfeitos e imperfeitos para os bens incorpóreos, cuja diferença reside na vulnerabilidade da ausência de registro dos bens ditos imperfeitos. Além disso, aponta o elemento da dominação como sendo preponderante na relação jurídica envolvendo os bens de propriedade intelectual, cujos efeitos na franquia empresarial são evidentes:
A dominação liga-se a coisa intelectual como objeto independente e não diz respeito a particularidades ou ao estado de uma pessoa. Esses últimos caem assim sob o golpe da dominação quando se trata de um segredo pertencente a esfera pessoal e, no caso de signos distintivos, quando eles se referem, da mesma forma que um nome, a uma pessoa física ou moral. Mas apenas são considerados como bases de proteção suplementares. No cerne do interesse, estão sempre o direito de disposição sobre o bem imaterial e a defesa do uso conjunto que terceiros se esforçam de obter (sic) ou usurpam. Da mesma forma no tocante à marca.203
Para o doutrinador suíço, a relação de dominação que o titular dos bens de propriedade intelectual exerce em relação ao interessado na utilização de qualquer dos bens é o pilar sustentador da qualificação da natureza jurídica dos bens de propriedade intelectual. No entanto, frisa o autor, desde que os bens de propriedade intelectual sejam absolutamente exclusivos. Troller faz ainda uma observação antes de enquadrar os bens de propriedade intelectual como um direito de propriedade. Ressalva que os bens incorpóreos e os bens corpóreos são efetivamente diferentes, na medida em que há o epíteto intelectual recaindo sobre os bens incorpóreos da propriedade intelectual, diferentemente do que acontece com os bens corpóreos.
Gusmão, por sua vez, considera que a teoria da propriedade é a que melhor se aplica na definição da natureza jurídica dos bens de propriedade
202 TROLLER, Aloïs. Precis du droit de la proprieté immaterielle. Bale e Sttutgart.: Ed. Helbing &
Lichtenhanhn. 1978. p. 211.
intelectual. Contudo, identifica alguns problemas na adoção desta teoria tal qual sedimentada para as marcas204. Em primeiro lugar traz à tona a questão dos
direitos reais. Em se tratando de um direito absoluto205 caracteriza-se por sua
oponibilidade erga omnes, diferentemente do que acontece com a marca, que por se tratar de um direito de propriedade especial está adstrito a princípios limitadores como o da territorialidade e da especialidade, sendo sua proteção uma criação de cada país que condiciona a existência ou não da marca206. Cai por
terra, portanto, a possibilidade de oponibilidade erga omnes para a marca. Em segundo lugar, ressalta a questão de que a marca é um bem incorpóreo, insuscetível de posse real; antes, é esta que dá aos bens em geral a presunção de propriedade207. A discussão acerca da posse da marca é tarefa impossível, pois inexiste posse real sobre bens incorpóreos.
Por fim, e a partir das análises acerca de todas as teorias postas pela doutrina sobre a natureza jurídica dos bens de propriedade intelectual, Gusmão propõe a sua teoria em cujo cerne repousa, como pivô, a questão da propriedade da marca. Antes de mais, o autor reflete sobre o fato de o próprio legislador haver criado a categoria dos bens imateriais, ignorados pelo direito romano, sendo que alguns desses bens incorpóreos foram qualificados pelo mesmo legislador como direito de propriedade, repousando sobre um regime jurídico sui generis208. Ora, Gusmão não afasta a aplicação da teoria da propriedade como ícone identificador
204Toda a teoria de Gusmão acerca da natureza jurídica das marcas pode ser verificada em sua obra
anteriormente citada. Insta frisar que para os fins a que se destina o presente trabalho a natureza jurídica das marcas será abordada de maneira superficial, atentando apenas às conclusões alcançadas por Gusmão em sua tese de doutorado sobre o tema, cuja linha de pesquisa e conclusão se encontra, no todo, absorvida por este trabalho.
205Atualmente a condição de direito absoluto, tal qual preconizado pela doutrina, sofre limitações da ordem
da função social da propriedade e do interesse público.
206Segundo Maitê Cecília Fabri Moro, o princípio da territorialidade consiste no fato de que “a propriedade de uma marca, conferida pelo registro da mesma, em um determinado país, produz efeitos somente em seu território.” Para ela, o princípio da especialidade consiste em delimitar a proteção conferida á marca, “é um corolário da essência caracterizadora das marcas, qual seja a distintividade. De fato, só se procura distinguir o que é semelhante, aquilo que apresenta afinidades.” In: FABRI MORO, M. C. Direito de Marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2003. pp. 63-69. No tocante ao princípio da especialidade as marcas devem ser protegidas nas respectivas classes de produtos e serviços que efetivamente identifiquem. As exceções a esses princípios, respectivamente, são da marca notoriamente conhecida, em face do princípio da territorialidade, e o da marca de alto renome em face do princípio da especialidade.
207Comenta Gusmão em seu Tratado da propriedade industrial, que à expressão posse deve ser dado o
sentido próprio do direito civil, de relação de fato entre uma coisa e uma pessoa, por intermédio da qual a pessoa tem a faculdade de realizar sobre esta coisa atos correspondentes ao exercício manifesto de um direito real, seja ela titular ou não desse direito, cuja aparência vem o direito proteger, supondo sua existência.
208GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. “A Natureza Jurídica do Direito de Propriedade Intelectual”, estudo
da natureza jurídica dos bens incorpóreos, observa apenas algumas de suas peculiaridades, ao contrário do que indica a teoria tout court, cujo tratamento jurídico resulta adequado aos fins do presente estudo209.
Com fundamento nas teorias expostas e, buscando subsídios para melhor apontar o regime jurídico a ser articulado para o Estabelecimento Franqueado resulta oportuno refletir e comparar alguns dos argumentos apresentados. De início, deve-se relembrar que o contrato tem por objeto elementos de propriedade imaterial, essencialmente, e que sua função econômica é justamente a multiplicação de um mesmo estabelecimento empresarial calcado na licença da marca e na transferência do know-how; cujo conteúdo volta-se, especialmente, para a regulamentação destes direitos imateriais cedidos, tendo sua existência, portanto, como negócio jurídico, se impregnado de todas as características da propriedade intelectual apontadas, incidindo decisivamente no relacionamento entre franqueador e franqueado.
Do mesmo modo que a proteção jurídica da propriedade intelectual em geral, a proteção dos bens imateriais no contrato de franquia será absolutamente heterogênea, dependendo do que se procura proteger da concorrência desleal: o uso da marca, os padrões de operação do sistema – know-how, a rede franqueadora, etc.
No Business format franchising, o sistema será compreendido, em sentido amplo primeiro, por meio da relação marcaria, já que em função do registro deste tipo de bens, encontra mais guarida no Direito Positivo que o know-how, por exemplo, que como afirmava A. Troller é vulnerável em sua sistemática de proteção pela ausência de sistema de registro. Com efeito, ”a justiça encontra enorme dificuldade em reconhecer direitos sobre tecnologia, ao mesmo tempo em
209Conforme comenta Maitê C. Moro, as peculiaridades podem ser consubstanciadas em quatro pontos
principais: a relativização do direito absoluto de propriedade (especialmente no tocante às marcas, em razão dos já mencionados princípios da territorialidade, especialidade e da caducidade ou conseqüências do não- uso, nas palavras de Maitê C. Moro); crítica com relação à tese da posse para bens incorpóreos; atipicidade penal (na medida em que as leis para os bens corpóreos e incorpóreos são diferentes – fala-se em furto para um e em contrafação para outro) e atipicidade legislativa, na medida em que o tema é tratado sempre em lei específica. Nas palavras de Gusmão sobre esse tema em específico: “Les droits de propriété immatérielle sont réglementés dans la quase totalité des pays par les lois spéciales. C’est um réflexe de la spécialité dês droits eux-mêmes, qui ont chacun leur regime juridique propre. Ce ne sont pas des droits exceptionnels ou d’exception, mais dês droits spéciaux, qui ne trouvent pas leur place dans lê regime commun de la propriété réglementé par lês odes civils”. GUSMÃO, J. R. L’acquisition du droit sur la marque au Brésil . Op. cit., p. 45.
que é rápida e eficaz nas questões que envolvem a marca.”210
Daí porque, ainda seguindo o pensamento de Troller, se faz necessária uma relação de “dominação” do franqueador – titular dos bens intelectuais, sobre o franqueado que deve exercê-lo, por meio de instrumento contratual, uma vez que será este o pilar de sustentação do próprio estabelecimento empresarial franqueado.
Ultrapassada a questão da natureza jurídica dos bens de propriedade intelectual, parte-se agora para a definição da marca, a maneira pela qual o titular adquire direitos sobre a marca e os respectivos tipos de sua apresentação e funções.
São inúmeros os conceitos atribuídos pela doutrina à marca. Contudo, carece pontuar de maneira genérica e conforme recomenda a Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96) que marca é todo sinal distintivo visualmente perceptível não compreendido nas proibições legais211. Em seu tratado de
propriedade industrial Gama Cerqueira definiu marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para