CAPÍTULO III MARCAS DE ALTO RENOME (AR)
3.5. Como Conceder o AR
“A importância da marca de AR foi causa para o surgimento de pressões no sentido de regulamentá-la” (MORO, 2003, p. 108). Apesar de a lei assegurar, através do CPI ou mesmo da LPI, a proteção para marcas famosas, o INPI ainda não estava pronto para tal atribuição.
A lei ainda não havia sido regulamentada de forma a assegurar um trabalho consistente por parte do órgão129. Somente a partir da LPI, e mais precisamente de sua regulamentação,
com as resoluções 124/04 e 125/05 é que o Instituto iniciou um trabalho direcionado especificamente para as marcas famosas.
128 Concordamos com a definição proposta pela autora Moro (2003) sobre a divisão da diluição por uso da marca
por terceiros e por uso da marca pelo próprio. Entretanto, neste trabalho, para melhor entendimento, pretendemos utilizar o termo diluição para assinalar a diluição por uso da marca por terceiros e o termo degenerescência para a diluição por uso da marca pelo próprio.
O AR encontra-se normatizado pela LPI130 e foi regulamentado, num primeiro
momento, por uma resolução de 2004131. Essa resolução auxiliou a busca por respostas sobre
como o AR deveria ser analisado. O término da vigência dos antigos certificados de notoriedade, baseados no CPI, fez com que os titulares de marcas passassem a buscar na esfera judicial o reconhecimento do AR para suas marcas.
Tendo em vista a promulgação da LPI e de seu art. 125, e como não havia uma regulamentação para a aplicação da proteção conferida por este artigo, muitas dúvidas pairavam sobre os examinadores de marcas do INPI, os advogados, as empresas e também os magistrados. A resolução de 2004 foi a primeira iniciativa para elucidar tal tema.
Em 2005, nova resolução132 foi criada e esta é a que atualmente regula o AR,
estabelecendo os critérios a serem adotados para a concessão desta proteção. As resoluções de 2004 e 2005 apresentam poucas diferenças, mas que serão tratadas aqui.
A norma de 2005, ao contrário da referente ao ano anterior, conceitua AR. Nesta definição, pode-se verificar a existência de inúmeros adjetivos, utilizados muitas vezes de forma enfática e de difícil averiguação, demonstrando como o AR é algo subjetivo e de difícil verificação.
Ao determinar o que é o AR, o legislador utiliza termos bem qualitativos já que a marca de AR é aquela que possui “autoridade incontestável”, “conhecimento e prestígio diferidos”, “tradição e qualificação no mercado”, “qualidade e confiança que inspira”, “boa imagem dos produtos ou serviços” “exercendo acentuado magnetismo”, “extraordinária força atrativa sobre o público em geral”, “elevando-se sobre os diferentes mercados”, “transcendendo sua função primitiva” e “projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença”. Nota-se que a sua definição está repleta de simbolismo.
A marca de AR em sua definição expõe que o seu conhecimento e prestígio são resultantes, entre outras coisas da qualidade que inspira. Desta forma, o aspecto qualitativo da marca de AR distingue essa marca das demais.
(...) não significa que se exija elevada qualidade dos produtos, o que importa é uma qualidade média, uma qualidade idônea a satisfazer a clientela (GUGLIELMETTI
apud CARVALHO, 2003, p. 137)
É verdade que a marca, sendo um bem intangível, é formada e entendida por meio de elementos abstratos. Atualmente, a visão de marketing e branding associam e trabalham com marca através de seus valores emocionais e simbólicos.
Com o AR não é diferente. Uma marca que é tão conhecida e diferenciada por uma parcela tão grande de pessoas, realmente, está envolta e baseada em aspectos representativos.
A marca de AR encontra-se fundada em propriedades concretas, também presentes e pouco distintas das marcas ditas comuns, porém sua diferença encontra-se nos valores agregados a ela. Por isso, a definição de AR conferida pela norma a torna tão especial.
Entretanto, a árdua tarefa de se identificar uma marca que detenha o AR está justamente em tentar materializar aspectos imateriais, ou seja, quantificar ou identificar o que
130 Art. 125 da LPI. 131 Resolução nº 110/2004. 132 Resolução nº 121/2005.
significa uma “autoridade incontestável”, um “prestígio diferido”, uma “confiança que inspira”, uma “boa imagem de produtos ou serviços”, um “acentuado magnetismo”.
(...) não deve bastar, para efeitos de individualização da reputação excepcional, a imagem que a marca detém, decorrente unicamente da promoção publicitária, considerando indispensável, ainda, que o público, pela sua enunciação ligue, imediatamente o sinal ao produto ou serviço. Para aferir a existência desta reputação, o mesmo autor enumera alguns índices, como sejam: a fama conquistada pelas prestações do produto; o design do produtos; a qualidade intrínseca deste; a antiguidade do produtor; a importância da actividade promocional; o número de locais de distribuição; o volume de vendas e o número de representantes. Contudo, estamos em crer que estes factores (porventura decisivos para criar a fama ou reputação de um produto ou serviço) são irrelevantes para aferição da existência da reputação. Uma coisa é saber como é que a reputação foi adquirida (e mesmo se é, ou não, merecida), e outra, bem diversa, é saber se tal reputação existe. Ora, a tutela das marcas célebres não depende de juízos de merecimento, mas apenas da aferição de realidades, mais ou menos impalpáveis, mas em todos o caso realidades. Por isso, é indiferente que as três características enunciadas no texto (notoriedade, individualidade e estima) [são as características para que uma marca seja considerada de grande prestígio] resultem de uma qualidade excepcional ou, simplesmente, de uma promoção publicitária especialmente bem-sucedida. A lei não confere esta tutela como prêmio do merecimento, mas sim como consequência de um estatuto, justa ou imerecidamente alcançado. Se uma marca adquire esse estatuto, passa a gozar daquela tutela alargada, sejam quais forem os factores que lhe permitiram conquistá-lo. De resto, o exemplo prático escolhido pelo Autor citado fornece, em boa medida, um sugestivo exemplo do que agora ficou dito: Embora seja provavelmente consensual atribuir-se a Benetton o estatuto de marca supernotória, tal resultará seguramente mais da eficácia do marketing que a rodeia, do que propriamente da qualidade intrínseca do vestuário que assinala, do design dos produtos ou da sua antiguidade (REMÉDIO MARQUES (Direito Comercial, cit., pp. 623-627) apud SILVA, 1998, p.47)
As resoluções, tanto a de 2004 quanto a de 2005, tentam definir parâmetros que sejam capazes de tornar o AR mais palpável, para que este possa ser analisado e conferido de maneira mais legítima possível. Esses critérios estão enumerados na atual resolução e também constavam da anterior, e devem ser apresentados por meio de evidências plausíveis por aqueles que desejam a obtenção do AR.
Assim, o requerente da proteção especial deverá apresentar ao INPI provas para a comprovação do AR da marca no Brasil. Estas provas não são exaustivas e o requerente pode apresentar voluntariamente outras demonstrações que achar necessárias e cabíveis, ou seja, as provas são de ampla e livre produção. Para a comprovação do AR são solicitadas provas referentes a133:
1) data do início do uso da marca no Brasil;
2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica; 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
133 Art. 4 da Resolução 121/2005.
4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos; 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.
Outra alteração em relação às resoluções de 2004 e 2005 diz respeito à introdução da impugnação ao AR, quando da manifestação à oposição do registro de marca do impugnante. Na norma de 2004, somente poderia haver impugnação do interessado quanto a recurso contra indeferimento do pedido de sua marca ou da manifestação em PAN do seu registro, que continuam válidos na nova resolução.
Além disso, as oposições fundamentadas com base no AR são atualmente apreciadas e decididas pela Comissão Especial composta por servidores da Diretoria de Marcas com elevada qualificação técnico-profissional no campo do Direito da Propriedade Industrial e presidida pelo Diretor de Marcas. A Comissão também deve apreciar e instruir, para que o Presidente do INPI decida os PANs fundamentados pelo AR e os recursos contra indeferimento e os PANs impugnando essa proteção.
Na resolução de 2004, a Comissão era composta por 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, sendo os mesmos servidores do INPI qualificados no campo do Direito da Propriedade Industrial. Entretanto, não havia uma exposição clara de que esses servidores eram da Diretoria de Marcas, embora na prática seriam estes os mais preparados e capazes de realizar tal atividade.
Além disso, a nova resolução exclui a necessidade de definir a quantidade de servidores que compõe a Comissão, tornando mais flexível a decisão da Diretoria de Marcas em trabalhar com um número que atenda as suas necessidades de acordo com a demanda apresentada.
Com relação à matéria a ser apreciada e decidida pela Comissão, estavam as oposições e os PANs fundamentados no AR, não constando a necessidade de decisão do Presidente do INPI, além dos recursos contra indeferimento e os PANs impugnando a proteção especial.
Outra observação em relação às diferenças presentes nas resoluções diz respeito a que a atual estabelece que o titular da marca de AR ficará dispensado do pagamento de retribuição durante o prazo da anotação do AR. Este privilégio não constava na norma de 2004. Ainda se mantém a dispensa de apresentação de novas provas da condição de AR nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários, exceto se o INPI achar necessário.
Um ponto a ser verificado na resolução, é que o INPI, ao atribuir o AR, deveria informar esta concessão ao órgão ou entidade responsável pelo registro de domínio da internet
134, 135. Este procedimento não é mais realizado136.
O objetivo deste capítulo foi introduzir os conceitos utilizados para efetivação da proteção marcária. A forma com que o mercado e a empresa lidam com a marca, ou seja, o tratamento dado pelo marketing e branding, devem estar atentos e em conexão com as atividades e os meios relacionados à proteção marcária. Para se proteger a marca, um bem tão valioso para a empresa, alguns caminhos devem ser percorridos e alguns conceitos e tratamentos marcários conhecidos.
Estes foram os aspectos tratados neste momento do trabalho e sempre sob uma perspectiva técnica e não do direito. Embora a proteção jurídica seja necessária e de real importância para a propriedade do signo e interesses da empresa, o aspecto jurídico não é capaz de demonstrar a notoriedade de uma marca sem os aspectos mercadológicos e a dinâmica do ambiente em que a marca está inserida.
134 Marca notoriamente conhecida também não poderia ser registrada como nome de domínio.
135 Artigo 12 da Resolução 121 de 2005. “Art. 12 Reconhecido o alto renome da marca ou a insubsistência dessa
condição, nos termos desta Resolução, o INPI informará ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competente(s) para o registro de nomes de domínio no Brasil, para os fins e efeitos do disposto na alínea “b” do inciso III do art. 2º da Resolução nº 001/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil.”
136 A resolução nº 001/98 foi revogada pela resolução nº 002/05. Disponível em: http:// www.cgi.br/