DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER e IPANEMA MOREIRA Comentários à lei de propriedade in­

Em função dessa proibição, não podem ser registradas como marca as figuras da bandeira do Brasil, da bandeira da Cruz Vermelha ou do brasão da República. Nem podem ser tais símbolos elementos integrantes de qualquer marca. Do mes­ mo modo, não podem ser registrados como marcas os nomes dos símbolos, nem imitações dos mesmos.

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de sufi­ ciente forma distintiva;

Também não são passíveis de registro como marca letras, algarismos ou datas isoladamente. Não se pode admitir que alguém registre 3 como marca, ou ainda a letra m como marca isoladamente. Tais caracteres não podem ser registrados como marca porque não têm suficiente caráter distintivo, o registro iria de encon­ tro ao próprio conceito de marca.

Todavia, se houver uma combinação de letras, de números ou mesmo de le­ tras e números em conjunto é possível o registro. Deve haver um acréscimo que dê à marca um caráter distintivo. Vejamos os seguintes exemplos: BMW (carros), VW (carros), BMX (bicicleta), 752 (sapato), 51 (aguardente), M2000 (tênis), 3M (fita isolante), dentre outros.

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

O inciso III do artigo 124 da Lei 9.279/96 traz uma proibição que está dire­ tamente ligada à relatividade do exercício dos direitos em geral. Todos os direitos têm por limites essenciais o bom convívio social e o respeito aos direitos alheios. Nenhum direito é absoluto, no sentido de não possuir limites. O exercício de qualquer direito tem seus limites em valores maiores para a sociedade do que o interesse individual.

Assim, a princípio, é livre a elaboração de uma marca, desde que ela não represente uma ofensa a valores maiores da sociedade. Não se admite uma mar­ ca que viola a moral e os bons costumes ou que vai de encontro à liberdade de consciência, de crença, de culto religioso ou qualquer outro sentimento digno de proteção.

Diante disso, não se pode admitir o registro como marca da suástica nazista, ou de quaisquer símbolos obscenos, que contrariam a moral e os bons costumes. Do mesmo modo, qualquer imagem ofensiva a uma religião, como uma figura de Jesus Cristo em condições obscenas ou desrespeitosas.

Essa questão não é tão simples, na medida em que pode ser extremamente complicado definir o que é desrespeitoso ou não. Por exemplo, há um registro da marca Jesus para produtos farmacêuticos que atuam sobre o aparelho respirató­ rio. Há também registro do refrigerante Cola Guaraná Jesus.

Marcas 151

A nosso ver, o registro de um nome religioso por si só não se insere nesse impedimento. Deve haver alguma conotação ofensiva na marca, para se impedir o registro da marca.

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requeri­ do o registro pela própria entidade ou órgão público;

O inciso IV dos impedimentos da Lei 9.279/96 vem para proteger expressões conhecidas do público em geral, por dizerem respeito à entidade ou órgão públi­ co. Apenas estas entidades podem requerer o registro de tais marcas. Assim, não podem ser registradas como marcas, salvo se requeridas pela própria entidade, as seguintes expressões: INPI, CADE, INSS, DNIT, INSS, INCRA, FNDE...

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

O inciso V das proibições envolve diretamente a questão da concorrência desleal, evitando confusão entre a marca e outros sinais distintivos pertencentes a terceiros. A lealdade da concorrência entre os vários empresários é um dos pi­ lares da disciplina da atividade econômica e por isso deve ser sempre protegida.

Para que a marca se enquadre nesta proibição é necessário que: (a) seja um nome empresarial ou um título de estabelecimento; (b) ilegitimidade do preten­ dente por não possuir o nome ou não ter direito a explorá-lo; e (c) possibilidade de confusão. Apenas a conjunção dos três elementos é que configura o impedi­ mento para o registro da marca.

Assim sendo, nada impede que a Santista Alimentos S.A. registre a marca Santista, para alimentos, porquanto ela possui direito ao nome. Do mesmo modo, a Serrana de Mineração Ltda. pode registrar a marca Santista para materiais para construção e pavimentação em geral, na medida em que não há risco de confusão com os nomes ou títulos de estabelecimento, que dizem respeito a outras áreas de atuação.

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qua­ lidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

No inciso VI são proibidas as marcas que não tenham suficiente caráter dis­ tintivo. Mais uma vez protege-se a própria concepção da marca, exigindo-se o caráter distintivo. Ora, se a finalidade da marca é distinguir, é certo que não pode

haver uma marca que não distinga. Uma pessoa não pode se aproveitar de um sinal que é franqueado a todos.17

Não podem ser admitidas como marcas expressões genéricas ou necessárias, ou comuns que identificam o próprio produto ou serviço, como, por exemplo: café, restaurante, vinho, açúcar, motor etc. Mesmo expressões populares indicativas do próprio produto também não podem ser objeto de registro, como, por exemplo, pinga ou cachaça para uma aguardente de cana. Todavia, nada impede que as mesmas expressões sejam usadas como marcas de outros produtos,18 como, por exemplo, “Café” para perfume, “Seda” para cosméticos, “Terra” para calçados...

Também não podem ser admitidas como marcas aquelas expressões de cará­ ter descritivo quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço. Estas expressões também são de uso geral e não possuem suficiente caráter distintivo.

Em todo caso, é possível o registro dessas expressões genéricas, desde que elas possuam algum caráter distintivo, como, por exemplo, uma forma diferente de se escrever ou algum acréscimo que permita a distinção (Exemplo: Café do Sítio para café).

Por fim, é oportuno destacar que algumas marcas, por sua força, acabam por identificar o próprio produto ou serviço, como, por exemplo, Xerox, Maisena, Bombril, Catupiry, Isopor, Gillette, dentre outras. Nestes casos, não há que se falar em impedimento, porquanto todas as expressões são marcas e apenas com o passar do tempo é que passaram a identificar os produtos ou serviços. Não são expressões genéricas ou necessárias, mas marcas que passam a identificar o pró­ prio produto ou serviço.

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

Os sinais de propaganda são elementos de identificação de determina­ do anunciante e funcionam como ímã para atração de clientela.19 Esses sinais têm função muito importante para o empresário, mas, desde o advento da Lei 9.279/96, não são mais registráveis como marca. Trata-se de uma medida retró­ grada da legislação brasileira, que afastou a proteção que anteriormente era dada a esses sinais de propaganda.

Diante de tal situação, os slogans tão comuns nas campanhas publicitárias não são mais passíveis de registro como marca. Vejam-se os exemplos: “a número 1”, “sempre Coca-Cola”, “Bombril tem mil e uma utilidades”, “Skol - a cerveja que desce redondo” e várias outras. Sem sombra de dúvida tais slogans são ca-

17 DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER e IPANEMA MOREIRA. Comentários à lei de propriedade in­

dustrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 234.

18 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Revista dos