2 O TRATAMENTO CONFERIDO AO LUCRO DA
2.3 A TENDÊNCIA À INCORPORAÇÃO DO LUCRO DA
2.3.1 A solução da Comunidade Europeia em casos de
2.3.1.1 A transposição ao direito alemão
Antes da vigência do BGB, a jurisprudência do RG havia elaborado uma construção teórica acerca das possibilidades de quantificação dos danos nas demandas, reconhecidas em legislações esparsas, envolvendo direitos imateriais191. O início da construção
jurisprudencial deu-se de 8 de agosto de 1895, no conhecido caso Ariston192. A demanda tratava-se da utilização, sem autorização, de uma
composição musical - o réu havia utilizado uma das músicas de autoria do autor, sem sua permissão, para reprodução através de um aparelho musical mecânico, este sim inventado e construído pelo réu -.
A pretensão do autor, fundada da lei alemã de direitos autorais de 1870, levantava a problemática de não existir um dano indenizável, nos termos da teoria da diferença, pelo contrário, o autor e sua composição
190 LEITÃO, Adelaide Menezes, 2008, p. 195; CERVANTES, Carles Vendrell, 2012, pp. 1175-1176. A possibilidade de incluir na responsabilidade civil o valor do lucro obtido pelo interventor constitui, do direito anglo-saxônico, o denominado “disgorgement”. Historicamente desenvolvido no âmbito da common law, a figurada do disgorgement é pouco conhecida nos países de civil law. A doutrina de tradição romano-germânica vem, nos últimos anos, se dedicando ao estudo. Para uma análise ampla do assunto, ver: HONDIUS, Ewoud; JANSSEN, André (Coords.). Disgorgement of profits: gain-base remedies throughout the world. World. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Springer International, 2015.
191 BASOZABAL ARRUE, Xabier. Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante em las leyes de protección industrial e intelectual. In: Anuário de Derecho Civil, pp. 1263-1299, Madrid: BOE, 1997, p. 1263.
192 Caso Ariston, RGZ, 35, 1895, pp. 63-75 apud BASOZABAL ARRUE, Xabier, 1997, p. 1264 e ss.; e CERVANTES, Carles Vendrell, 2012, p. 1176 e ss.
musical tinham ganhado certa popularidade, antes não alcançada, graças à ação interventora do réu - esse foi, inclusive, o argumento que o tribunal de apelação utilizou para julgar improcedentes os pedidos do autor -.
O RG, com base no § 18, VI, da Lei de Direitos Autorais de 1870193, decidiu que, nos casos de usurpação de direitos imateriais,
analisando as perspectivas da conduta ilícita do interventor, o dano pode ser valorado de acordo com três critérios distintos: se tratar-se de uma ação do réu, genericamente considerada, o dano corresponde a diferença que o patrimônio do autor poderá experimentar; se a causa determinante for a ausência de autorização do autor (titular do direito), o dano está representado pelo importe que este pode exigir do réu; por último, se o fato relevante é que o réu interviu e ficou com os proveitos derivados do exercício do direito do autor, o dano estará constituído a partir dos lucros que aquele obteve indevidamente.
O titular do direito violado pôde optar, como fulcro no entendimento consolidado pelo RG, por quantificar o montante indenizatório a partir de três hipóteses: a tradicional, mediante a prova dos lucros cessantes; o cálculo dos valores de mercado; ou, ainda, o cálculo dos lucros da intervenção194. Outrossim, o lesado,
independentemente das hipóteses elencadas, teria que ressarcir os danos emergentes suportados, uma vez provados195.
193 Segundo o qual o responsável pela intervenção, que tivesse atuado sem culpa, responde pelos danos causados até o limite do valor do enriquecimento auferido (BASOZABAL ARRUE, Xabier, 1997, p. 1265).
194 A faculdade de escolha entre as três possibilidades não se perde até que se dê, efetivamente, a liquidação dos valores, pois, só assim, segundo o entendimento, se atente suficientemente os interesses do titular do direito, que, em um primeiro momento, não consegue identificar o método que melhor o convêm. Outrossim, para a caracterização da primeira hipótese, deve-se comprovar a previsibilidade razoável dos lucros obtidos pelo interventor, assim como o nexo de causalidade entre a conduta deste e o fato de que os lucros não foram obtidos (lucros cessantes), o que é, na prática, de difícil comprovação. Na última hipótese, também, se exige a prova da existência dos lucros do interventor, assim como do nexo de causalidade entre este e a conduta interventora, tarefa complexa, principalmente quando o objeto da usurpação se introduz em um processo produtivo ou comercial, em que, além do direito violado, existem outros fatores vinculados, como, por exemplo, o capital investido, a força de trabalho e a própria iniciativa do interventor. Já no ‘dano-licença’ (a segunda hipótese), basta a ação interventora para que se conceda a indenização, sendo está, na prática, a mais utilizada, diante da dificuldade da prova nos demais casos (BASOZABAL ARRUE, Xabier, 1997, pp. 1265-1266).
O entendimento firmado no caso Ariston, envolvendo direitos autorais, foi estendido, pelo RG, nos casos de direito de patentes, de modelos industriais, sendo negado, no entanto, nos casos de violação ao direito de marca196. O posicionamento jurisprudencial restou mantido
após a entrada em vigor do BGB e, anos depois, a jurisprudência do BGH consolidou o entendimento, aplicando a Dreifache Schadensberechnung em casos envolvendo violação culposa de outros direitos imateriais, como os desenhos industriais, as marcas e os direitos de personalidade, considerando como critério a comprovação da violação de um direito absoluto e que habitualmente se comercializam em troca de uma licença de exploração197.
A ideia fundamental do terceiro método de cálculo está, pois, diante da dificuldade da prova dos danos (em sua acepção clássica) e do nexo de causalidade entre a intervenção e o dano (lucros cessantes), bem como da adoção de medidas preventivas para evitar as intervenções nos direitos imateriais198. Este método foi criado para facilitação e
simplificação da tutela indenizatória, contudo, após a consolidação da Eingriffskondiktion e as inúmeras críticas da doutrina germânica sobre a incongruência do método em relação aos mecanismos compensatórios da responsabilidade civil clássica germânica199, a jurisprudência alemã aos
196 RGZ, 43, pp. 56 e ss.; RGZ, 56, pp. 111 e ss.; RGZ, 47, pp. 100 e ss., respectivamente, apud BASOZABAL ARRUE, Xabier, 1997, p. 1267. Para Jakobs, o entendimento do Reichsgericht, na verdade, apenas reconheceu uma autentica pretensão de enriquecimento sem causa (Eingriffskondiktion) (Op. cit., p. 1265). Na visão de Vieira Gomes, “não parece estar em causa uma indemnização de um dano de acordo com os moldes tradicionais, mas, antes, a restituição de um lucro [...] quer esta se reconduza ou baseie no enriquecimento sem causa ou na gestão imprópria de negócios” (VIEIRA GOMES, Júlio Manuel, 1998, p. 787).
197 BASOZABAL ARRUE, Xabier, 1997, p. 1267. 198 BASOZABAL ARRUE, Xabier, 1997, p. 1270.
199 O modelo de responsabilidade civil aquiliana desenvolvido na Alemanha, diferentemente do direito brasileiro, não possuiu uma grande cláusula geral, como consequência de todo ato ilícito causador de um evento danoso. O modelo alemão adotou uma estrutura intermediária entre as cláusulas gerais abrangentes do modelo francês e a tipificação das condutas existente no modelo anglo-saxão. O BGB prevê três cláusulas gerais: (i) § 823 I, que constitui uma cláusula de responsabilidade pela violação dolosa ou culposa de direitos especificamente enumerados: a vida, o corpo, a saúde, a liberdade, a propriedade ou outro direito de um indivíduo fixados em lei; (ii) § 823 II, que constitui uma cláusula referente à responsabilidade pela violação de um direito contido em uma norma de proteção (schutzgesetz) estabelecida em favor de outrem (entre os quais não estão inseridos
poucos evoluiu no sentido de abandonar a restituição dos lucros da intervenção no segundo as linhas gerais da responsabilidade civil200.
Basozabal Arrue chegou a afirmar que a “[...] Dreifache Schadensberechnung é uma relíquia histórica de uma época em que a exclusão de ações de enriquecimento forçou a jurisprudência a construir uma criatura particular que, sob sua função tradicional (indenizar), abarcara novos compromissos [...] e funções [...]201". No entanto, como
salienta Cervantes, o terceiro método de cálculo não é uma “relíquia histórica” ou o um “nomen iuris” que só se mantém por razões históricas, sendo hoje em dia absolutamente desacreditado202.
O ordenamento jurídico germânico, no que tange aos direitos de propriedade intelectual, seguindo as bases da Diretiva 2004/48/CE, incorporou, no âmbito da responsabilidade civil, os lucros da intervenção e os valores de mercado.
A legislação alemã prevê, explicitamente, o restabelecimento das vantagens patrimoniais a partir de uma forma especial de compensação, considerando o dolo ou culpa, em sentido estrito, do ofensor, para vários
os direitos imateriais); e (iii) § 826 que consagrou o dever de indenizar daquele que, diante de uma conduta dolosa e violadora dos bons costumes, causar danos a outrem. Ademais, o direito alemão largamente utiliza a teoria da diferença para quantificar os danos patrimoniais (REINIG, Guilherme Henrique Lima. O escopo de proteção da norma como critério limitativo da responsabilidade civil por ato ilícito: algumas contribuições ao direito civil brasileiro a partir do direito civil alemão. In: Revista de Direito Civil Contemporâneo. vol. 14, jan-mar., pp. 237- 309. São Paulo: RDCC, 2018, p. 245 e ss).
200 BASOZABAL ARRUE, Xabier, 1997, p. 1286; e MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de, 2005, p. 696.
201 BASOZABAL ARRUE, Xabier, 1997, p. 1286. No original: “[...] Dreifache Schadensberechnung es uma reliquia histórica de um tempo en el que la exclusión de las acciones de enriquecimiento obligó a la jurisprudencia a construir uma particular criatura que bajo su función tradicional (indemnizar) abarcara nuevos compromissos [...] y funciones [...]”. Segundo o autor, ao BGH ficou difícil justificar a restituição dos lucros por intervenção no âmbito da responsabilidade civil e em inúmeras ocasiões utilizou, através da analogia, os preceitos da gestão de negócios imprópria para apoiar-se. Entretanto, nem sempre se justificou a restituição dos lucros obtidos e se falou de uma pretensão compensatória por utilização antijurídica de um direito protegido, ao qual se deu o título de ação indenizatória, ou se afirmou que o fato de que a indenização se calcula através dos lucros obtidas pelo interventor, segundo o instituto do enriquecimento sem causa ou da gestão de negócio imprópria, não altera em nada que o que exista seja uma pretensão de indenização (Op. cit., p. 1269). 202 CERVANTES, Carles Vendrell, 2012, p. 1217.
tipos diferentes de intervenções, como, por exemplo, as violações aos direitos autorais (§97, II, UrhG)203, aos direitos de patentes (§ 139, II,
PatG)204 e aos direitos de marcas (§ 14, VI, do MarkenG205)206.
203 § 97, II, UrhG: “Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte. Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), Lichtbildner (§ 72) und ausübende Künstler (§ 73) können auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht.”. Tradução livre: Qualquer pessoa que, deliberada ou negligentemente, executar o ato, será obrigada a compensar o lesado pelo dano resultante. Para o cálculo da indenização, o lucro obtido pelo infrator através da violação do direito também pode ser levado em consideração. A pretensão indenizatória também pode ser calculada com base no montante que o infrator deveria ter pago como remuneração equitativa se tivesse obtido autorização para sua utilização. Autores, escritores de edições científicas (§ 70), fotógrafos (§ 72) e intérpretes (§ 73) também podem exigir uma compensação em dinheiro pelos danos não patrimoniais, na medida em que isso seja exigido pela equidade. 204 § 139, II, PatG: “Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.”. Tradução livre: Aquele que praticar o ato infrator, intencional ou negligentemente, será obrigado a reparar o lesado pelos danos causados. Para o cálculo da indenização, o lucro que o infrator obteve a partir da violação do direito também poderá ser considerado. A pretensão indenizatória também pode ser calculada com base no montante que o infrator teria de pagar como remuneração equitativa, caso tivesse obtido autorização para utilizar a invenção.
205 § 14, VI, MarkenG: “Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.”. Tradução livre: Aquele que praticar o ato
A jurisprudência alemã, como corolário lógico, vem aplicando as disposições legislativas, seguindo a transposição da Diretiva 2004/48/CE no ordenamento jurídico.
A grande dificuldade jurisprudencial de aplicação dos parágrafos – lucros cessantes, valores de mercado ou lucros da intervenção -, e a consequente restituição dos lucros da intervenção, estava na quantificação das vantagens efetivamente auferidas, principalmente ao analisar as necessárias deduções dos lucros, como os custos fixos e variáveis, por exemplo, a matéria prima, o tempo, a força de trabalho e a produção empregados pelo interventor para, a partir do direito do titular, ter rendimentos.
O BGH, nos últimos anos, consolidou o entendimento no sentido de que somente podem ser deduzidos os custos específicos aplicados pelo interventor, ou seja, a matéria prima, a produção e afins207. A decisão
mudou, portanto, completamente as demandas indenizatórias nesse sentido e, em algumas áreas, a restituição dos lucros da intervenção se tornou predominante na casuística do direito alemão208.
2.3.1.2 A transposição ao direito português
Os direitos de propriedade intelectual em Portugal são regulados por legislação especial. As disposições legais sobre os direitos autorais compõem o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) e os direitos de propriedade industrial estão regulado pelo Código da Propriedade Industrial (CPI), ambos influenciados, quanto à obrigação de indenizar, pela Diretiva 2004/48/CE..
A partir das alterações da lei n. 16/2008, de 1 de abril de 2008, responsável por transpor o regime da Diretiva 2004/48/CE para o ordenamento português, as legislações passaram a atender, no âmbito da
infrator, intencional ou negligentemente, será obrigado a reparar o titular da marca pelos danos sofridos mediante a conduta lesiva. Para o cálculo da indenização, também poderá ser considerado o lucro que o infrator obteve através da violação do direito. A pretensão indenizatória também pode ser calculada com base no montante que o infrator deveria ter pago como remuneração adequada, caso tivesse obtido autorização para utilizar a marca.
206 HELMS, Tobias. Disgorgement of Profits in German Law. Disgorgement of profits: gain-base remedies throughout the world. HONDIUS, Ewoud; JANSSEN, André (Coords.). World. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Springer International, p. 219 -230, 2015, p. 224.
207BGHZ 145, 366, 372 apud HELMS, Tobias, 2015, p. 225. 208 HELMS, Tobias, 2015, p. 225.
obrigação de responsabilidade civil, no artigo 211 do CDADC e no artigo 338-L do CPI209, ao lucro da intervenção, aos lucros cessantes, aos danos
emergentes sofridos pelo titular do direito e aos encargos suportados com a proteção do direito, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva, ao quantificar os danos patrimoniais (art. 211, II, e art. 338-L, II210) e, ainda, para o cálculo da indenização, à importância
resultante da conduta ilícita do infrator (art. 211, III e art. 338-L, III211)212.
A grande problemática está, pois, que, tradicionalmente, no direito português, o lucro da intervenção diz respeito ao instituto do enriquecimento sem causa, e a teoria geral da responsabilidade civil, por
209 Art. 211, I, do CDADC: “1 - Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de autor ou os direitos conexos de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes da violação.” Por sua vez, o artigo 338-L, I, do CPI assegura: “1 - Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação.”.
210 Art. 211, II, do CDADC: “2 - Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, patrimoniais e não patrimoniais, o tribunal deve atender ao lucro obtido pelo infractor, aos lucros cessantes e danos emergentes sofridos pela parte lesada e aos encargos por esta suportados com a protecção do direito de autor ou dos direitos conexos, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito”. Artigo 338-L, II, do CPI: “2 - Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infractor e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a protecção, investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.”.
211 Art. 211, III, do CDADC: “3 - Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor, designadamente do espectáculo ou espectáculos ilicitamente realizados. Artigo 338-L, III, do CPI: “Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor.”.
212 O Código da Propriedade Industrial equiparava, anteriormente, a indenização na área à figura geral da responsabilidade civil consagrada no Código Civil português (art. 483). A teoria da diferença, à luz do artigo 566 do Código Civil, era largamente utilizada pelos tribunais portugueses. O Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, no seu artigo 211, dispunha “[...] para o cálculo da indemnização devida ao autor lesado, atender-se-ia à importância da receita resultante do espectáculo ou espectáculos ilicitamente realizados”, mas a interpretação doutrinária e jurisprudencial estava no sentido de considerar a expressão “receita” como lucros cessantes e nada mais (SARMENTO, Léa Helena Pessôa dos Santos, 2014, p. 6124).
sua vez, não contempla outros critérios de fixação da indenização, senão o princípio da reparação integral dos prejuízos e a teoria da diferença. O princípio subjacente à obrigação de indenizar é a reconstrução da situação em que o lesado estaria se não houvesse o evento danoso (art. 562 do Código Civil português), ou seja, a reposição natural e, sendo impossível reconstruir o estado anterior à lesão, passa-se à possibilidade de indenização em pecúnia, considerando a extensão dos danos213.
As legislações analisadas, outrossim, consagram a possibilidade de, se o lesado a tal não se opuser, ser arbitrada uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em questão e os encargos por aquela suportados com a proteção do seu direito e com a investigação e cessação da sua correspondente conduta lesiva (art. 211, V e art. 338-L, V214).
Além disso, tratando-se de prática reiterada ou especialmente gravosa (em relação à parte lesada), o legislador facultou aos tribunais a possibilidade de fixar a indenização aplicando, cumulativamente, todos ou alguns critérios referidos na norma, a saber: os danos não patrimoniais e os danos patrimoniais, incluindo os lucros da intervenção, os lucros cessantes e os danos emergentes, e os encargos suportados com a proteção
213 RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto, 2014, p. 169.
214 Art. 211, V, do CDADC: “5 - Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que este não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em questão e os encargos por aquela suportados com a protecção do direito de autor ou direitos conexos, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.”. Artigo 338-L, n. 5, do CPI: “5 - Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial em questão e os encargos suportados com a protecção do direito de propriedade industrial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.”.
do direito, como a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito (art. 211, VI e art. 338-L, VI215).
Na visão de Adelaide Menezes Leitão, assim, embora a consideração n. 35 da Diretiva 2004/48/CE, a consagração do “enriquecimento ilegítimo” como elemento relevante no cálculo das indenizações acrescentou um papel sancionador e preventivo ao instituto da responsabilidade civil. Da mesma forma, a consagração de uma tabela com montantes indenizatórios fixos e pré-estabelecidos, e da possibilidade de cumulação de todos os critérios de danos patrimoniais,