O Contrato de Licença de Marca

As marcas são sinais distintivos que normalmente trazem associadas impressões de qualidade, confiança ou credibilidade. Por esse motivo, diante de mercados cada vez mais competitivos, deter uma marca conhecida e bem conceituada representa um bem importante, e daí a relevância da sua proteção.

No entendimento de Denis Borges Barbosa, as marcas são:

sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca.151

149 _{INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Tipos de Contrato. op.cit.} 150 _{BARBOSA, Denis Borges. Contratos de Propriedade Intelectual. op. cit. p. 448.} 151 _{BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Disponível em:} <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf> Acesso em: 12 de novembro de 2011. p.623.

A legislação brasileira também traz um conceito próprio, previsto no artigo 122 da Lei n° 9.279/96 (LPI): “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

O INPI, responsável pelo registro de marcas no Brasil, reafirma os conceitos anteriores e destaca o direito de uso excluso garantido àquele que a registra:

Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços.152

De modo geral, as marcas existem para que se identifique a origem ou se diferencie um produto ou serviços dos demais. Porém, a cada dia mais usada no âmbito do marketing ou da publicidade, a marca serve também para “incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular”153. Conforme Denis Barbosa, duas são suas finalidades principais: proteger o investimento do empresário e “garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto”.154

O quadro abaixo, elaborado pelo INPI, apresenta quatro diferentes naturezas da marca (marca de produto, marca de serviço, marca coletiva e marca de certificação) e a finalidade de cada uma delas, conforme definido no artigo 123 da Lei da Propriedade Industrial brasileira:

152

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia Básico – Marcas. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico> Acesso em: 12 de novembro de 2011.

153

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. op.cit. p.623 154 _Id.

Quadro 6: Natureza e finalidade das marcas

Naturezas da

marca Aplicação

Marca de Produto Distinguir produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins

Marca de Serviço Distinguir serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins

Marca Coletiva Identificar produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade Marca de

Certificação

Atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinadas normas ou especificações técnicas Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI155

As marcas podem ser apresentadas de diversas formas. No Brasil, após a promulgação da LPI, o INPI lançou as “Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas”, por meio da Resolução 051, de 23 de abril de 1997. Nesta resolução, apresenta as formas aceitas no Brasil, contidas no quadro abaixo:

Quadro 7: Formas de apresentação da marca e finalidades

Formas de apresentação da

marca

Aplicação

Nominativa Sinal constituído apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa Mista Sinal que combina elementos nominativos e figurativos Figurativa Sinal constituído por desenho, imagem, formas

fantasiosas em geral

Tridimensional Sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI156

Uma inovação presente nessa Resolução, item 1.1.5.7, foi a permissão de registro de marcas tridimensionais. Outros países, sem

155

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia Básico – Marcas. op. cit.

embargo, já permitem também o registro de marcas sonoras, gustativas e aromáticas, ainda não contempladas pelo legislador brasileiro.157

Ao contrário de outros direitos protegidos pela propriedade intelectual, as marcas não são temporárias, ainda que cada país regule o modo de proteção e validade do seu registro. No Brasil, a cada dez anos deve ser renovado o registro junto ao INPI, quantas vezes sejam requeridas158.

Na Europa existe um sistema único de concessão de marcas, centralizado no IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno). Com isso, uma marca concedida será considerada uma marca comunitária e valerá para todos os países membros. Contudo, após a concessão, é necessário validá-la em cada país, conforme o interesse de uso. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual também realiza o registro de marcas, válido internacionalmente para todos os seus 184 países membros.159

A legislação brasileira preocupou-se em listar uma série de impedimentos para o registro de marcas, nos termos do artigo 124 da Lei 9.279/96 (LPI), com o objetivo de “evitar a utilização do registro de forma indevida”.160

Assim, uma vez registrada a marca no INPI, seu titular poderá celebrar o contrato de licença de uso da marca, nos moldes do artigo 139 da LPI:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

157 _{BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. op.cit. p.625.} 158 _{No Brasil são depositados cerca de 110 mil pedidos de registro de marca e 26 mil pedidos} de patente. Fonte: Diretor da OMPI destaca importância do registro de marcas. Disponível em: <http://www.pap.com.br/conteudo/novidades/novidade.php?id_noticia=1319> Acesso em: 14 de agosto de 2011.

159 _{Internacionalmente, a classificação e o registro de marcas de produtos e serviços é regido} pelo Tratado de Nice, de 15 de junho de 1957, administrado pela OMPI e ao qual o Brasil é signatário. Fonte: BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. op.cit. p.626.

O INPI estabelece que estes contratos “deverão conter o número do pedido ou do registro da marca, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar.”161

Segundo César Flores, para evitar o uso indevido, “a marca que está sendo objeto de licença deverá estar dentro do ramo de atividade do licenciador”, e são proibidas “quaisquer cláusulas contratuais que estabeleçam limites à comercialização do produto ou serviço vinculado à marca, bem como restrições que venham causar danos ao licenciado”.162

Embora não sejam solenes, por não haver forma rígida prevista em lei, determinadas cláusulas são muito recomendadas em um contrato desta modalidade, especialmente: a) a outorga ou não de exclusividade de uso da marca; b) a limitação do território para exploração; c) critérios a respeito da qualidade dos produtos ou serviços a serem comercializados sob a marca licenciada; d) a identificação do responsável pela defesa da marca no caso de ações judiciais.163

A questão da qualidade costuma envolver cuidados especiais, uma vez que o licenciante/titular da marca deverá preocupar-se com a maneira como o cliente ou consumidor irá perceber os produtos ou serviços, o que pode acarretar prejuízos à imagem e credibilidade da marca.

Quanto à forma de pagamento, os royalties são o modo mais comum de remuneração em decorrência do uso de marca.164

Parte da doutrina considera que o licenciamento do uso da marca não envolve a transferência de tecnologia. De fato, a exploração da marca, por si só, pode não implicar essa transferência, mas esta modalidade torna-se muito importante ao tratar-se dos contratos de franquia, por exemplo, que serão vistos adiante. Nessa modalidade, diversos são os direitos de propriedade intelectual envolvidos e, por esse motivo, normalmente o contrato é composto por diversos subcontratos, como o de licença do uso de marca, associado a outros, tais como, a

161

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia Básico – Marcas. op. cit.

162 _{FLORES, 2003. p.88.}

163 _{CARDOSO,José Gabriel.As Particularidades do Contrato de Licença de Uso de Marca.} Disponível em: <http://www.cabanellos.com.br/site/index.php?pagina=artigos&id=27> Acesso em: 14 de novembro de 2012.

164 _{INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia Básico – Marcas.} op. cit.

prestação de serviços, o know-how, a exploração de patentes, a licença de uso de software etc.165

3.3.4 O Contrato de Licença de Topografia de Circuitos