O Contrato de Licença de Patente

Entendida a diferença entre cessão e licença, convém abordar o entendimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a respeito dos contratos de exploração de patente. O INPI conceitua a patente como:

um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se

125 _{Conforme artigo 61 da LPI, Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996.}

126 _{INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Tipos de Contrato.} Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/contratos/pdf/tipos_de_ contrato.pdf> Acesso em: 08 de novembro de 2011.

obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.127

O título de patente será de invenção no caso de “produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial”128. A legislação brasileira prevê ao inventor o monopólio da exploração da patente por vinte anos, a contar a partir da data do depósito.129

A respeito do prazo de proteção desses direitos, cabe lembrar a divergência existente entre as diversas legislações. No Mercosul, por exemplo, a Argentina e o Brasil prevêem vinte anos à patente de invenção, enquanto que Paraguai e Uruguai limitam a quinze anos130.

A patente de modelo de utilidade, cuja validade no Brasil é de 15 anos contados da data do depósito, será concedida ao:

(...) objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.131

A Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei n° 9.279/96, prevê que em seu artigo 61 que “o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração”, que segundo o INPI são “contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado no INPI”132.

João Assafim lembra que o contrato de licença de patente:

tem como função essencial proporcionar a um sujeito distinto do titular da patente uma posição

127 _{INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia Básico – Patentes.} Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/index.php/patente/guia-basico> Acesso em: 08 de novembro de 2011.

128 _Id.

129 _{Para maiores informações a respeito de cada um dos títulos relacionados à propriedade} intelectual, (como a patente, marca e demais), que serão tratados brevemente em virtude da delimitação do objeto do presente estudo, sugere-se consultar: BARBOSA, Denis Borges.

Introdução à Propriedade Intelectual, Uma. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

130 _{FLORES, 2003. p.83} 131

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia Básico – Patentes. op. cit.

jurídica suficientemente segura para executar uma exploração adequada e normal do objeto da patente licenciada.133

Nesse sentido, as características da licença e o modo de remuneração são pontos de grande importância no contrato. Como se viu, as partes terão que acordar sobre uma licença exclusiva ou não exclusiva, a duração da exploração da patente e, se aplicável, o alcance da licença. Normalmente, estabelece-se também uma limitação geográfica para a exploração e a possibilidade ou não do sublicenciamento, com ou sem o consentimento do titular da patente.

Embora seja admissível um contrato de licença de patente a título gratuito134, a doutrina confirma o caráter oneroso desta modalidade: “salvo se, expressamente, constar o contrário, o contrato de licença de patente tem como característica própria e natural o de ser um contrato oneroso”135

.

Costuma-se remunerar o licenciante por um valor fixo por unidade vendida, ou conforme um percentual sobre o preço líqüido de venda (royalties).136 Tratando-se desta forma, como um contrato de risco e remuneração variável, é possível estabelecer outras maneiras, de acordo com a negociação e interesse das partes, como uma remuneração mínima mensal ou anual, ou alterações do percentual atribuído ao licenciante conforme o número de unidades comercializadas.137

Além da obrigação relativa ao pagamento, os contratos de licença de patente normalmente incumbem ao licenciado outras cinco obrigações, quais sejam:

1) Efetivamente explorar a patente licenciada;

133 _{ASSAFIM, 2005. p.182.}

134 _{Um contrato gratuito de licença de patente poderá ocorrer, por exemplo, entre uma empresa} matriz e sua subsidiária.

135 _{ASSAFIM, 2005. p.164.}

136 _{Embora não seja muito comum na prática, ao pagamento de uma quantia fixa no ato da} contratação de uma licença de direitos de propriedade industrial dá-se o nome de forfait, no comércio internacional. Vale também lembrar que no caso de pagamento de royalties ao exterior, além da obrigação da averbação do contrato de licença no INPI, somente poderão ser deduzidos como despesas operacionais do imposto incidente sobre a renda o limite de 5% da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido decorrente da exploração da licença. O INPI esclarece ainda que o valor dos royalties devem estar de acordo aos praticados no mercado, nos termos da Lei nº 4.131/62, Portaria MF nº. 436/58 e artigo 50 da Lei nº. 8.383/91. Fonte: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia Básico

– Patentes. op. cit.

Parece natural prever que, uma vez licenciada, o licenciado explore a patente. No entanto, devido a questões mercadológicas ou particulares ao próprio licenciado, poderia acontecer de a exploração não ocorrer. E como a maioria dos contratos prevê uma remuneração decorrente apenas da comercialização, se o licenciado não o faz, não receberia o licenciante nenhuma contraprestação. Por esse motivo, é comum que as partes acordem no contrato prazo para início da comercialização e quantidades mínimas, especialmente se a licença for exclusiva. No Brasil, o artigo 61 da Lei da Propriedade Industrial, impõe que a licença poderá ser cancelada se o licenciado não iniciar a exploração em até um ano a partir da concessão, se interromper a exploração por um ano ou mais, ou se não cumprir as condições acordadas no contrato;138

2) Obedecer aos padrões ou modo de exploração da patente; É possível que a patente exija um determinado processo ou uma forma específica de produção, ou o emprego de alguma técnica própria, o que deverá ser cumprido pelo licenciado. Ademais, haverá que observar o princípio da boa-fé, explorando a patente em conformidade com os dispositivos legais e de acordo ao interesse das partes. 139

3) Observar níveis e controle de qualidade;

Com o objetivo de garantir um determinado nível de qualidade dos produtos decorrentes da tecnologia licenciada é comum que o licenciante estabeleça níveis mínimos de qualidade, que poderão ser aferidos por ele ou terceiro autorizado. Para isso, poderá, por exemplo, exigir a utilização de determinadas matérias-primas, adoção de controles ou padrões específicos, o emprego de mão-de-obra com conhecimentos e habilidades condizentes, entre outras exigências.140

4) Transmitir relatórios, dados e sugestões de melhoria;

Poderá caber ao licenciado o dever de informação a respeito dos níveis de produção, índices de retrabalho, defeito, unidades produzidas, comercializadas, composição de materiais, entre inúmeros outros de interesse do licenciante. Tais controles serão muito importantes para efeito de comparação quando existem vários licenciados diferentes.141

5) Comunicar conhecimentos, experiências e aperfeiçoamentos; A melhoria de uma invenção ou um modelo de utilidade poderá ocorrer à medida que for produzida, comercializada e testada pelos

138 _{Ibid. p.177.} 139 _{Ibid, p.179.} 140 _{Ibid. p.180.} 141 _Id.

usuários. Por isso, é comum que os contratos prevejam bilateralmente a comunicação destes conhecimentos.

No Brasil, a LPI traz em seu artigo 63 a determinação de que “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”. Portanto, no caso de o licenciado desejar licenciar uma tecnologia contida nos aperfeiçoamentos realizados nos produtos decorrentes da exploração da patente, deverá oferecê-la primeiro ao licenciante da patente, para então, caso não se chegue a um acordo, oferecer a terceiros, sob as mesmas condições.142

Por parte do licenciante, a principal obrigação à qual se submete é justamente “assegurar que o objeto da patente licenciada possa ser explorado ou executado pelo licenciado em condições adequadas à sua utilização, conforme o fim a que se destina”143, sendo capaz de gerar rentabilidade a partir da sua exploração.

No tocante à forma dos contratos, “com a inexistência de normas substantivas sobre licença de patentes ou marcas, aplica-se a elas o direito comum, qual seja, a legislação civil referente à locação de coisas.”144 A doutrina ressalva também que, a depender da complexidade da invenção ou do modelo de utilidade, o contrato de licença de patente poderá ter contratos acessórios, como serviços de assistência técnica e científica, fornecimento de atualização tecnológica, entre outros.