Capítulo III – A comparação entre o contrato de merchandising de marca e o contrato de licença de
1. O contrato de merchandising de marca e as marcas de prestígio – estas como único objeto
único objeto passível de integrar aqueles
Atendendo à exposição concretizada nos capítulos precedentes desta dissertação, conclui-se que o contrato de merchandising de marca só pode ter por objeto marcas de prestígio227, e não marcas ditas comuns/marcas simples, uma vez que, relativamente a estas
últimas, não se verifica o pressuposto económico em que assenta o merchandising, faltando- lhes, em consequência, o pressuposto jurídico correspondente.
Ora vejamos: encontrando-se o direito de marcas e a proteção conferida às mesmas sustentada, entre outros, no princípio da especialidade da marca, o mesmo é dizer que, aquando do respetivo registo (necessário à constituição do direito à marca) tem(têm) de ser indicada(s) a(s) categoria(s) de produtos e/ou serviços que a marca visa distinguir, ficando a
226 A.J.MARTIN MUÑOZ, El Merchandising…, cit., pág.162; acrescenta ainda, na nota 113 da mesma pág.162, que
estas peculiaridades foram trazidas à discussão por um importante sector da doutrina especializada, nomeadamente por GREGORY J.BATTERSBY/CHARLES W. GRIMES, «Merchandising Revisited», 76 TRADEMARK REP.
271, 272 (1986), pág.275 e ss.; PAOLO AUTERI, Lo sfruttamento…, cit., pág.585 e ss.; MARCO RICOLFI, Il contrato…, cit., pág.570 e ss., entre outros.
227 MARIA MIGUEL CARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.101, nota 242, poderá ler-se, relativamente às
marcas de prestígio, que “…só estas poderão ser objecto de um contrato de merchandising.”; em convergência, referimos também A.J.MARTIN MUÑOZ, El Merchandising…, cit., pág.44; JOHN ADAMS, Merchandising…, cit., pág.25 e
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mesma protegida relativamente a produtos e/ou serviços semelhantes e afins e não indistintamente em relação a quaisquer outros, como já tivemos ocasião de expor. Salientamos que, relativamente às marcas de prestígio, este princípio não vigora e as mesmas se encontram também protegidas, relativamente a produtos/serviços distintos daqueles para as quais se encontram registadas, em virtude da chamada proteção ultramerceológica das marcas de prestígio.
Sabemos que, para que o merchandising de marcas possa lograr obter sentido e utilidade, é necessário que, para além de ter como objeto uma marca de prestígio, se preencham outras duas condições essenciais: que o titular da marca detenha o exclusivo sobre a mesma acompanhado de um correspondente ius prohibendi em relação a terceiros que dela tentem, indevidamente, beneficiar do seu valor sugestivo, não só para produtos semelhantes ou afins como também para produtos e/ou serviços diferentes, com base na tutela ultramerceológica conferida às marcas de prestígio228.
Consequentemente, podemos concluir que, quanto às marcas ditas comuns/simples, o titular só detém esse mesmo ius prohibendi relativamente aos produtos semelhantes e afins daqueles para os quais a marca se encontra registada, não detendo esse mesmo poder de impedir a utilização do mesmo sinal distintivo em produtos e/ou serviços distintos, uma vez que, tratando-se de uma marca dita comum/simples, tem de obedecer ao princípio da especialidade, não se obtendo qualquer tipo de proteção relativamente aos produtos distintos. O mesmo é dizer que, se um terceiro pretender utilizar aquele mesmo sinal distintivo, para distinguir produtos e/ou serviços distintos, poderá fazê-lo livremente, sem ter de recorrer à celebração de um contrato de merchandising de marca, uma vez que o titular da mesma marca não tem qualquer poder para impedir essa mesma utilização. Contudo, nesta situação, não haveria qualquer correspondência a um contrato de merchandising de marca, porquanto não se verificariam qualquer uma das condições essenciais à sua celebração, a que supra fizemos referência.
O mesmo já não acontece com as marcas de prestígio, por se encontrarem protegidas em relação a produtos e/ou serviços distintos daqueles para as quais se encontram registadas. Assim, o terceiro que pretenda utilizar aquele mesmo sinal distintivo, para distinguir os seus produtos e/ou serviços, ainda que diferentes dos do titular, não o poderá fazer livremente e, pelo contrário, terá de recorrer à celebração de um contrato de merchandising de marca - uma vez
228 MARIA MIGUEL CARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.100, salienta que “Tal só sucederá se o titular da marca anteriormente registada gozar de um ius prohibendi relativamente ao registo e uso da marca, por terceiros, em relação a produtos ou serviços diferentes daqueles para os quais aquela está registada.”
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que o titular dessa mesma marca, que o terceiro pretende utilizar, detém o exclusivo sobre a mesma, acrescido de um ius prohibendi relativamente a terceiros, que dela pretendam beneficiar, indevidamente, para produtos e/ou serviços diferentes, com base na tutela ultramerceológica conferida às marcas de prestígio.
Comparativamente com o que ocorre em relação à celebração de um contrato de licença de marca, verifica-se que, relativamente a este, não existe essa mesma limitação do seu objeto, podendo, por isso, um contrato de licença de marca ser celebrado, tendo por objeto qualquer marca, nada impedindo que se trate de uma marca dita comum/simples.229 Possibilidade esta
que nunca se colocaria, relativamente a um contrato de merchandising de marca, uma vez que este só pode ter, como objeto, marcas prestigiadas. Assim, também se encontra defendido por A.J.MARTIN MUÑOZ230, quando expõe “…estendendo o objeto do contrato de licença de marca a
qualquer sinal que se encontre registrado e a todos os pedidos de registo de uma marca. Pelo contrário, no contrato de merchandising o critério utilizado para delimitar o objeto é o renome ou capacidade de reclame, o reconhecimento da marca no sector colateral de produtos ou serviços para os quais pretende ser licenciada…”
Neste sentido, este apresenta-se como um entre muitos outros aspetos, cuja análise leva a concluir que um contrato de merchandising de marca em muito se distingue de um contrato de licença de marca, uma vez que, relativamente a este último, e tendo por base este aspeto, o
229 Entre os interesses económicos em presença, para o licenciado, poderá estar o facto de, através da celebração de
um contrato de licença de marca (mesmo tendo por objeto uma marca simples, e não uma marca prestigiada), não ter de proceder ao registo de uma outra qualquer marca, evitando por isso os inerentes custos com este procedimento administrativo (fazendo sentido, sobretudo, no caso de se tratar de uma licença gratuita). Contudo, admite-se que, tendo em conta os interesses económicos em presença, a celebração de contratos de licença de marca, deverá ter por objeto pelo menos uma marca notória.
230 A.J.MARTIN MUÑOZ, El Merchandising…, cit., pág.162; o mesmo autor, na mesma obra, pág.163, identifica ainda
outra particularidade: “…a impossibilidade de identificar o objeto destes contratos, uma vez que uma marca registada pode não ser suscetivel de licença de merchandising por não possuir suficiente renome, enquanto uma marca de renome pode…não ser objeto válido de um contrato de licença de marca por não se encontrar inscrita para os produtos ou serviços para os quais pretende ser licenciada.” A ideia de que o contrato de merchandising de marca só pode ter por objeto marcas prestigiadas, ao contrário daquilo que acontece no âmbito de um contrato de licença de marca, cujo objeto poderá ser ou não constituído por uma marca prestigiada, também se encontra defendida por NEIL WILKOF/DANIEL BURKITT., Trade Mark Licensing, cit., pág.223, quando referem “Assim, o licenciante pode ser o proprietário de uma marca muito conhecida, para a qual a concorrência entre potenciais licenciatários para o direito de usar a marca é significativa, e em grande parte o licenciante poderá estar em condições de ditar os termos da transação. Por outro lado, a marca pode ser obscura ou recentemente adotada, enquanto os futuros licenciatários dão provas da sua capacidade de produção e de distribuição num determinado território.”
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mesmo poderá ter por objeto indistintamente, marcas de prestígio e marcas ditas comuns, sem que com isso se comprometa o seu efeito útil.
2. Afigura-se necessário registar a marca de prestígio para categorias de