Obrigações das partes

Relativamente às obrigações das partes, entre as obrigações do merchandiser, aquela que se destaca é a de autorizar o uso da sua marca pelo merchandisee, relativamente a produtos e/ou serviços, necessariamente diferentes, daqueles que produz e/ou presta, obrigando-se ainda a entregar a marca e a garantir a utilização pacífica desta por aquele, assegurando para esse efeito a manutenção do seu direito à marca137, e consequentemente, do

correspondente direito do merchandisee a utilizá-la.

Analisando, mais pormenorizadamente, as obrigações do merchandiser, destacamos as seguintes obrigações:

 A obrigação de entrega da marca:

Esta obrigação encontra-se diretamente relacionada com a autorização que é conferida, pelo merchandiser, ao merchandisee, com base na qual este poderá utilizar a marca titulada por aquele sem que o merchandiser exercite o seu ius prohibendi contra o merchandisee. A.J.MARTIN MUÑOZ138 menciona que “…o licenciante ficará desonerado

da sua obrigação a partir do momento da outorga da escritura pública em que se formalize o contrato (…) na ausência de um título, mediante o simples uso que o licenciado faça do direito com o consentimento do licenciante.”;

 A obrigação de garantia de utilização da marca pelo merchandisee e de manutenção deste no gozo pacífico e útil do direito de utilizar a marca:

Esta obrigação adota a estrutura e formulação própria do contrato de locação, que impõe este mesmo dever ao locador, de acordo com a al. b) do art.1031º e o nº 1 do art.1037º, ambos do CC, segundo os quais são obrigações do locador (neste caso do merchandiser) “Assegurar-lhe (ao merchandisee) o gozo desta (da marca) para os fins a que a coisa se destina.” (sublinhados nossos), bem como “Não obstante convenção em

137 A este propósito refere M_ARIA M_IGUEL C_ARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.267, que “…implica que o licenciante adopte os comportamentos necessários para assegurar, p.e., a manutenção (ou obtenção, se for o caso) do registo da marca, já que só se este titulo for válido é que gozará de ius prohibendi em relação a terceiros, garantindo o gozo pacífico da marca ao licenciado. Para tal deve, p.e., proceder ao pedido de renovação do registo da marca quando devido; ao pagamento das taxas de registo, etc…, acrescentando ainda adiante o “…dever de intentar as acções judiciais competentes contra quem violar o direito de marca; o dever de não renunciar ao seu direito e a obrigação de velar pela conservação do valor da marca.” A mesma ideia encontra-se expressa por LUÍS

COUTO GONÇALVES, Contrato de merchandising, cit., pág.545.

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contrário, o locador não pode praticar actos que impeçam ou diminuam o gozo da coisa pelo locatário…”, respetivamente.

As obrigações às quais nos reportamos visam impedir todas as atuações que prejudiquem a correta exploração do direito do merchandisee de utilizar a marca139,

durante toda a vigência do contrato. Neste sentido, o merchandiser tem de assegurar a existência da marca, sem vícios ou defeitos ocultos. A este propósito destacamos o art.1032º do CC, de acordo com o qual, o contrato se considera não cumprido “Quando a coisa locada apresentar vício que lhe não permita realizar cabalmente o fim a que é destinada, ou carecer de qualidades necessárias a esse fim ou asseguradas pelo locador…”, verificando-se o conteúdo das alíneas deste preceito140.

O merchandiser tem de assegurar também a existência do seu direito sobre a marca. De acordo com o nº1 do art.1034º do CC, “a) Se o locador não tiver a faculdade de proporcionar a outrem o gozo da coisa locada; b) Se o seu direito não for de propriedade ou estiver sujeito a algum ónus ou limitação que exceda os limites normais inerentes a este direito;…” ou “c) Se o direito do locador não possuir os atributos que ele assegurou ou estes atributos cessarem posteriormente por culpa dele.” e qualquer uma destas circunstâncias determinar, de acordo com o disposto sob o nº2 do mesmo preceito, “…a privação, definitiva ou temporária, do gozo da coisa (da marca) ou a diminuição dele por parte do locatário. (do merchandisee)” (sublinhados nossos), essa mesma fatualidade importa a falta de cumprimento do contrato. Contudo, convém salientar que esta responsabilidade do merchandiser não é ilimitada, encontrando os seus limites balizados pelo disposto sob o art.1033º do CC141;

139 Assim como explicita A.J. MARTIN MUÑOZ, El Merchandising…, cit., pág.179, mencionando, tendo por base o

Código Civil Espanhol, nomeadamente, que “… compreende, por um lado, uma série de deveres concretos derivados de aplicar ao licenciante o mandato de «não variar a forma da coisa arrendada» (…) art.1557 do CC.”, bem como “…o licenciante estará obrigado a comunicar ao licenciatário qualquer variação experimentada pelo direito licenciado, deverá evitar a anulação ou caducidade do mesmo e não poderá renunciar ao seu direito sem o expresso consentimento do licenciatário.”, e ainda que “…esta obrigação imponha ao licenciante o dever de atuar contra todas as perturbações sofridas pelo licenciatário.”

140 Art.1032º do CC: “…a) Se o defeito datar, pelo menos, do momento da entrega e o locador não provar que o desconhecia sem culpa; b) Se o defeito surgir posteriormente à entrega, por culpa do locador.”

141 “Artigo 1033.º (Casos de irresponsabilidade do locador) O disposto no artigo anterior não é aplicável: a) Se o locatário conhecia o defeito quando celebrou o contrato ou recebeu a coisa; b) Se o defeito já existia ao tempo da celebração do contrato e era facilmente reconhecível, a não ser que o locador tenha assegurado a sua inexistência ou usado de dolo para o ocultar; c) Se o defeito for da responsabilidade do locatário; d) Se este não avisou do defeito o locador, como lhe cumpria.”

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 A obrigação de controlar a qualidade dos produtos e/ou serviços do merchandisee que passam a ser identificados com a marca prestigiada:

A existência desta obrigação, no âmbito de um contrato de merchandising de marca, não é unânime142. Contrariamente, é defendida a sua existência, quase sem

qualquer reserva, relativamente aos contratos de licença de marca.143

Contudo, no caso de ausência de estipulação contratual das partes nesse sentido, no âmbito do regime jurídico do contrato de licença de marca, não se encontra regulada esta questão. É do regime jurídico da locação, que decorre a existência de uma obrigação legal nesse sentido. MARIA MIGUEL CARVALHO144 recorda que o “…incumprimento

destas obrigações pode ser fundamento de resolução (art.1047º).” LUÍS COUTO GONÇALVES145, acrescenta que, caso esse controlo não seja convenientemente exercido

por parte do merchandiser, titular da marca, pode ter como consequência “…a caducidade do registo de marca se – no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, como é o caso do licenciado – a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente sobre a qualidade dos produtos ou serviços (art.269º nº2 al. b) CPI).”146, o mesmo acontecendo “… se a marca

não for objecto de um uso sério, o que significa, no caso de utilização de uma marca por um terceiro, que o titular deve exercer o respectivo controlo (art.268º nº1 al. c) CPI).”

Assim sendo, no que respeita ao clausulado contratual, os mesmos devem conter uma cláusula que especifique, pelo menos, o padrão mínimo de qualidade, imposto pelo merchandiser, que os produtos e/ou serviços do merchandisee, que passam a estar identificados com a marca prestigiada, têm de observar.

No âmbito do contrato de merchandising de marca, entendemos que esta obrigação se considera cumprida através do exercício de um mero controlo inicial, aquando da decisão de contratar, e aquando de uma eventual decisão de renovar o

142 M_ARIA M_IGUEL C_ARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.267 menciona que a discussão em torno desta

matéria encontra-se relacionada com a questão da(s) “…função(ões) juridicamente reconhecida(s) à marca…”.

143 Ver ponto 1, do Capítulo I, do Título I, da Parte II da presente dissertação. 144 M_ARIA M_IGUEL C_ARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.275, nota 703.

145 L_UÍS C_OUTO G_ONÇALVES, Contrato de merchandising, cit., pág.545 e 546, respetivamente.

146 A.J. M_ARTIN M_UÑOZ, El Merchandising…, cit., pág.192, a propósito do perigo de induzir o público em erro,

específica que “…a natureza colateral dos produtos promocionados não permite afirmar que, mediante a sua compra, o consumidor espere obter as mesmas prestações que definem o produto ou a atividade originária do direito licenciado. No entanto…provocará no consumidor médio uma expetativa de participar dos valores eseenciais que distinguem e caracterizam o direito licenciado.”

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contrato, para que seja possível determinar qual o grau de qualidade do produto/serviço em que irá ser utilizada a respetiva marca. Na generalidade dos casos, um contrato de merchandising de marca é celebrado por um curto período de tempo, sendo, por isso, esse mero controlo inicial, suficiente para que o titular da marca consiga obter uma avaliação séria da qualidade do produto/serviço, antes de outorgar a celebração de um contrato de merchandising de marca, ou, eventualmente, a renovação do mesmo.

Apesar de uma obrigação com um conteúdo menos substancial do aquele que adquire, no âmbito de um contrato de licença de marca147, defendemos que, a qualidade

dos produtos/serviços deve ser sempre assegurada, por forma a evitar que a fraca qualidade dos mesmos possa colocar em causa, o prestígio da marca objeto da celebração do contrato. Esta matéria irá ser objeto de abordagem no ponto 5, do capítulo III, do título II da parte II da presente dissertação;

 A obrigação de manutenção da autorização exclusiva conferida ao merchandisee, em relação aos produtos e/ou serviços por este produzidos e/ou prestados:

O merchandiser poderá, contratualmente, obrigar-se a conferir uma autorização exclusiva ao merchandisee, em relação aos produtos e/ou serviços produzidos e/ou prestados por este último, no sentido de, relativamente àqueles mesmos produtos e/ou serviços, só o merchandisee se encontrar autorizado a utilizar a marca prestigiada148.

Exclusividade essa que será, em princípio, delimitada geograficamente. Contudo, essa exclusividade apenas poderá ser uma exclusividade enfraquecida e nunca uma exclusividade reforçada, no sentido em que o merchandiser irá continuar a usar a sua marca nos seus próprios produtos e/ou serviços, como se encontra melhor explicado no ponto 7 do capítulo III, do título II da parte II. Bem como, o merchandiser poderá celebrar outros contratos de merchandising de marca, com outros terceiros, para produtos e/ou serviços que, para além de diferentes dos seus, sejam também diferentes daqueles que sãoproduzidos e/ou prestados pelo merchandisee, a quem conferiu uma autorização exclusiva;

Por outro lado, entre as obrigações do merchandisee, destacamos as seguintes:

147 A definição de contrato de licença de marca encontra-se no ponto 1, do Capítulo I, do Título I, da Parte II da

presente dissertação.

148 A este propósito A.J.M_ARTIN M_UÑOZ, El Merchandising…,cit., pág.202, refere que “…o licenciante outorga ao licenciatário o uso exclusivo do direito licenciado para um âmbito e numas condições determinadas e o licenciatário obriga-se a utiliza-lo respeitando os termos do exclusivo pactuado.”

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 A obrigação de pagar uma quantia pecuniária a título de contrapartida pela utilização da marca:

Na generalidade dos casos, verifica-se o pagamento, por parte do merchandisee, ao merchandiser, de uma quantia inicial (aquando da celebração do contrato, também designada de “entrada” ou “entry fee”)149, e de uma quantia periódica, normalmente

correspondente a uma determinada percentagem dos lucros obtidos com a venda dos produtos/serviços do merchandisee (também designada por “royalty”). Por vezes, o merchandiser, poderá optar por não receber uma quantia pecuniária, optando apenas por beneficiar de uma contrapartida publicitária, decorrente da utilização da marca num maior número de produtos e/ou serviços, presentes no mercado.150

Relembramos que, também relativamente a esta obrigação, encontramos parecenças com o regime previsto para o contrato de locação, nomeadamente, o disposto na al. a) do art.1038.º do CC, “Pagar a renda ou aluguer;”;

 A obrigação de usar a marca151, e, mais precisamente, de usa-la nos termos

contratados152;

 A obrigação de manutenção de goodwill da marca, no sentido em que é necessário “…um uso prudente que salvaguarde o valor comercial (goodwill) da marca licenciada.”153;

 A obrigação de informação, de acordo com a qual “O licenciado deve permitir ao licenciante o acesso ao registo das vendas, preços, documentos justificativos e outros necessários ao controlo efectivo da produção, venda ou prestação de serviços.”,

149 M_ARIA M_IGUEL C_ARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.280, relembra que “A ratio…interesse que o licenciante tem em garantir um montante mínimo de ganho pelo simples facto de “arriscar” em conceder a autorização para uso da sua marca a um determinado licenciado.”

150 O conteúdo desta obrigação encontra-se desenvolvido por MARIA MIGUEL CARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.280 e ss., bem como por LUÍS COUTO GONÇALVES, Contrato de merchandising, cit., pág.547, e ainda por A.J.

MARTIN MUÑOZ, El Merchandising…, cit., pág.195 e 196.

151 LUÍS COUTO GONÇALVES, Contrato de merchandising, cit., 2011, pág.546, recomenda ainda que “…por razões de estabilidade da relação contratual, que seja fixada uma data para o licenciado iniciar a actividade de exploração da marca, no âmbito do território fixado contratualmente.”

152 Também assim se encontra referenciado por A.J.MARTIN MUÑOZ, El Merchandising…, cit., pág.200.

153 L_UÍS C_OUTO G_ONÇALVES, Contrato de merchandising, cit., pág.547; o mesmo autor, na mesma obra e pág.548,

adianta ainda, a titulo de exemplo que o merchandisee “…não poderá, a menos que tenha a competente autorização expressa do licenciante, vender nem distribuir os artigos em ofertas, promoções, revendas, saldos, lotes a preços reduzidos ou qualquer outro meio susceptível de depreciação do respectivo valor habitual.”; também MARIA

MIGUEL CARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.287,refere que se impõe que “…o uso que o licenciado faça da marca em questão não cause danos à sua reputação, ao seu prestígio, o que depende, fundamentalmente, do licenciado.”

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devendo ainda “…indicar que os produtos são produtos oficiais licenciados pelo titular da marca.”154;

 A obrigação de comunicar, ao merchandiser, a utilização ilícita (não autorizada) da marca por outrem, uma vez que o contrato de merchandising de marca “…é um contrato de colaboração pelo qual, normalmente, se acorda a exploração de um direito em exclusivo. Esta circunstancia implica responsabilizar o licenciatário da sua custódia em ordem a evitar que um uso não autorizado possa provocar um dano que afetará não apenas o licenciante, como também o próprio licenciatário e os consumidores.”155; e  A obrigação de permitir o controlo por parte do merchandiser, que, de acordo com a

nossa opinião já expressa, se verificará aquando da outorga do contrato ou aquando de uma eventual renovação.