2. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONSIDERAÇÕES
2.6. Trade Dress
Ainda tratando de propriedade industrial, faz-se necessário salientar acerca do
trade dress (conjunto-imagem), matéria que, apesar de não ser prevista na legislação
52COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial - Vol. 1. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 255. 53
DI BLASI, Gabriel. A Propriedade Industrial: Os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferência de Tecnologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 313.
54INPI. Disponível em: < http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas> . Acesso
em: 21 set. 2016.
55
Como exemplo de marca notoriamente conhecida no setor da moda, cite-se Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, dentre outras. Tais signos alcançaram visibilidade mundial, sendo imediatamente associados a seus titulares.
56
BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm#art240>. Acesso em: 21 set.
brasileira, é tema de discussão e de decisões judiciais recentes, sobretudo envolvendo a indústria da moda.
O trade dress é caracterizado como a forma que um produto ou serviço se apresenta para o consumidor. É o conjunto que compõe a imagem da marca, formado por cores, elementos e características estéticas. Nesse sentido, afirma José Carlos Tinoco Soares57:
Trade dress é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente
’ sti nt ’, / u ‘unif ’, ist é, u t ç culi , u u g u
maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários.
A criação de um conceito vinculado à identidade visual mostra-se eficaz no mercado, uma vez que se converte em um captador de clientes e, por tabela, em uma relevante fonte de lucros. Tamanha a importância do conjunto-imagem que outras marcas, as quais não obtiveram o mesmo destaque na criação do seu trade dress, incorporam signos distintivos de produtos e serviços de marcas com identidade visual consolidada, aproveitando-se do prestígio de terceiros para alcançar seu destaque comercial.
Importante ressaltar que, além de características físicas, o trade dress abrange outros aspectos da atividade comercial, como o cheiro do estabelecimento ou do produto, a cor, o modus operandi. Nesse sentido, pode incluir, ainda, o aviamento de empresa, definido por Requião como o atributo ou qualidade da empresa de gerar lucros resultante de sua organização58. Trata-se de valor intangível, sustentado por uma ideia desenvolvida com o funcionamento da empresa, por meio da soma de seus elementos comerciais.
Exemplo clássico e internacionalmente conhecido de trade dress é o das caixas azuis da empresa americana Tiffany & Co. A cor, criada pela Pantone especialmente para a grife, é registrada como trademark59 nos Estados Unidos e não pode ser comercializada por outras empresas. Outrossim, o próprio termo Tiffany Blue Box é trademarked.60
Figura 03 – Descrição do conjunto-imagem da embalagem da Tiffany & Co.
57SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-imagem. São Paulo:
Ed. Tinoco Soares, 2004, p. 213.
58
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 29ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 394.
59 Ao longo deste trabalho, utiliza-se a expressão em inglês equivalente ao registro de marca nos Estados Unidos,
conforme exposto no capítulo três.
60
KLARA, Robert. How Tiffany's Iconic Box Became the World’s Most Popular Package. Disponível em: <http://www.adweek.com/news/advertising-branding/how-tiffany-s-iconic-box-became-world-s-most-popular- package-160228>. Acesso em: 10 out. 2016. Tradução livre.
Fonte: Adweek, 2014.
Ressalte-se que o registro do trade dress nos Estados Unidos decorre do Lanham Act, conforme é abordado no capítulo três. No Brasil, como já citado, não há regulamentação específica para a proteção do conjunto-imagem.
O ato administrativo que concede a proteção à propriedade industrial, conforme já exposto, é de natureza constitutiva e vinculada. Parte da doutrina, no entanto, considera a identidade visual do produto ou serviço adquirida pelo trade dress semelhante ao fenômeno do secondary meaning61, ou seja, o sentido secundário da marca adquirido por seu uso, capaz de diferenciá-la no mercado. Nesse caso, para ser passível de proteção, a natureza do ato administrativo deveria ser declaratória, situação que não se encontra prevista na LPI.62
No entanto, ainda que não haja dispositivo legal direcionado especificamente ao
trade dress, a reprodução de elementos do conjunto-imagem de uma marca por terceiros é
61
Neste trabalho, optou-s f z us s x ssõ s “s c n y ning” “s nti s cun á i ” c sinônimas. Com a finalidade de evitar repetições, ora utiliza-se a forma em inglês, ora utiliza-se a forma traduzida.
62
XAVIER, Vinicius de Almeida. As possibilidades de proteção ao trade dress. Direito Justiça (Porto Alegre
Online), [s.l.], v. 41, n. 2, p.248-263. Rio Grande do Sul: EDIPUCRS, 2015. Disponível em:
solucionada, na maioria dos casos, por meio da aplicação do artigo 195, inciso III da Lei de Propriedade Industrial, combinado com o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal.63
O artigo supracitado da LPI trata da concorrência desleal caracterizada pelo uso de meios fraudulentos para desvio de clientela próprio ou alheio.64Logo, mesmo sem trazer à baila menção específica ao conjunto-imagem, o Judiciário Brasileiro se vale da repressão à concorrência desleal ou da garantia à livre concorrência em suas decisões, conforme o caso.
Nesse sentido, vale nci n c s “Hy c s X Vict i ’s S c t”. Hypermarcas, detentora da marca Monange, realizou um evento nacional intitulado Monange Dream Fashion Tour, que reunia desfile de peças íntimas, modelos conhecidas mundialmente65, música ao vivo e figurinos adornados com asas de anjo, em uma proposta muito semelhante à da marca de lingerie norte-americana66. A ação em desfavor da empresa brasileira e dos outros organizadores do evento foi julgada procedente pelo juízo da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão condenou a parte ré ao pagamento de uma indenização de R$100.000,00 (cem mil reais) por danos morais e à abstenção de realizar eventos que possam aludir ao Victoria’s Secret Fashion Show.67
A alegação da autora na petição inicial foi acolhida em sede de sentença. Ou seja, foi considerado o uso dos adornos e símbolos específicos pela Hypermarcas como um caso de concorrência desleal. Além de as empresas serem do mesmo ramo comercial, a estrutura do evento e, sobretudo, o uso das asas poderiam causar o desvio de clientela e o enriquecimento
i u i nti isu l c i l Vict i ’s S c t. Logo, mesmo que os
símbolos individualizados não fossem passíveis de proteção pelo ordenamento jurídico brasileiro, a decisão resguardou o conjunto-imagem criado pela empresa norte-americana.68
Posteriormente, são apresentados outros casos emblemáticos em se tratando de
trade dress na indústria da moda, bem como as implicações decorrentes da lacuna legislativa no que concerne à sua proteção.
63
PIVA, Fernanda Neves . Trade dress: imitação e concorrência desleal. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo , v. 35, p. 191-206, 2015. Disponível em: < http://revistadireitoempresarial.com.br/artigos/95- Artigo%20trade%20dress.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016.
64BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm#art240>. Acesso em: 10 out.
2016.
65 Algumas das qu is,inclusi , f zi t c l s Vict i ’s S c t.
66 Vict i ’s S c t, s éc n nt , liz “Vict i ’s S c t F shi n Sh w”, nt qu ún
grandes figurinos adornados por asas de anjo, de tal forma que as modelos vinculadas à marca são conhecidas
un i l nt c “ ng ls”.
67 BEZERRA, Elton. TJ-RJ condena Hypermarcas a indenizar Victoria's Secret. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-ago-19/hypermarcas-indenizar-victorias-secret-concorrencia-parasitaria>. Acesso em: 12 out. 2016.
68 Sentença disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20130816-10.pdf>. Acesso em: 12