Processos universitários internos na protecção e transferência da patente

O pedido de patente de uma invenção académica está sujeito a procedimentos próprios da academia onde se encontra, antes de chegar ao INPI. Tal facto fundamenta-se na consagração da titularidade da universidade sobre as invenções ou criações industriais realizadas por docentes e investigadores, no âmbito das suas funções de investigação na Universidade. Sem prejuízo no reconhecimento do(s) autor(es) da invenção, a titularidade da universidade sobre a invenção pressupõe que o autor desta comunique ao Reitor ou entidade por ele nomeada no caso da Universidade do Minho, ou à UPIN ou ao serviço responsável pela gestão da questões da Propriedade Intelectual relativas à unidade orgânica a que o inventor pertence, no caso da Universidade do Porto, sobre a sua invenção ou criação. A decisão de patentear a invenção ou criação está nas mãos das Universidades em ambos os casos. A Universidade do Minho por norma emite um parecer fundamentado sobre o seu posicionamento acerca da solicitação de patente, podendo recorrer para o efeito a uma terceira entidade. Na Universidade do Porto cabe à UPIN elaborar um parecer fundamentado acerca da solicitação da patente que é entregue ao Reitor ou outrem por ele designado, sendo o Reitor ou essa mesma pessoa, com o auxílio das assessorias que considere oportunas, quem decide sobre o interesse da universidade solicitar a patente.

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Tabela 6- Funções da TecMinho e UPIN no Processo de Patentear a Tecnologia (PPT) e Transferência de Tecnologia para Spin-off (TTS)

TecMinho UPIN

PPT  Preenchimento do formulário, com comunicação dos resultados à TecMinho;

 Estudo da viabilidade do pedido de patente pela TecMinho;

 Submissão do Pedido provisório da patente ou do Pedido definitivo da patente;

 Entrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial;

 Prazos: 12 meses+ 18 meses;

 Escolha dos países onde a patente vai ser protegida.

 Custos iniciais baixos;

 Decorrer dos prazos e aumento dos custos;  Projectos da Universidade e do Centro de

Custos da Universidade financiam os custos do pedido de patente nas suas fases mais avançadas.

 Pedido de patente provisório e pedido de patente definitivo;

 Patente submetida: momento 0;

 Decisão sobre internacionalização da patente: 12 meses;

 Escolha dos países internacionais onde proteger a patente: 18 meses;

 Pagamento de taxas em todas as fases;  Universidade paga taxas mas é reembolsada

via licenciamento;

 Caso a Universidade não encontre nenhum licenciador não avança nas fases;

 Pedido provisório de patente é mais barato e rápido;

 Pedido provisório tem de ser convertido em definitivo: 12 e depois segue as etapas e prazos do processo de patente definitva;

 Pedido proviório: mais barato e com menos exigências de redacção, mas tem de conter já toda a matéria.

TTS  Licenciamento exclusivo da tecnologia;  Pagamento de royalties;

 Transferência da patente para uma empresa legalmente constituída;

 A empresa para onde é transferida a patente tem direito e obrigações perante a

Universidade;

 Obrigação de pagar um royalty negociado entre a empresa e a Universidade e o pagamento do custo de protecção da patente nacional / internacionalmente.

Focando a análise sobre outro prisma, o prisma da TecMinho e UPIN, estes organismos universitários após a recepção dos pedidos de patente analisam a capacidade de protecção da tecnologia, fazendo um estudo da arte e redigindo um parecer sobre a viabilidade do pedido de patente, como se pode verificar no item PPT na tabela 6. Quando a decisão é a de avançar, os custos de protecção são da universidade, em ambas as academias. A

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Universidade do Minho paga estes custos através dos seus Serviços Centrais, enquanto no Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade do Porto está estabelecido o dever da Universidade pagar os custos de protecção sem que seja mencionado nenhum serviço ou organismo interno específico para este pagamento. No decorrer do processo de patentear a inovação é a TecMinho na Universidade do Minho e a UPIN na Universidade do Porto que trabalham junto com os inventores, pois apesar da escolha dos países onde o direito sobre a patente vai vigorar ser dos autores, os gabinetes aconselham os autores quando assim é necessário.

No que diz respeito, à exploração da patente quando esta é concedida, a Universidade do Minho e Universidade do Porto, como titulares desta são quem tem competência para decidir sobre a exploração dos direitos de propriedade industrial e o poder de praticar todos os actos que levem à exploração da mesma, de acordo com os regulamentos de propriedade intelectual das universidades. Similarmente, nas duas universidades, o inventor ou o inventor e a unidade orgânica, no caso da Universidade do Porto, têm por sua vez o direito de serem informados sobre o processo decorrente da exploração dos direitos de propriedade da patente. A exploração da patente é feita através da transferência da patente para uma empresa via licenciamento exclusivo. Este licenciamento tem como contra-partida o pagamento de uma taxa – royalty - à universidade licenciadora, passando a empresa exploradora da patente a pagar os custos da sua protecção nos países em que o direito de propriedade industrial da inovação vigora (item TTS, tabela 6). O pagamento do royalty prolonga-se até ao fim da validade do direito de protecção, que nos casos das patentes são 20 anos. Neste tópico a TecMinho estabelece períodos de carência para spin-offs, uma vez que estas “não têm normalmente verbas financeiras no primeiro ano para conseguirem dar respostas a estes pagamentos”, de acordo com a Doutora Clara Silva. A transferência da tecnologia pode ser efectuada para uma empresa onde seja membro um ou vários autores da invenção ou uma outra sem qualquer ligação à criação da invenção.

Quando o(s) autor(es) da patente decidem acompanhar esta até ao mercado e criam uma spin-off que tem por base a patente da qual são autores, a TecMinho e a UPIN dão apoio na constituição desta nova empresa. Por norma, este tipo de associações / departamentos encaminham para entidades financiadoras (UPIN), promovem e organizam acções de formação na área propriedade intelectual, capital sourcing, transferência de tecnologia, criação do próprio negócio (Serviços de Cooperação FEUP), indicando parceiros da

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universidade que podem ajudar no desenvolvimento do plano de negócios (TecMinho). Referidas pela TecMinho e pelos Serviços de Cooperação da FEUP como outro aspecto que se mostra importante nas primeiras fases da vida da spin-off foram as redes de contactos que estas possuem e ajudam os fundadores da spin-off a chegar a pontos de seu interesse com maior rapidez. “TecMinho não trabalha sozinha, trabalha em rede com um conjunto de parceiros que apoiam o empreendedorismo” (Doutora Clara Silva) e “Esse know-how é que é muito crítico, porque ter a capacidade e o conhecimento de chegar num passo só, chegar à pessoa que tem o conhecimento, é de facto um valor acrescentado e por isso normalmente é conhecimento que não está tão disponível por exemplo na UPIN.”; “nós temos uma postura muito de brokers.” (Doutor Pedro Coelho) são frases que caracterizam bem a postura de intermediários que estas estruturas assumem no seio académico a que pertencem e de acompanhamento às spin-offs na transferência. A referência dos Serviços de Cooperação da FEUP ao conhecimento disponível nestes Serviços em relação à UPIN é um facto que se mostra interessante na organização das estruturas de apoio ao empreendedorismo e transferência de patentes, pois se a UPIN tem um carácter mais geral no apoio, voltada para o patentear e licenciar tecnologias, os Serviços para além de prestar apoio no patentear possuem um contacto próximo e mais profundo da produção de conhecimento dentro da unidade orgânica. Esta estreita ligação entre os Serviços e os autores da tecnologia torna-se um ponto interessante no encontro com agentes externos adequados ao que os autores procuram, pois os Serviços tornam-se a ponte entre as duas partes.