A titularidade de direitos sobre marca de certificação

Há registros apontando que as marcas originaram-se na Idade Média. A marca à época era aposta pela autoridade pública, e não pelo fabricante, com o fim de constatar a conformidade dos produtos com os tipos regulamentares796. Com finalidade semelhante, na atualidade, existem as marcas de certificação797 , que são utilizadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas798.

No que se refere às marcas de certificação, o Acordo TRIPS não as define em seu texto. Assim, fica a critério das legislações nacionais regularem sua proteção, contudo, se o fizerem, devem observar as disposições relativas às marcas. Desse modo, ao ajustarem suas normas internas em consonância este Acordo, vários países799 incorporaram a proteção da marca de certificação800, como é o caso do Brasil801.

Conforme mencionado, de acordo com a lei brasileira, as marcas de certificação referem-se a um tipo de marca passível de ser protegida por direito de propriedade industrial802. Em regra, nos distintos países, como é o caso do Brasil, os direitos relativos à

794 _{Art. 151, I, Lei nº 9.279/1996.} 795 _{Art. 154, Lei nº 9.279/1996.} 796 _{HAMMES, 2002, p. 354.}

797 _{Segundo UZCÁTEGUI ÂNGULO, o termo “marcas de certificação”, em inglês Certification Trade Marks,}

foi primeiramente usado na Grã-Bretanha, Seção 37.6 e Anexo 1, do Trademark Act de 1938 (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

798 _{Lei nº 9.279/1996.}

799 _{Em regra, nos distintos países, como é o caso do Brasil, os direitos relativos à marca de certificação surgem a}

partir do registro validamente concedido. No caso do Reino Unido, EUA e Espanha, por exemplo, o registro deve ser realizado na categoria determinada para se caracterizar marca de certificação, e deve observar certas condições e requisitos específicos a esse tipo de marca (Ver UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 74-75).

800 _{Uma profunda análise de direito comparado sobre a marca de certificação é realizada por UZCÁTEGUI}

ÂNGULO, 2006.

801 _{UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 57-58.} 802 _{Art. 2º, III, Lei nº 9.279/1996.}

marca de certificação surgem a partir do registro validamente concedido803_{. Para isso, o}

requerente da marca deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos, assim como as condições exigidas para sua concessão.

Em geral, a essas marcas aplicam-se as mesmas regras relativas às marcas de produto ou serviços, porém, ressalva-se que há disposições que são a elas aplicáveis e que precisam ser observadas. Essas disposições especiais implicam em importantes particularidades no que tange à titularidade de direitos804.

4.1.5.1 Os sujeitos de direitos

A marca de certificação é usada “para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”.805

Com isso, em relação às marcas de certificação, tem-se a figura do certificador. É o certificador que pode requerer a marca. Para isso, ele deve exercer essa atividade (certificar) efetiva e licitamente806_{, direta ou indiretamente, através de empresas que controlem direta ou}

indiretamente. Nesse sentido, a pessoa deve ter competência (capacidade técnica) para exercer a função de certificar807_.

Além disso, o requerente da marca não pode exercer atividade que guarde relação direta ou imediata com o produto ou serviço a ser certificado808_{. Conforme Uzcátegui Ângulo,}

a pessoa que certifica precisa ter certos atributos como a independência e a transparência a fim de garantir “a eficácia da função de certificação no mercado e frente ao consumidor final pelos produtos ou serviços certificados”.809

A competência (técnica) e a independência do titular não são levadas em consideração de maneira unânime nas legislações como requisito para o registro ou

803 _{Contudo, no caso do Reino Unido, EUA e Espanha, o registro deve ser realizado na categoria determinada}

para que se caracterizar marca de certificação, o que deve observar certas condições específicas (Ver UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 74-75).

804 _{Art. 128, § 3°, e arts. 147 a 154, da Lei nº 9.279/1996.} 805 _{Lei nº 9.279/1996.}

806 _{Art. 128, § 1°, Lei nº 9.279/1998. Item 1.5. INPI. Resolução nº 51, de maio de 1999. Diretrizes Provisórias de}

Análise de Marcas.

807 _{A competência para certificar apresenta diferentes significados em diferentes países e, em alguns países como}

França, Espanha e Reino-Unido, há necessidade de ser acreditado o certificador perante o órgão administrativo correspondente (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 76).

808 _{Art. 128, § 3°, da LPI}

809 _{Segundo Uzcátegui Ângulo, trata-se da afirmação técnica sobre a presença de um ou mais atributos de valor}

manutenção de marca de certificação. Trata-se de uma tendência que se vem consolidando em virtude das exigências do próprio mercado, para dar maior confiança aos usuários e consumidores de produtos e serviços com marca de certificação810_.

A lei não estipula que são as pessoas que podem ser titular desse tipo de marca, se pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Assim, entende-se que qualquer delas pode ser titular desde que cumpra com as exigências do registro. Assinala-se que em alguns países não se admite que a pessoa física seja titular de marca de certificação, como é o caso da França811_.

Em relação às pessoas de direito privado, para elas poderem requerer o registro de marca devem comprovar que exercem a atividade efetiva e lícita812_{, no entanto não podem}

exercer atividade que guarde relação direta ou imediata com o produto ou serviço a ser certificado813_.

4.1.5.2 A titularidade da marca de certificação

Uma importante característica da marca de certificação como sinal distintivo está ligada a sua titularidade, ou seja, o titular da marca não é a pessoa que usa a marca sobre os próprios produtos ou serviços814.

Existe uma absoluta separação, e que deve ser permanente, entre a figura do titular da marca e seus usuários815_{. Essa separação, conforme mencionado, busca garantir a eficácia}

da atividade certificadora, sua transparência e independência, frente ao consumidor final pelos produtos ou serviços certificados.816

A titularidade da marca de certificação é determinada de modo bastante ampla na lei, admitindo como titular, em regra, as pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. No entanto, com as ressalva de que o titular não fabrique ou comercialize produtos

810 _{UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 102.}

811 _{Art. L.715-3, do Código de Propriedade Intelectual Francês (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).}

812 _{As pessoas jurídicas de direito privado para que possam gozar do uso exclusivo de uma marca precisam ter}

adquirido personalidade, isto é, que sejam legalmente reconhecidas (BENTO DE FARIA, 1906 p. 116). A falta de personalidade jurídica pode prejudicar os direitos das pessoas físicas organizadas (na forma de sociedade de fato), em especial em razão das restrições impostas às marcas coletivas (Art. 128, § 2°, Lei nº 9.610/1996).

813 _{Art. 128, § 3°, da}

814 _{UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 73-74. Exclui-se o uso da marca de forma direta por parte do titular.}

(“princípio da transparência” DAWSON apud UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 146)

815 _{UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p.148} 816 _{UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 83.}

ou serviços idênticos ou similares para os quais requeira o registro da marca817_{, em virtude do}

princípio da não-utilização da marca por seu titular.

Quaisquer pessoas, que não o titular, que fabriquem ou comercializem o produto ou serviço objeto de certificação, e que cumpram com as exigências e condições para certificação podem utilizá-la, nos termos das medidas de controle impostas pelo titular818_.

Em razão disso, o titular da marca, na ocasião do pedido, deverá apresentar além dos documentos e informações em relação às características do produto ou serviço objeto de certificação, as medidas de controle que serão adotadas por ele em relação ao uso da marca819_.

Quanto à transferência da marca, em alguns países, a legislação expressamente não admite a transmissão de marca de certificação820_{. A legislação brasileira, como é o caso de}

outras leis, não estabelece expressamente a possibilidade de transmissão de marca de certificação.821 _{No entanto, ela parece não autorizar a transmissão sucessória, ao estabelecer}

que quando a entidade titular de marca de certificação deixa de existir extingue-se a marca822_.

Além disso, não se admite por terceiros o registro de marca de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos, antes de expirado o prazo de cinco anos, contados da extinção do registro823_.

Assim, têm-se várias particularidades pertinentes aos distintos regimes de proteção de marcas. Essas peculiaridades, em geral, não encontram respaldo nos distintos regimes de proteção dos bens imateriais, como por exemplo, a questão de se conceder direitos somente às pessoas jurídicas.

Diante desse estudo, tem-se que a análise dos distintos regimes de proteção de bens por direitos de propriedade intelectual, em suas particularidades, permite associar alguns tipos de bens e modo de atribuição da titularidade de direitos, especialmente para fins de aplicação das normas.

No entanto, por outro aspecto, observa-se que, em relação a determinados bens, em si mesmos, exige-se uma análise separada em virtude das distintas regras que regulam os bens.

817 _{Na Espanha, além de proibir que o titular seja usuário da marca em seus próprios produtos e serviços, proíbe-}

se que o titular da marca de certificação esteja vinculado economicamente com os usuários desta, conforme a Lei 17/2001 e D-486. Isso pode ser fundamento para o cancelamento de marca, caso tenha sido registrada (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 79).

818 _{Art. 148, Lei nº 9.279/1996. Comentários sobre o regulamento de utilização da marca Ver UZCÁTEGUI}

ÂNGULO, 2006, p. 76-77.

819 _{Art. 148, Lei nº 9.279/1996.}

820 _{Em alguns países, é expressamente proibida a transmissão da marca de certificação, como é o caso da França,}

(UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 78), e do Uruguai. (BUGALLO MONTAÑO, 2005, p. 169)

821 _{Assim como os legisladores dos EUA, Itália, Espanha e Venezuela (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 78).} 822 _{Art. 151, I, Lei nº 9.279/1996.}

Isso parece ter principalmente devido às (novas) modos de organização das pessoas e o interesse dessas pessoas organizadas sobre o uso do bem. Como exemplo disso, tem-se as regras relativas às marcas coletivas, obras coletivas, derivadas, em co-autoria e audiovisuais. O que dissociou a maneira de regular os bens não por seus aspectos objetivos, mas sim subjetivos.

Com isso, considera-se que são muitas as questões que merecem ainda ser refletidas em relação à titularidade sobre os bens imateriais.