4 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE AS MARCAS
4.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MARCA REGISTRADA
4.1.3 A titularidade de direitos sobre marca de produto ou de serviço
4.1.3.2 A titularidade de marca de produto ou serviço
De acordo com o mencionado anteriormente, podem ser titulares de direito de marca qualquer pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, residente no Brasil ou no exterior, observando os termos da lei, que exerça lícita e efetivamente a atividade para a qual requeiram o registro da marca.
No tocante as pessoas de direito privado, o exercício dessa atividade é demonstrado por meio de declaração na ocasião do pedido de registro, pois “a atividade exercida pelo depositante não pode ser fictícia, pois que deve ser efetiva, nem, muito menos, contrária às regras do direito comercial e civil, já que deve ser lícita”. Dessa forma, o órgão de registro examina a compatibilidade entre os produtos ou serviços assinalados no depósito com os que são produzidos, comercializados ou prestados, respectivamente, pelo requerente da marca. Ademais, verifica-se a compatibilidade entre a classe reivindicada para o produto ou serviço com a atividade efetiva e licitamente exercida pelo depositante727.
725 O artigo 15.1 do TRIPS, embora mencione “empreendimento”, não limita o alcance das legislações nacionais
para determinarem quem pode ser titular de uma marca conforme expõe Correa (CORREA, 1998. p. 89).
726 Nesse sentido, BENTO DE FARIA, 1906, p. 112. No REsp nº 3230 o STJ afirmou que “no estágio atual da
evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande publico, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.” A proteção da marca “busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou duvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios, não se restringe as sociedades mercantis, alcançando também associações civis.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 3230, Quarta Turma. Brasília, 04.09.1990. Recorrente: Confederação Nacional dos Diretores Lojistas. Recorrido: Serviço de Proteção ao Crédito de Brasília Ltda. Disponível em:<http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
727 “Os pedidos de registro destinados a classe de produto ou serviço que não guarde correspondência literal com
a atividade declarada, mas que possa ser enquadrada como atividade acessória devem ser examinados, de per se. A fim de se verificar se efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal”. Item 1.5, Resolução INPI nº 51/1997.
Essa análise pode se tornar mais complexa no caso de empresas constituída por várias pessoas jurídicas exercendo atividades empresariais diversas, em que pode haver empresas que controlem direta ou indiretamente as demais (por exemplo, as holdings), ou ainda no caso de empresas essencialmente constituídas para haver direitos intelectuais de uso do grupo (por exemplo, as licensing companies)728. A lei admite essa possibilidade, e na
prática é bastante comum.
Com isso, a pessoa de direito privado, a quem se concede a marca, fica vinculada aos termos do registro, em especial no tocante a atividade que demonstrou exercer na ocasião do pedido de registro, e à natureza da marca de produto ou de serviço para a qual foi requerida. Assim, ainda que a pessoa exerça distintas atividades, o uso da marca em relação aos demais produtos ou serviços produzidos, comercializados ou prestados pelo titular da marca, não é abrangido pela proteção, salvo exceções (e.g. marca de alto renome). Porém, eles podem ser objeto de distintos pedidos de marca.
A legislação brasileira admite a pluralidade de registros de marcas, relativas às mesmas atividades ou atividades distintas, em nome de uma mesma pessoa. No entanto, em regra, não se admite dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo no caso de marcas de mesma natureza revestir-se de suficiente forma distintiva729.
No tocante à titularidade de marcas das instituições de ciência e tecnologia730 da
Administração Pública, cumpre fazer uma breve consideração. No Brasil, a lei que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo731
atenta para as criações industriais, tecnologias de produtos e processos732, deixando de dar
728 Sobre a constituição de grupos econômicos (concentração empresarial) ver a Lei 6.404/1976, que dispõe
sobre as Sociedades por Ações. São exemplos de marcas de licensing companies no Brasil: a marca mista DVD, registro nº 819211966, de titularidade da empresa DVD Format/Logo Licensing Corporation, transferida para a Time Warner Entertainment Company, L P, e o pedido (deferido) da marca mista MPEGLA, nº 826718124, da empresa MPEG LA, LLC (INPI [site], 2007). Sobre o tema ver BARBOSA Denis Borges. Nota sobre a Propriedade Intelectual e a legislação, a prática e a jurisprudência brasileira em matéria de abuso de direitos e abuso de poder econômico. 2005. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com> Acesso em: 10 de setembro de 2007.
729 Art. 124, XX, Lei nº 9.279/1996.
730 O termo “Instituição Científica e Tecnológica”, de acordo com a lei de incentivos à inovação, se refere ao
“órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico” (Art. 2º, V, Lei nº 10.973/2004). Assim, para distinguir as instituições públicas e privadas, tratar-se-ão as instituições privadas como entidades privadas de pesquisa e desenvolvimento.
731 “[...] Com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do
País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição” (Art. 1º, Lei nº 10.973/2004)
732 “Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito
integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores”. Art. 2º, II, Lei nº 10.973/2004.
particular atenção às marcas nas relações das instituições científicas e tecnológicas com o ambiente produtivo.
Contudo, tratar de marcas de titularidade das instituições de pesquisa e desenvolvimento, públicas ou privadas, não deixa de ser um ponto bastante relevante. Há inúmeros exemplos que demonstra isso, um deles, é o caso da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos da América, onde se desenvolveu uma bebida eletrolítica refrescante para uso de seu time de futebol. A fórmula foi patenteada e se tornou muito valiosa, assim como sua marca registrada “Gatorade”. Porém, mesmo tendo à patente expirado, a marca registrada permanece vigente e pode continuar gerando resultados para a universidade733.
Com isso, importa assinalar que a lei de incentivo a inovação, Lei nº 10.973, de 2004, embora nada mencione sobre as marcas, aponta algumas disposições, em termos gerais, que tratam da propriedade intelectual que podem ser aplicadas a elas. A legislação autoriza a União e suas entidades, tais como as instituições científicas e tecnológicas, a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico, que tenha por objeto o desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovador, que podem envolver dentre os direitos de propriedade intelectual obtidos, os direitos de marcas. Desse modo, considera-se que os direitos de propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerão às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação, inclusive assim será a proporção da titularidade de direitos de marca em nome da empresa734.
Nos casos de constituição de alianças estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação, assim como de celebração de acordos de parceria para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, é possível que as partes envolvidas regulem a titularidade das marcas que possam surgir em virtudes das atividades realizadas em conjunto, além de regular o uso das marcas já registradas ou em uso.735.
733 O “Gatorade” foi criado por Robert Cade, em 1965, na Universidade da Florida. Cade associou-se com a
empresa Stokely-Van Camp, Inc. (S-VC) para produzir o produto, este foi patenteado e a marca registrada. Em 1973, Cade e S-VC foram processados pela Universidade da Florida, que reivindicava a titularidade de direitos de propriedade intelectual sobre o produto (tais como patentes e marca). Seu direitos foram reconhecidos e, desde então, a universidade recebe os royalties provenientes dos direitos sobre esse produto (Gatorade) (Ver WIPO, p. 7). No Brasil, há cerca de 50 pedidos de registro e marcas registradas do “Gatorade”, em nome da STOKELY-VAN CAMP INC (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations. GENEVA. (Unedited, Advance Copy) Disponível em: <http://www.wipo.int>. Acesso em 10 janeiro de 2008.
734 Art. 5, p.u, da Lei nº 10.973/2004.
4.1.3.3 A titularidade do cessionário
Segundo a legislação736 e o entendimento doutrinário brasileiro no início dos anos
1900, assim como em outros países, “a marca propriedade de quem a adotou e fez registrar não podia ser objeto de transferência senão em um caso: quando realizada conjuntamente com a do gênero de indústria” que assinalava737. Na legislação anterior a 1945, em matéria de
propriedade industrial, havia a vedação da transferência da marca por cessão, sem incluir a transferência do estabelecimento a que estivesse vinculada.
Enquanto à época se discutia no Brasil à possibilidade de transferência da marca separadamente do estabelecimento comercial, desde 1857, a legislação e doutrina francesa admitiam a transferência da marca por todos os meios de direitos, inclusive o de execução por dívida738.
Nos termos da Convenção da União de Paris, revisada em Estocolmo, de 1967, e emendada de 1979, atualmente em vigor, em seu art. 6o quater (1), é reconhecida a possibilidade de a legislação nacional vincular a cessão de uma marca à transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence739.
Contudo, com fundamento no Acordo TRIPS, as legislações nacionais ficaram adstritas à possibilidade de determinar as condições para a cessão de marcas, no entendimento de que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença740. Assim, a transferência da marca com o
negócio ao qual ela pertença passou a ser uma faculdade do titular da marca registrada.
736 Legislação de 1875 Quer o Dec. 3.346, de 14 de Outubro de 1887, no art. 13, quer a Lei 1.236, de 24 de
Setembro de 1904, no art. 12
737 AFFONSO CELSO (Affonso Celso de Assis Figueiredo). Marcas Industriaes. Nome commercial. Rio de
Janeiro: Garnier, 1988, p. 88. O entendimento doutrinário era no sentido de que facilitar a transmissão ou a transferência da marca isoladamente, sem o gênero de indústria e/ou comércio, para o qual teria sido adotada era concorrer para a deslealdade comercial, criando a possibilidade da sua transformação em instrumento de erro ou de fraude (BENTO DE FARIA, 1906, p. 216). À epoca consideravam a marca inseparável do estabelecimento comercial, e, portanto, intransferível sem este: Alemanha, Áustria, Bélgica, Rússia, Bulgária, Holanda, Japão, México, Grécia, Suíça, Dinamarca, Reino Unido e Luxemburgo (BENTO DE FARIA, 1906, p. 210-211; AFFONSO CELSO, 1988, p. 88 e 321-3).
738 À época, alguns ordenamentos basearam-se no modelo francês: Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, Portugal,
Turquia, Peru, Paraguai, Guatemala, e África do Sul. (BENTO DE FARIA, 1906, p. 210-211; 1988 p. 88 e 321-3).
739 “Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de
qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica”. (Art. 6 quater (2), da Convenção da União de Paris).
Nesses termos, a Lei nº 9.279, de 1996, que regula a matéria, assegura ao titular da marca o direito de cedê-la, estipulando que o registro pode ser cedido desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro 741.
No caso de haver vários registros ou pedidos de registro, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, a cessão deverá compreender todos os registro ou pedidos de titularidade do cedente, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos742. Assim, se não
cedidos os pedidos ou registros colidentes, estes serão anulados ou cancelados743.
De acordo com o mencionado anteriormente, assegura-se o direito de precedência ao registro à pessoa de boa fé que usava, há pelo menos meses no Brasil, contados da data da prioridade ou depósito, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim744.
Esse direito que garante a precedência ao registro e, por conseguinte, pode assegurar a titularidade da marca registrada, pode ser objeto de transferência por cessão somente juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, desde que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. Com o ato de transferência, pode resultar que o requerente do registro não seja a mesma pessoa que deu início ao uso anterior de boa-fé745.
Quanto ao pedido de registro da marca, ainda que se caracterize uma expectativa de direito de propriedade da marca, a partir dele emanam determinados direitos, tais como o direito de ceder seu pedido de registro, de licenciar seu uso e de zelar pela sua integridade material ou reputação. Desse modo, o depositante pode transferir a titularidade de seus direitos, cedendo o pedido de registro de marca a terceiros, independente de transferir juntamente o negócio da empresa, observado o disposto no artigo 135 da Lei nº 9.279, de 1996.
Para se operar a transferência da marca, deve ser requerida à anotação da cessão junto ao INPI. Particularmente no caso de cessão de marca registrada que esteja incluída na universalidade de bens de Massa Falida, torna-se indispensável, além das formalidades legais, a apresentação de alguns documentos, tais como o documento de cessão e o alvará judicial autorizando a cessão dos direitos da marca746.
741 Art. 130, I, e 134, Lei nº 9.279/1996. 742 Art. 135, Lei nº 9.279/1996.
743 Item 5.1.3.1, Resolução INPI nº 51/1997. 744 Art.129, § 1°, Lei nº 9.279/1996.
745 Art.129, § 2°, Lei nº 9.279/1996. 746 Item 5.1.3.9, Resolução INPI nº 51/1997.
O pedido de transferência será examinado pelo INPI, o qual poderá indeferir o pedido747, como, por exemplo, considerando que há incompatibilidade de atividades em
relação ao cedente, à luz do disposto no § 1, do art. 128, da Lei nº 9.279, de1996748. A partir
da data de sua publicação, as anotações produzem efeitos em relação a terceiros749.
Assinala-se que, o ato de cessão, de acordo com os termos e condições do contrato, pode se sujeitar à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Nos termos do art. 54 da Lei nº 8.884/ 1994, e de acordo com o entendimento desse Conselho, sujeitam-se a apreciação do CADE os atos que podem limitar ou de qualquer modo “prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços”, tais como os contratos de cessão750 e de licença de marca751.
747 Art. 136, I, Art. 138, I, Lei nº 9.279/1996.
748 “As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e
licitamente [...]” (art. 128, § 1º, primeira parte, da Lei nº 9.279/1996).
749 O documento de cessão deverá ser devidamente assinado pelo Síndico da Massa Falida ou pelo Curador
Fiscal, nomeado judicialmente (Ver Art. 137, Lei nº 9.279/1996). Sobre esta questão a jurisprudência não é unânime. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia: “Ementa: Legitimidade ativa. Marca. Lei de proteção da propriedade industrial. Legitimidade ativa da empresa que ainda detém a propriedade da marca por não ter sido publicado no órgão oficial do INPI o deferimento do pedido de transferência para terceiro até a data do ajuizamento da ação. Prosseguimento do julgamento do feito nos termos do art. 515, § 3º, do CPC. [...] Reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente, e no mérito, julgar improcedente a ação”. (BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Apelação Cível nº 18.663-4/02. Acórdão nº 26.603. Segunda Câmara Cível. Relatora: Juíza Conv. Cynthia Maria P. Resende. Salvador, 1/04/2003. Disponível em: <http://www.tjba.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008). Distintamente, a posição do Superior Tribunal de Justiça: “Ementa: propriedade industrial. Marca. Titularidade. Transferência. A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. 1. do código da propriedade industrial [...]” [artigos da Lei nº 5.772/1971; seu art. 88, I, corresponde ao art. 134 da lei 9.279/1996]. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 36.102-8 RJ (1993/0017082-1). Recorrente: Rouver Group Ltda. Recorrido: Os mesmos. Terceira Turma. Relator: Ministro Eduardo Ribeiro. Brasília, 28.2.1994. Publicação: DJ 28.03.1994 p. 6315. RSTJ vol. 59 p. 319. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).
750 “Ementa: Ato de Concentração. Aquisição dos registros de marca e domínio do portal eletrônico da E-
Imoveis S.A. pela Real Estate Web S.A. Operação apresentada dentro do prazo legal. Mercado brasileiro de publicidade virtual. Mercado altamente pulverizado. Ausência de indícios que possam prejudicar ou limitar a concorrência. Aprovação sem restrições” (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Ato de Concentração nº 08012.000135/2002-18. Requerentes: E-Imoveis S.A. pela Real Estate Web S.A. Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo. Brasília, 19.4.2002. Disponível em <http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008). “Ementa: Ato de Concentração. Operação realizada no Brasil, com cessão de direitos de propriedade intelectual na Argentina. Aquisição, pela Datasul S.A., de direitos de propriedade intelectual relativos a softwares, marcas e contratos com clientes da Meya do Brasil Serviços de Informática Ltda. e Meya Argentina S.A. Ausência de manifestações contrárias à aprovação do ato. Apresentação tempestiva. Ausência de danos à concorrência. Aprovação sem restrições”. (CADE. Ato de Concentração nº 08012.000233/2007-60. Requerentes: Datasul S.A. e Meya do Brasil Serviços de Informática Ltda. Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, 21.3.2007. Disponível em <http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008)