3 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE INVENÇÃO, MODELO DE
3.2 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL
No contexto normativo internacional, tratam da proteção dos desenhos industriais a Convenção de Berna584, a Convenção da União de Paris e o Acordo TRIPS. No que se refere à
Convenção de Berna, que trata da proteção das obras literárias e artísticas, ela dá liberdade aos países para regularem a proteção relativa aos desenhos industriais e, no caso de ausência de um regime especial, eles são protegidos como obras artísticas585. A Convenção da União de
Paris trata da proteção dos desenhos industriais, no âmbito da propriedade industrial, porém, em seu escopo, não estipula o modo como devam ser protegidos, deixando a critério das legislações nacionais estabelecerem586. Quanto ao Acordo TRIPS, ele estabelece que se
protejam os desenhos industriais, contudo, faculta ao legislador nacional estabelecer o regime de sua proteção, seja por um regime de proteção de desenhos industriais ou pelo direito autoral587. Nesse sentido, as normas internacionais deixam certa margem de liberdade aos
países escolherem o regime de proteção dos desenhos industriais.
Em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, o desenho industrial é protegido por patente588. No Brasil, o desenho industrial era objeto de proteção por patente nos
termos da Lei nº 5.988, de 1972, porém, com a Lei nº 9.279, de 1996, ele passou a ser protegido, no âmbito da propriedade industrial, por registro de desenho industrial589.
3.2.1 O objeto do direito
A proteção conferida ao desenho industrial tem por objeto a “forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto” que devem proporcionar um resultado visual novo e original na sua configuração externa, e poder ser aplicado para fabricação industrial590.
584 Convenção sobre Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas Assinada a 09 de Setembro de 1886,
Completada em Paris a 04 de Maio de 1896, Revista em Berlim a 13 de Novembro de 1908, Completada em Berna a 20 de Março de 1914, Revista em Roma a 02 de Junho de 1928 e Revista em Bruxelas a 26 de Junho de 1948; de 26/06/1948.
585 Art. 2.7, da Convenção de Berna. 586 Art. 5º, da Convenção da União de Paris. 587 Art. 26.2, do Acordo TRIPS.
588 Por meio de Design Patents (Ver 35 US Code) 589 Art. 94 e ss, Lei nº 9.279/1996.
A novidade, a originalidade e aplicação industrial são elementos que caracterizam o desenho industrial. Assim, exige-se a novidade do desenho industrial. Considera-se novo o desenho industrial não compreendido no estado da técnica.
Quanto à originalidade, ela se consubstancia na configuração visual distintiva do objeto, em relação a outros desenhos anteriores. Assim, não se protege o desenho que represente a forma necessária comum ou vulgar de um objeto, bem como não é registrável a forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais591. No entanto, o
visual original pode resultar da combinação de elementos conhecidos592. Importa anotar,
ainda, que não se considera desenho industrial a obra de caráter puramente artístico593.
Assinala-se que nem todo desenho industrial que apresente tais características pode ser protegido. Alguns desenhos não são passíveis de proteção, tais como o que for contrário à moral e aos bons costumes, o desenho que ofenda a honra ou imagem de pessoas, assim como o que atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração594.
Cumpridos os requisitos para se configurar um desenho industrial, para sua proteção é necessário o registro validamente expedido.
3.2.2 O modo de aquisição de direitos
Do mesmo modo que a invenção, o direito de obter o registro de desenho industrial é emanado com o ato de criação. A criação surge quando o objeto do desenho industrial se realiza595. No entanto, em muitos casos, o desenho industrial assume as características que o
tornam protegidos como obras artísticas, constituindo-se os direitos autorais desde o ato de criação596. Contudo, esses modos de proteção não se confundem. Particularmente para o
591 Art. 100, II, Lei nº 9.279/1996.
592 Art. 96, art. 97 e p.u., Lei nº 9.279/1998. 593 Art. 98, Lei nº 9.279/1996.
594 Art. 100, I, Lei nº 9.279/1996. Acordo TRIPS, Art. 25. 1. “Os Membros estabelecerão proteção para desenhos
industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”.
595 Até o momento do ato de criação não há que se falar em direito ao registro. O período anterior à criação é a
fase na qual se realizam os atos para sua consecução, figurando o criador ou criadores que concorrem para a invenção. Nessa fase pode haver expectativa de fato (e não de direito) sobre um direito sobre desenho industrial.
596 Para se determinar se desenho industrial ou obra artística, há posicionamentos no sentido de que “é preciso
objeto ser protegido como desenho industrial, por direito de propriedade industrial, ele precisa ser registrado. Esse direito não resulta do ato de criação, ele se constitui com o registro.
O desenho industrial, ao se concretizar, entra no mundo jurídico irradiando efeitos: o direito do autor do invento e o direito a obter o registro. Esses direitos, baseados na regra da autoria, são assegurados ao autor do desenho industrial597. Assim, ele pode ser exercido pelo
autor ou transferido a outrem, em virtude de lei ou por ato, entre vivos ou por causa de morte598.
O direito de obter o registro constitui-se em um direito de requerer a atuação do Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão e constituir o direito599. Assim, pode requerer o registro o autor ou a pessoa legitimada para isso600. Antes
disso, trata-se de uma expectativa de direito601.
Com o pedido de registro, seu depósito e respectiva publicação, o registro é simultaneamente concedido, expedindo-se o respectivo certificado. Desse modo, constituem- se os direitos de propriedade industrial sobre o desenho industrial602.
A qualquer momento durante a vigência do registro pode seu titular requer o exame de mérito no tocante a novidade e a originalidade do desenho. No entanto, independentemente do exame de mérito, constitui-se o direito de propriedade industrial sobre o registro de desenho industrial, facultando ao seu titular usar, fruir e dispor do objeto do registro de modo exclusiva, no Brasil603.
separável do efeito técnico produzido pelo objeto, entre sua forma e a regra técnica plasmada no objeto existirá tão-só uma mera união externa”. (SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. Palestra Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, 2003. Disponível em: <http://www.newmarc.com.br>. Acesso em 15 de dezembro de 2007). A jurisprudência tem se manifestado contraria a proteção por direitos autorais de desenhos com aplicação industrial. Nesse sentido ver Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. “Ementa: Apelação Cível. Propriedade industrial. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, onde pretende a autora, ora apelante, que a apelada se abstenha de comercializar tecidos com padronagem de sua criação, pleiteando ainda, indenização por danos materiais e morais, alegando ter submetido os referidos desenhos a registro em sua nação de origem, qual seja, Estados Unidos. Inexistência de prova do registro validamente concedido pelo órgão competente aqui no Brasil, de forma a assegurar a propriedade do desenho industrial, razão pela qual não subsiste o direito de exploração, assegurado pelo privilégio concedido pelo Estado. Desprovimento do recurso”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 1918/2006. Apelante: Concord Fabrics Inc. Apelado: Companhia Progresso Industrial do Brasil fabrica Bangu. Nona Câmara Cível. Relator: Des. Joaquim Alves de Brito. Rio de Janeiro, 16.5.2006. Disponível em: <http://www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008)
597 Art. 94, Lei nº 9.279/1996.
598 Art. 55, e arts. 6°, § 1°, Lei nº 9.276/1996. O direito de obter o registro pode ser herdado, transmitido entre
vivos e renunciado. Somente com a sua transferência é que o não-inventor se legitima a requerer a patente.
599 MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269 e ss. 600 Art. 6º, Lei nº 9.276/1996.
601 CERQUEIRA, 1946, p. 186.
602 Art. 106, e artigos 100, 101 e 104, Lei nº 9.279/1996.
Pode ocorrer que outros pedidos sobre o mesmo desenho sejam feitos. No caso de pedido proveniente do exterior e que tenha efeitos de depósito nacional, assegura-se o direito de prioridade, nos termos da lei. Assim como, se houverem outros pedidos de registro nacional que o antecedam, eles têm prioridade604.
Ademais, resguarda-se o direito à pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava o objeto do desenho industrial no Brasil, de continuar sua exploração, sem ônus, nas mesmas condições605.
3.2.3 A titularidade de direitos sobre desenho industrial
Em relação ao direito de propriedade industrial sobre o desenho industrial rege a regra da autoria, pelo qual se assegura originariamente ao autor o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, de acordo com as condições previstas na lei606.
Quanto aos desenhos industriais realizados por empregado ou prestador de serviço no decorrer do contrato, em regra, aplicam-se a eles as mesmas disposições previstas para as patentes de invenção e modelos de utilidade.
No mesmo sentido, aplicam-se as disposições relativas à transferência de titularidade de pedido ou registro de desenho industrial previstas nas regras de patentes. O registro, considerado de conteúdo indivisível, pode ser cedido, total ou parcialmente.
O mesmo ocorre em relação ao licenciamento, assim, pode o titular de registro celebra contrato de licença para exploração do objeto protegido, inclusive investindo o licenciado de todos os poderes para agir em defesa do registro607. Contudo, não se prevê a
604 Art. 106, § 2°, art. 99 e 16, Lei nº 9.276/1996. O direito de prioridade internacional (unionista) opera de
forma semelhante ao direito de prioridade em patentes, apenas se distinguem quanto ao prazo de exercício do direito, que é de 90 dias.
605 “Art. 110 […] § 1° - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio
ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento. § 2° - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3° do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.” (Lei nº 9.279/1996)
606 “Art. 94 [...] Parágrafo único - Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couberem, as disposições
dos arts. 6° e 7°. [...] Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93”. Aplicam-se as mesmas disposições relativas à cessão, licença voluntária e à criação realizada por empregado ou prestador de serviço. (Lei nº 9.279/1996).
607 Art. 61 e p.u., Lei nº 9.279/1998. Em relação ao desenho industrial, “Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a
possibilidade de oferta de licença, bem como a possibilidade de licenciamento compulsório em matéria de desenhos industriais608.