A titularidade de direitos sobre marcas coletivas

Um regime de proteção de marcas que admite o uso por uma pluralidade de usuários, porém que a titularidade de direito é individual, é o regime de proteção das marcas coletivas.

Contudo, cabe observar que no início dos anos 1900, a doutrina entendia que a marca coletiva não era da titularidade exclusiva de pessoa jurídica, mas de titularidade comum de

778 _{Como a França (art. L.712-1 do Código da Propriedade Intelectual prevê a co-titularidade, mas não a regula}

(FRANÇA. Código da Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr>. Acesso em: 10 set. 2007). A normativa comunitária, com base na Diretiva européia de marcas, admitir não só uso plural de marca como também a co-titularidade (co-propriedade) (Art. 8.1 in fine, da Diretiva de marcas). Na Argentina, a legislação prevê expressamente a possibilidade de co-titularidade em marcas (Art. 9, Lei nº 22.362/1981).

779 _{Conforme VÁZQUEZ LÉPINETTE, ainda que a legislação espanhola não regule expressamente a co-}

titularidade de marca, ela faz uma breve menção no art. 41.2 da Lei de Marcas, e levando em conta que historicamente a legislação a reconhecia admite-se a co-titularidade de marca (cf. art. 11 do Estatuto da Propriedade Industrial). Em outros países o reconhecimento legal ou simplesmente jurisprudencial desta figura demonstra admitir a co-titularidade de marca. Na Itália, a jurisprudência, após um período de negação (cf. sentencia do Tribunal de Milão de 18 de janeiro de 1962), passa a admiti-la (cf. sentença do Tribunal de Milão de 24 de fevereiro de 1977). Nos Estados Unidos, este regime foi objeto de reconhecimento jurisprudencial no caso Diamond v.Sunsweet, pela resolução da U.S. Patent and Trademark Trial and Appeal Board, de 29 de novembro de 1979 (Ver comentário e referências em VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 204-205).

780 _{Art. 5º, C (3), Convenção da União de Paris. Ver documentos apresentados à AIPPI, em resposta à questão}

Q194 [...]. Sobre a co-titularidade de marca registrada ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2 ed. Madrid: Marcial Pons ediciones Jurídicas y Sociales, 2004, p. 217 e ss; VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996. No direito argentino, onde há regras regulando a co-titularidade, MARTÍNEZ MEDRANO, SOUCASSE, 2002; BERTONE, CABANELLAS, p. 107 e ss. MARZOTI, Osvaldo J. Derecho de los negocios internacionales. 3 ed. Buenos Aires: Astrea, 2003, vol. 2, p. 190.

vários indivíduos os quais a empregam uti singuli. Tratava-se de um regime de co-titularidade fundado em uma relação associativa, com personalidade jurídica própria ou não, que os vinculava e autorizava o uso da marca nos termos do regulamento ou convenção que os ligaram781_{. Contudo, essa concepção mudou, seja nos termos das normas internacionais ou do}

ordenamento jurídico interno brasileiro, conforme será analisado.

4.1.4.1 Os sujeitos de direitos

Segundo o art. 7bis, da Convenção da União de Paris, a marca coletiva refere-se à marca pertencente à determinada coletividade cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, independente de a coletividade possuir um estabelecimento industrial ou comercial e/ou estar estabelecida no país ou que se constitua conforme a legislação do país onde se requer sua proteção782_{. Essa norma ao mencionar “existência”, faz pressupor que a}

coletividade tenha personalidade própria.

De acordo com a legislação brasileira, somente pode ser requerente e, por conseguinte, titular da marca coletiva, a pessoa jurídica representativa de coletividade, que poderá exercer atividade distinta da de seus membros783_.

No entanto, a marca deve guardar correspondência com os produtos ou serviços provindos dos membros da entidade coletiva, pois são os membros quem usam a marca para identificar seus produtos ou serviços, e não a entidade coletiva784_.

Com isso, tem-se que a qualidade de titular de marca coletiva corresponde à entidade representativa da coletividade, com personalidade jurídica própria, distinta da de seus membros, cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, independente de ela possuir estabelecimento no Brasil785_.

A legislação não faz distinção entre as pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, nacionais ou estrangeiras, com sede no Brasil ou no exterior, nos termos da lei. Desse modo, apenas a entidade que assumir personalidade jurídica, pode ser titular de marca coletiva, devendo observar as exigências legais a cada caso.

781 _{BENTO DE FARIA, 1906 p. 116-7.}

782 _{Art. 7bis (1) (3), da Convenção da União de Paris.} 783 _{Art. 128, § 2°, Lei nº 9.279/1996.}

784 _{Art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.}

4.1.4.2 A titularidade de marca coletiva

Assim, no tocante às marcas coletivas, têm-se como sujeitos, por um lado, o titular da marca a quem se assegura o direito sobre a marca, e, por outro, a figura do usuário da marca, ao qual se concede o uso da marca. Quanto ao usuário, a marca será utilizada pelos membros da entidade coletiva, com personalidade distinta da coletividade, para identificar seus produtos ou serviços786_.

Em relação ao uso da marca, a legislação determina que a entidade estabeleça um regulamento de uso da marca coletiva. Esse regulamento servirá de base para os usuários da marca, membros da entidade coletiva, utilizar a marca nas condições determinadas pela coletividade, sob pena de extinção da marca787_{. O uso da marca coletiva pelos usuários}

autorizados no regulamento, independente de contrato de licença788_.

Nesse sentido, na ocasião do pedido de registro de marca coletiva, o requerente deve apresentar o regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca, e enquadrar seu pedido nas classes correspondentes aos produtos ou serviços provindos dos membros da entidade coletiva789_.

No que tange a possibilidade de a entidade renunciar a marca, isso dependerá de autorização prevista no regulamento de utilização, no contrato social ou estatuto da própria entidade. Do contrário não se admite a renúncia ao registro de marca coletiva790_{. Cumpre}

observar que quaisquer alterações que sejam feitas no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI, sob pena de não ser considerada791_.

Com relação à transferência da marca coletiva, em alguns países, a legislação expressamente não admite sua transmissão792 _{. No entanto, como outras legislações}

estrangeiras, a legislação brasileira não menciona nada sobre a matéria793_{. Ainda que se}

apliquem as regras gerais em relação às marcas, no tocante à transmissão por sucessão de

786 _{Art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.} 787 _{Art. 151, II, Lei nº 9.279/1996.} 788 _{Art. 150, Lei nº 9.279/1996.}

789 _{Art. 128, § 2°, Art. 147, Lei nº 9.279/1996. Ver ainda Item 1.5 das Diretrizes do INPI} 790 _{Art. 152, Lei nº 9.279/1996.}

791 _{Art. 149, Lei nº 9.279/1996.}

792 _{Em alguns países, é expressamente proibida a transmissão da marca de certificação, como é o caso do}

Uruguai. (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. La protección jurídica del slogan publicitario en el derecho comparado. Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005, p. 169)

empresas, ela parece não admitir, ao estabelecer que quando a entidade titular de marca de certificação deixa de existir extingue-se a marca794_.

Além disso, não se admite o registro, por terceiros, de marca de certificação que já tenha sido usada e cujo registro tenha sido extintos, antes de expirado o prazo de cinco anos, contados da extinção do registro795_{. De modo semelhante, mas com suas particularidades,}

regula-se a titularidade sobre marcas de certificação.