A titularidade do sucessor societário

A transformação, a incorporação e a fusão das sociedades são distintos atos que ensejam mudanças quanto à constituição da empresa e, conforme o caso, pode ensejar a transferência da titularidade da marca.

Em termos gerais, o ato de transformação refere-se à mudança do tipo de sociedade para outro distinto, independentemente se por dissolução ou liquidação da sociedade. Este ato obedece aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo societário em que vai converter-se. Depende do consentimento de todos os sócios o ato de transformação da sociedade, salvo se previsto no ato constitutivo758_.

756 _{O contrato de licença de uso da marca deverá ser averbado no INPI para que, a partir da data de publicação,}

produza efeitos em relação a terceiros. Ademais, a averbação é fundamental para justificar o pagamento da retribuição referente ao uso da marca licenciada, assim como, em um segundo momento, para prova de uso. Para os efeitos de prova de uso o contrato não precisa estar averbado no INPI (artigo 140, LPI). A Lei 9.279/96 manteve a averbação em seu efeito de oponibilidade contra terceiros, mas eliminou o requisito de que seja feita a averbação para efeitos de prova de uso. Ver: Art. 147, do Decreto-Lei nº 7.903/1945; BARBOSA, 1999.

757 _{“Ementa: Ato de concentração. Aquisição de direitos sobre o uso de marcas. Submissão ao CADE.}

Obrigatoriedade. Os contratos de aquisição de direitos sobre o uso de marcas celebrados entre empresas concorrentes estão sujeitos à aprovação do CADE” (CADE. Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23.8.2000. Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. DOU de 19.11.2000, Seção 1, p. 2. Disponível em <http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008). “Ementa: Autos de Concentração Econômica. Contrato de Licenciamento. Artigo 54, § 3° da Lei nº 8.884/94 - faturamento. Mercado Relevante: óleos refinados em geral e maionese em geral. Dimensão Geográfica: nacional. Tempestividade. Aplicação do art. 50 da Lei nº 9.784/99 - convergência dos pareceres da SEAE/MF, SDE/MJ, ProCADE e MPF. Aprovação sem restrições. VOTO Conforme descrito no relatório, o presente feito, submetido à apreciação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), trata da celebração de “Contrato de Licença de Marca” entre a Unilever Bestfoods Brasil Ltda (‘Unilever’) e a Cargill Agrícola S/A (‘Cargill’) , através do qual o Grupo Unilever licenciou à Cargill o uso das marcas Gourmet de maionese e óleos comestíveis (com exceção de azeites/óleos de oliva), Goumet Light de maionese e Gourmet Special Line de óleos comestíveis (com exceção de azeites/óleo de oliva). Houve faturamento, no Brasil e no mundo, superior a R$ 400 milhões”. (CADE. Processo nº 08012.004942/2004-71. Requerentes: Unilever Bestfoods Brasil Ltda e a Cargill Agrícola S/A. Relator: Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Julgado em 14.7.2005. Disponível em <http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008).

Quanto à incorporação, ela ocorre quando uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, a qual lhes sucede em todos os direitos e obrigações, contudo, para isso devem todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos de sociedade759_.

A fusão ocorre quando as sociedades se unem, para formar sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem. A decisão quanto à fusão será decidida pelas sociedades que pretendam unir-se, na forma estabelecida pelos respectivos tipos societários760_.

Quanto à transformação da sociedade, não se trata de transferência da titularidade da marca, tendo em vista que a empresa não se extingue, ela apenas se converte em um novo tipo societário. Contudo, no tocante à incorporação ou fusão há sucessão de direitos e obrigações, caso em que é necessária a transferência de titularidade da marca para que se assegurem os direitos às sociedades. A opção pela realização de um novo registro de marca, com ou sem cancelamento do registro anterior, não seria uma modo adequada para se operar à transferência de titularidade da marca, ainda que na prática seja possível observar casos nesse sentido761_{. Assim, aplicam-se aqui as mesmas regras da transferência de marcas por cessão,}

inclusive no que se refere à apreciação do órgão de defesa da concorrência762_.

Cumpre observar que nos termos das Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas do INPI, determina-se que nessas situações, deve ser apresentado o documento que comprova a incorporação ou fusão, devidamente arquivado no Órgão competente. Ademais, a empresa incorporadora deve promover a transferência para todos os processos da empresa incorporada ou fundida, do contrário serão solicitados esclarecimentos quanto ao modo de transferência ou

759 _{Art. 1.116, do Código Civil de 2002.} 760 _{Art. 1.119 e 1.120, do Código Civil de 2002.}

761 _{“Ementa: direito comercial. Propriedade industrial. Registro simultâneo de marca em classes afins. Sucessão}

do fundo de empresa. Ausência de averbação da transferência de titularidade. É ilícito que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mediante revisão administrativa e visando à correção de registro simultâneo em nome de titulares distintos, cancele a titularidade deferida erroneamente por desconsiderar a colidência com registros anteriores da mesma marca em classes afins. A incorporação do fundo de empresa da titular originária transfere à sucessora também a titularidade da marca, haja vista estar inclusa naquela universidade jurídica, afigurando-se inócua a invocação da ausência da averbação da transferência [...]”. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº 96.02.37369-5. Apelante: Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda; Apelados: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e BUNGE Alimentos S.A. Sexta Turma. Relator: Sr. André Fontes. Rio de Janeiro, 12.4.2004. Publicação: DJ-2, 26.05.2004, p. 210. Disponível em: <http://www.trt2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

762 _{Caso brasileiro da aquisição da Kolynos pela Colgate, em que o aspecto central foi da acumulação das duas}

marcas, centrais no mercado relevante, opta-se pela suspensão voluntária do uso da marca “KOLYNOS” e suas extensões (CADE, Ato de Concentração nº 27/1995. Requerente: K & S Aquisições Ltda; Kolynos do Brasil Ltda, Relator: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. Disponível em <http://www.cade.gov.br> Acesso: 10 fev. 2008). Comentários sobre o caso por BARBOSA, 2005.

para que o titular realize as providências cabíveis junto ao INPI, sob pena de arquivamento do pedido de anotação763_.

No caso de cisão de sociedade, em que se cria uma segunda empresa, esta para passar a ser titular de direitos sobre a marca registrada devendo solicitar a anotação da transferência, do mesmo modo que no caso cessão da marca, porém deve apresentar a documentação que lhe é pertinente. Se as marcas se mantiverem sob a titularidade da empresa cindida e essa modificar seu nome empresarial ou sede, ele deve requer apenas a alteração de nome e/ou sede junto ao INPI764_.